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최근 수정 시각 : 2024-11-15 17:11:51

불사용취소심판(상표법 제119조 제1항 제3호) 관련 판례



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지식재산권법
<colbgcolor=#0080ff> 산업재산권법 특허법 실용신안법 상표법 디자인보호법
문화입법 저작권법 콘텐츠산업진흥법
신지식재산권법 반도체배치설계권식물신품종 보호법영업비밀데이터베이스권

1. 불사용취소 제도 법리 일반2. 증거조사3. 「상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자」 중 어느 누구의 사용 4. 불사용의 「정당한 이유」5. 「등록상표」의 사용
5.1. 상표 동일성 인정 사례
5.1.1. 영문/한글번역 결합상표5.1.2. 다른 구성을 결합하여 사용5.1.3. 단순 변경·변형 사용5.1.4. 누락·생략 사용
5.2. 상표 동일성 불인정 사례
5.2.1. 다른 구성을 결합하여 사용5.2.2. 현저한 변경·변형 사용5.2.3. 누락·생략 사용5.2.4. 기타 혼합 사례
6. 「지정상품」에 대한 사용일 것
6.1. 인정 사례6.2. 불인정 사례
7. 「취소심판청구일 전 3년」 이내의 사용8. 「국내」에서의 사용9. 「사용」에 해당하는지 여부
9.1. 출처표시를 위한 사용9.2. 상품성이 문제되는 경우9.3. 정당한 사용9.4. 명목상 사용에 해당하거나 그 밖에 정당한 사용으로 인정되지 않은 경우
10. 「이해관계인」의 청구11. 기타 쟁점
11.1. 일부취하 가부11.2. 사용의 양(수량)11.3. 자백간주

1. 불사용취소 제도 법리 일반

2. 증거조사

상표법 제144조(증거조사 및 증거보전) ① 심판관은 당사자, 참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다.
② 제1항에 따른 증거조사 및 증거보전에 관하여는 「민사소송법」 중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정을 준용한다. 다만, 심판관은 과태료를 결정하거나 구인(拘引)을 명하거나 보증금을 공탁하게 하지 못한다.
민사소송법은 자유심증주의를 채택하고 있어서 원칙적으로 증거능력(유형물이 증거방법으로서 증거조사의 대상이 될 자격)에 제한이 없다. 따라서 심판관은 당사자들이 제출한 각 증거의 기재와 구술심리 전체의 취지를 참작하여 자유로운 심증으로 사회정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 법칙에 따라 사실주장이 진실한지 아닌지를 판단하게 된다(민사소송법 제202조).

3. 「상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자」 중 어느 누구의 사용


4. 불사용의 「정당한 이유」


5. 「등록상표」의 사용

5.1. 상표 동일성 인정 사례

판례에서 실사용 상표가 등록상표와 동일하다고 본 유형은 (ⅰ) 식별력이 없는 부분의 부기 변경, (ⅱ) 한국과 영문자 2줄로 된 등록상표에서 한글과 영문자의 상하위치만 바꾸어서 사용한 경우, (ⅲ) 색상이나 글자꼴을 변경한다든가 그 상표의 요부가 아닌 기호나 부기적인 부분을 변경하여 사용한 경우, (ⅳ) 식별력이 없는 부분의 부기 변경 등이다.

5.1.1. 영문/한글번역 결합상표




5.1.2. 다른 구성을 결합하여 사용

등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 피심판청구인의 다른 상표와 함께 표시되었다 하여 상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다(대법원 1995. 2. 14. 선고 94후1015 판결 등 참조).







5.1.3. 단순 변경·변형 사용

상표권자가 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 그 색상이나 글자꼴을 변경한다든가, 그 상표에 요부가 아닌 기호나 부기적 부분을 변경하여 사용한다 하더라도 이를 동일한 상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결, 1992. 11. 10. 선고 92후650 판결, 1995. 4. 25. 선고 93후1834 판결 등 참조).












5.1.4. 누락·생략 사용

5.2. 상표 동일성 불인정 사례

판례에서 실사용 상표가 등록상표와 동일하지 않다고 본 유형은 (ⅰ) 영문자와 한글이 병기된 상표의 일부만 사용한 경우, (ⅱ) 일 요부의 생략, (ⅲ) 식별력이 없는 부분의 추가, (ⅳ) 동일하다고 볼 수 없는 외관·호칭·관념을 형성하는 경우 등이다.

5.2.1. 다른 구성을 결합하여 사용

상표권자 등이 등록상표에 식별력이 없거나 미약한 부분을 결합하여 상표로 사용한 경우, 그 결합된 부분이 실제 사용된 상표(이하 ‘실사용 상표’라고 한다)에서 차지하는 비중, 등록상표와 결합되어 있는 정도, 위치 및 형태와 실사용 상표의 전체적인 구성, 형태, 음절수, 문법적 결합 및 그에 따른 일반 수요자나 거래자의 인식이나 언어습관 등 여러 사정에 의하여, 거래사회의 통념상 그 결합 전의 등록상표와 동일하다고 볼 수 없는 외관·호칭·관념이 실사용 상표에 형성될 수 있으므로, 그 결합된 부분이 단순히 식별력이 없거나 미약하다는 사정만으로는 실사용 상표가 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 표장이라고 단정할 수 없다(대법원 2006. 10. 26. 선고 2006후53 판결).




5.2.2. 현저한 변경·변형 사용



5.2.3. 누락·생략 사용

일부 구성을 '누락·삭제'한 경우에는 원칙적으로 동일성이 부정된다. 특히 도형과 문자가 결합한 상표의 경우에 실사용표장에서 그중 일부가 생략된 경우에는 특별한 사정이 없는 한 등록상표와의 동일성이 부정된다. 판례도, 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 들어 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다(대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결 참조)고 판시한 바 있다.










5.2.4. 기타 혼합 사례


6. 「지정상품」에 대한 사용일 것

상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정상품은 그 상품의 기능, 용도, 재료, 구체적 거래실정 등을 기초로 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 한다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결 참조).
상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정하고 있는바, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 아니한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다 ( 대법원 2001. 1. 19. 선고 2000후3166 판결 참조). 한편, 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결).
상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정서비스업은 그 서비스의 목적, 성질은 물론 구체적 거래실정 등 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 [한다.] (대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결)
구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호 (다)목은 ‘상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위’를 상표사용행위의 하나로 규정하고 있는바, 비록 위 (다)목의 ‘광고’에 등록상표가 표시되어 있다고 하더라도, 그 등록상표가 거래사회의 통념상 지정상품과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없는 경우에는 위 (다)목에서 말하는 상표사용행위가 있다고 할 수 없다.

6.1. 인정 사례














6.2. 불인정 사례

‘도소매업과 판매대행업’ (특허법원 2019. 7. 12. 선고 2019허1582 판결, 2017. 9. 15. 선고 2017허2772 판결, 2011. 10. 28. 선고 2011허5915 판결), ‘치킨 프렌차이즈 가맹점업과 식육/육류내장품/육류가공식품 도매업’ (특허법원 2017. 9. 15. 선고 2018허4003 판결), ‘방향제와 비의료용 방향제’ (특허법원 2013. 9. 13. 선고 2013허2163 판결), ‘와이어링 하니스(Wiring Harness)와 피복전선’ (특허법원 2012. 5. 18. 선고 2012허1583 판결) 등








7. 「취소심판청구일 전 3년」 이내의 사용

상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 등록취소심판은 등록상표가 계속하여 3년 이상 정당한 이유 없이 사용되지 않음으로써 그 취소의 요건은 충족되고, 상표의 이전이 있는 경우라도 이전등록시부터 불사용의 기간을 계산하여야 하는 것이 아니라 할 것이며(대법원 2000. 4. 25. 선고 97후3920 판결 참조), 위 규정은 공익에 관한 제재적 성질을 가진 규정이므로 이에 해당하는 행위의 책임은 그 등록상표권리자의 승계인에게 당연히 미친다(대법원 1976. 5. 11. 선고 75후13 판결).

8. 「국내」에서의 사용




9. 「사용」에 해당하는지 여부

9.1. 출처표시를 위한 사용

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상표법 제2조 제1항 제2호는 ‘“서비스표”라 함은 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말한다.’라고 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때, 서비스표를 사용한다고 하기 위해서는 우선 그 서비스표의 지정서비스업을 영위하고 있거나 또는 적어도 지정서비스업을 영위하는 것과 같이 볼 만한 정도로 지정서비스업에 관련된 어떤 업무에 종사할 것이 요구되고, 만일 지정서비스업에 종사하고 있지 않다면 서비스표의 사용 대상 자체가 없다고 할 것이어서 더 이상 서비스표를 자타(自他) 서비스업의 식별을 위하여 사용되었다고 보기는 어렵다고 할 것이다(특허법원 2022. 11. 24. 선고 2022허3281 판결).



9.2. 상품성이 문제되는 경우

9.3. 정당한 사용

어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지의 여부를 결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지의 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지의 여부를 기준으로 하여 판단하여야 할 것이다(대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결, 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결, 1994. 12. 27. 선고 93후893 판결, 대법원 1992. 8. 18. 선고 92후209 판결, 1989. 12. 12. 선고 89후759 판결 등 참조).
구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호, 제4항 본문은 상표권자 등이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 그 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있다. 그 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결, 대법원 2013. 11. 28. 선고 2012후1071 판결 등 참조).
불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있으므로, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단에 있어서는 상표권자 또는 그 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결).

9.4. 명목상 사용에 해당하거나 그 밖에 정당한 사용으로 인정되지 않은 경우






앞서 든 사실 및 앞서 든 증거에 의하여 알 수 있는 아래의 사정을 종합하면, 각 사용행위에 관하여 원고[151]가 제출한 증거는 믿을 수 없거나 표장사용사실을 인정하기 부족하고, 일부 인정되는 사용사실도 불사용에 의한 상표등록의 취소를 면하기 위한 명목적 사용에 불과하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 정당한 사용이라 할 수 없다고 봄이 타당하다.
가) 각 사용행위에 공통되는 사정
(1) B[152]는 2018. 9. 1. 피고[153]에게 이 사건 등록상표의 사용금지와 사용료 지급 등을 구하면서 ‘변호사 유철민 법률사무소 실장‘이라는 직함이 기재된 명함을 교부하였다. 그 후 변호사 유철민은 2020. 6. 12. 원고 회사와 B의 대리인 자격으로 피고에게 통고장(을 제4호증)을 발송하였다. B는 피고에게 사용료 지급 등을 요구한 직후인 2018. 9. 6. 이 사건 등록상표에 관한 일부이전등록을 받았다[출원인]. 원고가 주장하는 제1~5, 7 상표사용행위는 모두 B가 피고에게 사용료 지급 등을 요구한 이후의 것들이고, 그 이전의 상표사용실적으로는 사후에도 수정이 가능한 ’블로그 게시글‘에 관한 제6 사용행위가 유일하다.
(2) E[155]는 이 사건 등록상표를 별지 3과 같은 다수의 지정상품에 관해 출원하였다가 그 등록을 받은 직후 B에게 전용사용권을 설정하여 주었고, 상당히 장기간이 경과하여 B가 피고에게 접근한 이후 비로소 일부이전등록을 마쳐 주었으며, 다시 그 직후 기존의 과반에 미치지 아니하는 지정상품에 관하여만 존속기간갱신등록이 이루어졌다.
그런데 B가 이 사건 등록상표의 등록 이후 피고에게 권리를 주장하기까지의 장기간 동안 이 사건 등록상표를 사용하여 어떠한 영업을 하였다거나, E에게 전용사용권 설정에 대한 위 대가를 지급하였다는 등의 사정은 전혀 보이지 않는다. 피고가 내용증명 우편(을 제6호증)을 통해 원고 측의 상표 사용실적을 전혀 확인할 수 없다는 취지를 지적하였음에도 원고는 이 사건 심결을 거쳐 이 사건 소송에 이르기까지 납득할 수 있는 사용실적을 제시하지 못하였다.
(3) 원고는 이 사건 등록상표가 사용되었다고 주장하는 상품들, 특히 사무용 의자 상품의 판매량과 판매금액, 송장, 통관서류 등과 같은 구체적인 자료를 어렵지 않게 확보할 수 있을 것임에도 불구하고 이 사건 심판절차를 거쳐 이 사건 소송에 이르기까지 그러한 증거를 전혀 제출하지 아니하였다. 그 외에도 원고나 E, B가 이 사건 등록상표를 사용한 영업으로 실질적인 매출을 올렸다는 아무런 객관적 증거가 없다.
(4) 원고는 2018. 9. 1. 이래로 피고에게 상표사용의 중단을 구하는 동시에 곧바로 다액의 상표사용료와 손해배상금의 지급을 구하였는데, 이 사건 등록상표를 사용하여 어떠한 영업을 어느 정도 규모로 영위하였는지, 혹은 피고 상표 사용행위에 의해 구체적으로 어떤 손해를 어느 정도로 입었는지 등에 관하여는 아무런 증거나 설명을 제시하지 아니하였다.
(5) 원고는 그가 취급한다고 주장하는 가구들 중에서, J[156]의 사용 상품이자 피고의 취급품목인 ’사무용 의자‘만을 모델명을 붙여 관리하거나 광고·판매글에서 강조하는 등 독특하게 취급해 왔는데, 정작 사무용 의자 제품을 수입하거나 판매하였다는 증거는 제출되지 않았다. 그리고 원고가 전시, 판매하고 있다는 ’사무용 의자‘ 제품은 피고 매장에 진열된 다른 상품들은 물론, 2003년 무렵 취급하였다고 주장하는 과거 제품들(갑 제30호증)과도 디자인의 심미감이 상이하다.
...
결국 이 사건 등록상표가 일부취소대상 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용된 사실이 인정되지 않으므로, 이 사건 등록상표의 일부취소대상 지정상품 부분은 상표법 제119조 제1항 제3호의 사유가 있어 그 등록이 취소되어야 한다.}}}

가) 원고[158]는, 2019. 2. 18.경 이 사건 등록상표 제품을 신규제작하거나 2020. 8. 7.경 위 제품의 구성성분을 일부 변경하여 제작하면서 그에 따른 제품표준서를 각각 작성하였다는 취지로 주장한다.
나) 그러나 앞서 인정한 사실 및 거시 증거, 을 제1, 10호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들에 비추어 보면, (...) 이는 불사용 취소를 면하기 위한 명목상 사용에 불과하다고 봄이 타당하다.
(1) 원고는 ‘오앤 볼륨톡스 글로스’라는 명칭의 화장품을 신규제작하였다는 내용과 위 화장품의 구성성분 등이 기재된 2019. 2. 18.자 제품표준서(갑 제11호증의 1, 이하 ‘제1 제품표준서’라 한다), 위 화장품의 원료성분기준 및 함량 등을 변경하였다는 내용과 그 구성성분 등이 기재된 2020. 8. 7.자 제품표준서(갑 제11호증의 2, 이하 ‘제2 제품표준서’라 한다) 및 위 각 제품표준서에 따라 제조된 제품과 포장의 사진(갑 제12호증)을 각각 증거로 제출하고 있다. 그러나 제1, 2 제품표준서의 경우 원고의 내부 문서에 불과하고 사후에 작성되었을 가능성도 배제할 수 없는데다가, 위 사진의 경우에도 그 촬영일자 등을 알 수 없어 사후에 생성되었을 가능성이 충분하다.
(2) 원고는 2017. 4. 5. 이전 권리자인 소외 F으로부터 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 취득하였는데(갑 제1호증), 그로부터 약 1년 10개월이 경과한 제1 제품표준서 작성일자 무렵인 2019. 2.경까지 원고가 이 사건 등록상표 제품을 생산하였다거나 그 생산을 시도하였다고 볼 만한 사정이 전혀 없다. 나아가 원고는 2020. 2. 27. 피고를 상대로 이 사건 등록상표에 관하여 서울중앙지방법원 2020가합518873호로 상표권 침해 금지 청구 소송을 제기하였는데(을 제1호증, 이하 위 사건을 ‘관련사건’이라 한다), 관련사건의 재판부는 2020. 7. 23. 변론기일에서 원고에게 ‘2020. 8. 13.까지 이 사건 등록상표가 부착된 상품의 판매 관련 증거를 제출하라.’라고 하였고, 이에 비로소 제1, 2 제품표준서가 관련사건의 증거로 제출된 것으로 보이며, 특히 제2 제품표준서의 경우 그 작성일자 자체가 위 변론기일 이후로서 관련사건에서 설정된 제출기한보다 불과 6일 전이다. 이와 같은 제1, 2 제품표준서의 작성일자, 제출시점이나 제출 경위 등에 비추어 보았을 때, 제1, 2 제품표준서는 그 내용의 신빙성을 선뜻 인정하기 어렵다.
(3) 설령 제1, 2 제품표준서 내용대로 원고가 이 사건 등록상표 제품을 두 차례 제조하였다고 하더라도, 제1 제품표준서가 작성된 2019. 2.경 제조된 제품의 경우 50㎖ 제품 15개로서 생산시 소요된 금액도 74,000원에 불과한 등(을 제10호증) 극히 소량의 제품만이 생산된 것으로 보인다. 나아가 원고의 주장에 의하더라도 원고는 2019년도에는 이 사건 등록상표 제품을 판매하지 아니하였고 2020. 8.경에 이르러 7개를 판매하였다는 것인바,[159] 이는 거래실정이나 원고가 생산한 다른 제품의 생산량 등과 비교하여 정상적인 생산이나 판매로 보기에는 너무나도 적은 수량이다.
2) 네이버를 통한 검색광고 관련
가) 원고는 인터넷 포털사이트 업체 네이버와 검색광고 계약을 체결하여 일반 소비자가 검색창에 ‘O& Volumtox gloss’ 또는 ‘오앤 볼륨톡스 글로스’를 입력하면 원고의 온라인 쇼핑몰로 링크되도록 광고함으로써 이 사건 등록상표를 사용하였다는 취지로도 주장한다.
나) 그러나 앞서 인정한 사실 및 거시 증거, 을 제11호증의 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들에 비추어 보면, 원고 주장에 부합하는 듯한 갑 제13호증의 1, 2의 각 기재 및 영상만으로는 원고가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 위와 같은 광고를 통하여 이 사건 등록상표를 사용하였음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으며, 설령 그와 같이 사용되었다고 보더라도 이 또한 불사용 취소를 면하기 위한 명목상 사용에 불과하다고 봄이 타당하다.
(1) 원고는 네이버에서 ‘O& Volumtox gloss’를 검색한 화면(갑 제13호증의 1) 및 ‘오앤 볼륨톡스 글로스’를 검색한 화면(갑 제13호증의 2)을 각각 증거로 제출하고 있다. 그런데 위 각 화면의 좌측 상단에는 ‘2020. 11. 11.’이라고 기재되어 있는바, 이에 의하면 위 각 검색결과 화면은 이 사건 심판청구일(2020. 8. 26.) 이후의 자료일 뿐 불사용 취소 여부의 판단기준이 되는 이 사건 심판청구일 전 3년 동안의 사용에 관한 자료가 아니다.
(2) 또한 원고의 네이버 검색광고 관리자 화면(을 제11호증)을 살펴보면, 원고가 네이버를 통하여 ‘O& Volumtox gloss’ 또는 ‘오앤 볼륨톡스 글로스’를 키워드로 하여 광고한 시기는 2020. 2. 1.부터 2020. 8. 31.까지 7개월에 불과한데다가(원고는 이 사건 변론종결일 현재에도 네이버 등을 통한 광고를 하고 있다는 취지로 주장하나, 이를 뒷받침할 자료가 전혀 없다), 그 시기는 앞서 본 바와 같이 원고가 피고를 상대로 관련사건의 소송을 제기한 날(2020. 2. 27.)로부터 불과 한 달여 전이다 더욱이 위 기간 동안에 위 각 키워드가 노출되거나 클릭된 총횟수, 클릭률 등은 아래 표에서 보는 바와 같은바[표], 이는 거래실정 등에 비추어 정상적인 광고로 보기에는 너무나도 적은 수치이다.
⑶ 나아가 원고는 네이버를 통하여 광고를 하면서 ‘O& Volumtox gloss’ 또는 ‘오앤 볼륨톡스 글로스’를 키워드로 설정하였다. 그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표 제품은 2019. 2.경 및 2020. 8.경 단 두 차례 생산되었을 뿐이고, 원고는 2020. 8.경에야 위 제품을 최초로 판매하였다는 것이다. 그렇다면 일반 소비자나 거래자로서는 원고가 위와 같이 광고를 처음 시작한 2020. 2.경에는 이 사건 등록상표를 제대로 인식하지 못하였을 것임에도, 원고는 위와 같이 광고를 함에 있어서 위 제품의 종류를 나타내는 단어 등과 같이 검색이나 그에 따른 노출이 상대적으로 수월한 좀 더 포괄적인 단어를 키워드를 설정하는 대신, 이 사건 등록상표 제품의 명칭인 ‘O& Volumtox gloss’ 또는 ‘오앤 볼륨톡스 글로스’를 키워드로 설정하여 광고를 하였다. 이와 같은 원고의 광고행위는 광고비 절약의 필요성 등을 감안한다고 하더라도 일반적인 거래 통념상 이례적이라 할 것이다.
3) 온라인 제품 판매 관련
가) 원고는, 원고가 지마켓이나 원고의 온라인 쇼핑몰 등을 통하여 이 사건 등록상표 제품을 정상적으로 판매함으로써 이 사건 등록상표를 사용하였다는 취지로도 주장한다.
나) 그러나 앞서 인정한 사실 및 거시 증거, 갑 제18호증의 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들에 비추어 보면, 원고 주장에 부합하는 듯한 갑 제14 내지 17호증의 각 기재 및 영상만으로는 원고가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 온라인 제품 판매를 통하여 이 사건 등록상표를 사용하였음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으며, 설령 그와 같이 사용되었다고 보더라도 이 역시 불사용 취소를 면하기 위한 명목상 사용에 불과하다고 봄이 타당하다.
(1) 먼저 지마켓을 통한 이 사건 등록상표 제품 판매에 관하여 원고는 지마켓 홈페이지 검색 화면(갑 제14호증), 지마켓 판매자 주문관리화면(갑 제17호증의 1, 2)을 각각 증거로 제출하고 있다.
그러나 갑 제17호증의 2의 경우 이 사건 심판청구일 이후인 2020. 10. 8.부터 2020. 10. 29.까지의 판매내역 자료일 뿐, 불사용 취소 여부의 판단기준이 되는 이 사건 심판청구일 전 3년 동안의 사용에 관한 자료가 아니다.
한편 갑 제14호증, 갑 제17호증의 1의 각 기재 및 영상에 의하면, 이 사건 등록상표 제품이 2020. 8. 9.부터 2020. 8. 13.까지 사이에 지마켓을 통하여 총 7개가 판매된 사실이 인정되기는 한다. 그러나 위 판매 수량은 이 사건 등록상표 제품이 정상적으로 유통되거나 유통될 것을 예정하고 있었던 것으로 보기에는 매우 적은 수치에 불과할 뿐만 아니라, 그 판매 기간의 경우 앞서 본 바와 같이 관련사건에서 증거제출기한으로 설정된 2020. 8. 13.과 매우 근접한 점 등까지 더하여 보면, 위 증거만으로는 원고가 지마켓을 통한 제품 판매를 통하여 정상적으로 이 사건 등록상표를 사용하였다고 인정하기 어렵다.
(2) 다음으로 온라인 쇼핑몰을 통한 이 사건 등록상표 제품 판매에 관하여 원고는 원고의 온라인 쇼핑몰 화면(갑 제15호증, 갑 제16호증의 1, 2)을 각각 증거로 제출하고 있다.
그러나 갑 제16호증 1, 2의 경우 그 좌측 상단에는 ‘2020. 11. 9.’이라고 기재되어 있는바, 이에 의하면 위 각 검색화면은 이 사건 심판청구일(2020. 8. 26.) 이후의 자료일 뿐 이 사건 심판청구일 전 3년 동안의 사용에 관한 자료가 아니다.
한편 갑 제15호증의 기재에 의하면, 2020. 4. 28. 당시 원고의 온라인 쇼핑몰 화면에 이 사건 등록상표 제품이 판매상품에 포함되어 있는 사실이 인정되기는 한다. 그러나 그와 근접한 2020. 5. 11.경 위 제품이 품절된 상태이었고 향후 생산 여부도 불투명하였던 것으로 보이는 점(갑제18호증)에다가,[161] 원고의 온라인 쇼핑몰을 통한 판매실적을 알 수 있는 자료가 전혀 제출되어 있지 아니한 점 등을 종합하여 보면, 위 증거만으로는 원고가 온라인 쇼핑몰을 통하여 위 제품을 판매함으로써 정상적으로 이 사건 등록상표를 사용하였다고 인정하기 어렵다.
(3) 무엇보다도 원고가 제출한 증거에 의하면 원고는 이 사건 심판청구일 이전 3년 동안 온라인 판매를 통하여 이 사건 등록상표 제품을 불과 7개만 판매한 사실이 인정되는바, 이는 정상적인 온라인 제품 판매라고 보기에 극히 적은 수량이다.}}}


4) 또한 ㈜이지파우더[163]의 카탈로그에는 ㈜이지파우더가 판매하는 제품으로서 ① 후로킹 퍼프(FLOCKED FOAM PUFF), ② 페이스 파우더 퍼프(COTTEN, VELOUR PUFF), ③ 특수 스펀지(NBR[164] SPONGE/RUBYCELL)가 병렬적으로 제시되어 있는데, 이들은 모두 화장용 퍼프의 출처를 지칭한다기보다는 특정한 재질 내지 특성의 퍼프를 언급하는 것으로 보일 뿐이다. 따라서 위 카탈로그에 표시되어 있는 이 사건 등록상표 역시 화장용 퍼프의 출처를 표시하기 위한 의사에 터 잡아 사용된 것으로 볼 수 없어 등록상표의 사용에 해당하지 않는다.
5) 나아가 J가 소개한 화장용 퍼프 제품들은 “라텍스 NBR, 우레탄용 후로킹, 루비셀(Rubycell), 에어셀(Aircell), 면벨로아, 극세사” 등으로 특정되어 있는데, 이들 역시 화장용 퍼프의 출처라기보다는 화장용 퍼프를 구성하는 특정한 재질 내지 특성으로 분류 및 언급되어 있을 뿐이므로, 그 과정에 표시된 이 사건 등록상표 역시 화장용 퍼프의 출처를 표시하기 위한 의사에 터 잡아 사용된 것으로 볼 수 없어 등록상표의 사용에 해당하지 않는다.
6) 그 외 인터넷 포털사이트 네이버 블로그에서 검색되는 내용들 중 이 사건 등록상표가 표시된 부분은 등록상표의 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의해 사용된 것이라고 볼 만한 증거가 없을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표가 화장용 퍼프의 출처를 표시하기 위한 것이 아니라 화장용 퍼프의 특정한 재질 내지 특성을 표시하기 위한 것으로 사용된 것에 불과하므로 등록상표의 사용에 해당하지 않는다.}}}

10. 「이해관계인」의 청구

제119조(상표등록의 취소심판)
① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
3. 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우
⑤ 제1항에 따른 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다. 다만, 제1항제4호 및 제6호에 해당하는 것을 사유로 하는 심판은 이해관계인만이 청구할 수 있다.
특허법원 2017. 12. 8. 선고 2017허5665 판결 [등록취소(상)]
구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 않은 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 그런데 상표권자 등에 의한 상표의 적정한 사용을 담보한다는 측면에서는 위 규정들에 따라 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 구 상표법 제73조 제6항의 이해관계인의 범위를 지나치게 좁게 해석할 필요는 없을 것이고, 같은 취지에서 2016. 2. 29. 법률 제14003호로 전부 개정된 현행 상표법 제119조 제5항은 누구든지 상표불사용에 따른 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 것으로 규정하고 있기도 하다.

11. 기타 쟁점

11.1. 일부취하 가부

동시에 수 개의 지정상품에 대하여 심판청구를 한 경우에는 그 심판청구의 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중의 하나에 대하여 사용이 증명되면 그 심판청구는 전체로서 인용될 수 없을 뿐 사용이 증명된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구를 인용할 것은 아니며(대법원 1993. 12. 28. 선고 93후718, 725, 732, 749 판결, 대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후2916 판결 참조), 사용이 증명된 지정상품만에 대한 심판청구의 일부 취하가 허용되는 것도 아니다. 그렇다면 먼저 청구한 상표등록취소심판이 계속 중이라 하더라도 심판청구인으로서는 등록취소 요건의 일부를 이루는 상표 불사용 기간의 역산 기산점이 되는 심판청구일이나 등록취소를 구하는 지정상품의 범위를 달리하여 다시 상표등록취소심판을 청구할 이익이 있다 할 것이므로, 이 경우 공통으로 포함된 일부 지정상품에 관하여는 상표권자에게 중복하여 그 사용사실에 대한 증명책임을 부담시키는 것이 된다 하더라도 상표권자 역시 후에 청구된 등록취소심판에서도 지정상품 중의 하나에 대하여 사용을 증명하면 그 심판청구의 대상인 지정상품 전체에 관하여 상표등록의 취소를 면할 수 있는 이상 그러한 정도의 증명책임의 부담만으로 후에 청구된 취소심판이 상표법 제73조 제4항의 입법 취지에 반하는 것으로서 부적법하다고 할 수 없다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결).

11.2. 사용의 양(수량)

상표가 거래와 관련하여 진정하게 사용된 이상, 그 지정상품의 수량 등은 상표의 적법한 사용 여부를 좌우하는 요소가 될 수 없다(특허법원 2003. 1. 23. 선고 2002허4354 판결).

11.3. 자백간주

공시송달에 의하지 않은 적법한 송달을 받고도 변론기일에 출석하지 않고 답변서나 준비서면도 제출하지 않은 경우, 원고가 주장하는 사실은 피고가 자백한 것으로 간주된다(행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제150조 제3항, 제1항).
[1] 강동세, “상표등록취소심판제도의 제문제”, 특허소송연구 제2집, 특허법원(2001), 554~555 참조[2] 원유석, “등록상표의 불사용취소와 부정사용취소의 실무적 재검토”, 사법논집 제49집, 법원도서관(2009), 73 참조[3] 특허심판원 2013. 6. 5.자 2012당2672 심결 → 특허법원 2014. 1. 28. 선고 2013허5629 판결 : 원고승 → 특허심판원 2014. 8. 29.자 2014당(취소판결)69 심결[4] 피고가 2002.경부터 ‘파일:C-TRI 실사용표장(2013허5629).png’를 ‘베나톨 리펜크림’의 포장상자 및 용기에 표시하여 2007.경까지 판매하였으나, 2008.경부터 2009.말경까지는 재고로 창고에 보관하고만 있었을 뿐 생산 및 판매한 사실이 없는바, 위와 같은 표시행위 및 판매행위는 이 사건 심판청구일인 2012. 10. 8. 전 3년 이내에 이루어진 것이 아니므로 불사용으로 인한 이 사건 등록상표의 취소를 면할 수 있는 사유에 해당하지 아니한다 ... 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시했을 때 상표의 사용행위가 발생함과 동시에 종료되는 것이지 그 후에 상표가 표시된 상품을 판매 목적 등으로 보관하고 있다고 하여 표시행위가 지속되거나 새로운 표시행위가 발생한 것이라고 볼 수 없다. 따라서 피고나 피고로부터 물품을 공급받은 한빛약품이 ‘베나톨 리펜크림’을 2009.말경까지 창고에 보관한 행위는 구 상표법 제2조 제1항 제6호 가목의 표시행위에 해당하지 아니한다.[5] 피고는 ... 피고로부터 물품을 공급받는 도매상으로서 묵시의 상표 사용 허락을 받은 통상실시권자의 지위에 있는 한빛약품 주식회사(이하 ‘한빛약품’이라 한다)이 2009.말경까지 ‘베나톨 리펜크림’을 재고로 보유하면서 약국 및 소매상 등에 판매한 행위는 구 상표법 제2조 제1항 제6호 가목의 표시행위가 지속된 것이자 구 상표법 제2조 제1항 제6호 나목의 양도 또는 인도 행위에 해당하므로, 이 사건 등록상표를 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용하였다고 주장한다.
살피건대, 다음과 같은 사정에 비추어 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다. 즉, ... 통상사용권자는 상표권자로부터 등록상표를 사용할 권리를 부여받은 자를 의미한다고 할 것인데, 한빛약품은 피고로부터 이미 상표가 표시된 물품을 공급받아 다시 판매하는 도매상에 해당할 뿐 이 사건 등록상표를 독자적으로 자신의 상품에 사용할 권리를 부여받은 통상사용권자라고 볼 수 없으므로, 위 판매행위는 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 의한 상표 사용이라고 할 수 없다.[6] ‘나리싱 크림(nourishing cream)'은 ’바니싱, 중성, 콜드 등의 크림 기제(基劑)에 각종 영양소를 배합하여 피부에 아름다움과 윤택 효과를 주는 화장품‘을 의미하는데, 을 제33호증, 제34호증의 3의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고가 제작한 카탈로그에는 ’보두레아 크림‘을 기타 외용제로 분류하면서 그 효능․효과로 ’진행성 지장각피증(주부습진의 건조형), 손․발바닥 각피증, 어린선, 노인성 건피증, 모공성 태선, 아토피 피부‘라고 기재하고 있고, 그 포장박스에는 ’일반의약품‘이라고 표시하고 있는 사실을 인정할 수 있다. 위 인정사실에 의하면, ’보두레아 크림‘은 의약품에 해당할 뿐 화장품인 ’나리싱 크림‘에 해당한다고 볼 수 없으므로 피고 주장과 같이 ’보두레아 크림‘에 관하여 위 표장들을 표시하여 판매하였다고 하더라도 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용한 것이라고 볼 수 없다.[7] 상품류 구분 제3류의 ‘모발보존 처리제’는 머리털과 머리피부에 광택과 영양을 주기 위해 쓰는 액상의 기름을 의미한다. ② 그런데, 을 제45호증의 1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ’나니녹실액 5%(미녹시딜)’는 남성형 탈모증에 사용되는 일반의약품인바, 의약품인 ’나니녹실액 5%(미녹시딜)‘가 화장품인 ’모발보존 처리제‘에 해당한다고 볼 수 없으므로 피고 주장과 같이 ’나니녹실액 5%(미녹시딜)‘에 관하여 위 표장을 사용하였다고 하더라도 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용한 것이라고 볼 수 없다.[8] 특허심판원 2023. 9. 1.자 2022당2403 심결 → 특허법원 2024. 5. 9. 선고 2023허13971 판결 : 원고승[9] 라) 피고 상표들에 대한 무효심판이 진행 중이던 위 기간 동안 원고가 이 사건 등록상표를 사용하는 것이 법률에 의해 절대적으로 금지되는 행위라고 볼 수는 없다. 원고가 이 사건 등록상표를 화장품류에 사용하는 행위에 대하여 피고가 피고 상표들에 대한 상표권 침해를 주장하며 민사소송을 제기하거나 상표법 위반죄로 기소되더라도, 피고 상표들의 등록무효 사유를 근거로 권리남용 항변 등을 제출하여 상표권 침해 책임을 피할 수 있는 가능성도 있기 때문이다.
마) 그러나 대법원이 상표법 제119조 제3항 단서의 상표불사용에 대한 '정당한 이유'의 하나로 예시하고 있는 법률에 의한 규제 등에 ‘ 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우(대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 등 참조)’를 반드시 법률에 의해 절대적으로 금지되는 경우만으로 한정하여 볼 것은 아니다. 상표권자가 자신의 후출원 등록상표와 동일·유사한 선출원 등록상표에 대한 무효심결이 확정되기 전에 후출원 등록상표를 사용할 경우, 후출원 등록상표의 침해에 대한 민·형사상 침해 책임을 지게 될 위험이 있다. 이러한 위험이 현존하는 상황에서 상표권자에게 후출원 등록상표의 사용을 강요하는 것은 불사용취소심판 제도의 취지인 등록상표의 사용 촉진 및 불사용의 제재라는 목적 달성에 필요한 정도를 넘는 것으로서, 상표법의 목적인 수요자의 이익 보호(상표법 제1조)에도 부합하지 않는다.[10] 특허심판원 2019. 9. 27.자 2019당1040 심결 → 특허법원 2020. 4. 2. 선고 2019허7511 판결 : 원고패[11] ‘CONTINENTAL’ 사건의 판결 이후에는 한글음역 부분이나 그 영문 표기 부분을 생략하여 사용하더라도 일반 수요자나 거래자에게 등록상표 그 자체와 동일한 호칭과 관념을 일으켜 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다고 판단하고 있다. 그러나 등록된 상표와 다른 종류의 문자를 사용한 경우, 예컨대 영문으로만 구성된 상표를 등록하고 그 한글음역만을 사용한 경우 등과 같은 사례에까지 위 ‘CONTINENTAL’ 사건의 판결 취지를 적용하여 상표의 동일성 인정범위를 확대할 것인지에 대해서는 논란이 있을 수 있다.[12] 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 위와 같은 등록상표에서 그 한글 부분은 영문자의 발음을 그대로 표시한 것임을 일반 수요자나 거래자가 쉽게 알 수 있고, 호칭 내지 발음이 표시하는 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글 음역의 결합으로 인하여 새로운 관념은 생겨나지 않는 경우가 있을 수 있다.
이러한 경우에는 상표권자 또는 사용권자가 위 등록상표에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 형태의 상표를 사용하더라도, 일반 수요자나 거래자에게는 위 등록상표와 동일하게 호칭·관념되는 같은 상표가 사용된다고 인식되어 그에 대한 신뢰가 형성될 것이므로, 그 상표들 사이의 동일성을 부정한다면 일반 수요자나 거래자의 신뢰를 깨뜨리는 결과가 초래된다.
나아가 상표법이 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되면서 연합상표 제도를 폐지하여, 연합등록된 상표들 가운에 어느 하나의 상표를 사용하는 것만으로 연합등록된 모든 상표에 대하여 불사용으로 인한 상표등록취소를 면할 수 있었던 특례가 없어졌음을 참작하면, 등록상표 사용으로 인정되는 범위를 다소 탄력적으로 해석하여 상표권자의 상표 사용의 자유 내지는 그 상표의 동일성 인식에 관한 일반 수요자의 신뢰를 보호할 필요도 있다.
앞서 본 법리와 이와 같은 여러 사정들에 비추어 보면, 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 아니한 것이라고 볼 수 없다.
...
우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 이 사건 등록상표의 상단 영문자 부분과 하단 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ‘대륙(풍)의’라는 의미로 관념될 뿐 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지는 아니한다고 할 것이고, 또 영문자 부분 ‘CONTINENTAL’은 그 한글 음역 부분 ‘콘티넨탈’의 병기 없이도 ‘콘티넨탈’로 동일하게 호칭될 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분만으로 된 실사용상표는 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표 그 자체와 동일한 호칭과 관념을 일으킨다고 할 것이다. 그렇다면 실사용상표의 사용은 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다고 봄이 타당하다.[13] 이 사건 등록상표 '파일:vocavaca(2024허11217).png' 중 하단의 '보케베케'는 상단의 영문자 'VOCAVACA'의 한글 음역에 해당하고, 여기에 이 사건 등록상표 중 한글 부분이 영문 부분에 비해 그 비중이 적은 점을 더하면, 영문자 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글 부분과의 결합으로 말미암아 새로운 관념이 생겨나지 않는다고 봄이 타당하다. 결국 이 사건 등록상표의 영문자 부분만을 사용하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 이 사건 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것이다.
... 원고는, 실사용상표들을 사용할 때 '보케베케' 대신 '보카바카'를 병기하거나 실사용상표들을 '보카바카'로 호칭하였으므로, 실사용상표들의 사용이 이 사건 등록상표의 사용에 해당하지 않는다는 취지로 주장한다.
그러나 앞서 ① 내지 ③에서 본 바와 같이 '보케베케'는 'VOCAVACA'의 한글 음역에 해당한다. 또한 원고가 인터넷 홈페이지 등에서 'VOCAVACA'를 '보카바카'로 호칭하였다고 하더라도 사후적으로 '보케베케'가 'VOCAVACA'의 한글 음역에 해당하지 않게 된다거나 실사용상표들이 일반 수요자나 거래자들에게 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일하게 볼 수 없는 상표로 인식된다고 보기는 어렵다.[14] 원심은, 실사용상표에는, 이 사건 등록상표에 이 사건 등록상표의 첫글자 ‘T’를 이용한 도형부분이 결합되어 있지만, 이 사건 등록상표가 도형부분과 구별되어 그 동일성과 독립성을 그대로 유지한 채 그대로 사용되고 있으므로, 실사용상표는 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 상표에 포함된다는 취지로 판단하였다. 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상표의 동일성에 관한 법리오해 등의 잘못이 없다.[15] 특허심판원 2009. 12. 11.자 2009당863 심결 → 특허법원 2010. 5. 6. 선고 2010허234 판결 : 원고패 → 대법원 2010. 10. 28. 선고 2010후1435 판결 : 파기환송 → 특허법원 2010. 12. 23. 2010허(환송)8368 → 특허법원 2010. 12. 23. 선고 2010허8368 판결 : 원고승 → 대법원 2011. 3. 29. 선고 2011후231 판결 : 상고기각 → 특허심판원 2011. 6. 2.자 2011당(취소판결)27 심결[16] 이 사건 실사용 상표들은 이 사건 등록상표에 ‘소문난’이라는 문자 부분이 부가된 것인데, 부가된 문자 부분은 이 사건 등록상표 부분보다 글자 크기가 작고, 그 상단에 위치하거나 일정한 간격을 두고 그 좌측에 경사지게 결합되어 있으며, 이 사건 실사용 상표들 중 일부에서는 이 사건 등록상표 부분과 색깔에 차이가 있는 등 그 사용 태양 자체로 일반 수요자나 거래자에게 부기적인 부분으로 인식될 것으로 보인다. 나아가 ‘소문난’은 ‘사람들의 입에 오르내려 널리 알려져 있음’을 뜻하는 것으로 이 사건 등록상표의 인지도나 명성 등을 강조하는 부기적인 표현에 불과하다고 할 것이므로 이 사건 등록상표와 결합하여 이 사건 등록상표와는 다른 새로운 관념이 형성된다고 볼 수도 없다. 그 밖에 이 사건 실사용 상표들 중 일부에 부기된 ‘김’ 내지 ‘돌김’ 부분은 지정상품 자체를 지칭하는 것으로서 그 식별력이 인정되지 않는다.
따라서 이 사건 실사용 상표들이 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식된다고 볼 수 없으므로, 이 사건 실사용 상표들의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다고 할 것이다.[17] 1) 원고는 을 제호증의 잡지 광고에는 다른 상표인 ‘파일:I.M.Z.jpg’가 가장 크게 표시되어 있어 이 사건 등록상표가 사용된 것으로 볼 수 없다는 취지로 주장한다.
2) 그러나 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’에 있어 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없고(대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결 등 참조), 위 광고에서 이 사건 등록상표가 다른 상표와 구별되어 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있는바, 원고의 위 주장은 이유 없다.[18] 실사용표장 1 ‘파일:WILBER 실사용표장1.png’는 문자 부분과 도형 부분으로 구성되어 있고, 도형 부분은 나무형상인데 이는 실사용상품인 ‘호두’와 관련된 표장으로 그 구성형태 및 크기로 보아 위 문자 부분과 일체불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없고, 그 결합 으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 문자 부분만으로 분리 인식된다. 그런데 문자 부분은 이 사건 등록상표 ‘파일:WILBER.png’에서 문자의 서체만 약간 변형된 것에 불과하여 사회통념상 서로 동일하게 볼 수 있다. 따라서 실사용표장 1은 이사건 등록상표가 동일성과 독립성을 유지한 상태로 표시되어 있다고 할 것이므로, 실사용표장 1의 사용은 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다.[19] 실사용표장 2 '파일:WILBER 실사용표장2.png’는 ... 하단의 ‘파일:WILBER 실사용표장2 하단.png’ 중 문자 부분인 ‘PACKING COMPANY'는 ’포장회사‘를 의미하므로 업종을 나타내는 표시에 해당하고, 도형 부분은 실사용상품인 ’호두‘와 관련이 있는 나무 형상이며, ’SINCE 1869' 는 회사의 설립시기를 나타내는 문구여서 하단 부분 전체가 부수적, 보조적인 것에 불과하다. 결국 상단의 ‘파일:WILBER 실사용표장2 상단.png’ 부분과 하단의 ‘파일:WILBER 실사용표장2 하단.png’ 부분은 일체불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없고, 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 상단 부분만으로 분리 인식될 수 있다. 그런데 상단의 ‘파일:WILBER 실사용표장2 상단.png’와 이 사건 등록상표 ‘파일:WILBER.png’는 문자의 서체, 색체, 배경에서 약간 차이가 있으나 이는 사회통념상 서로 동일하게 볼 수 있는 정도에 불과하다. 따라서 실사용표장 2 역시 이 사건 등록상표가 동일성과 독립성을 유지한 상태로 표시되어 있다 할 것이므로, 실사용표장 2의 사용은 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다.[20] 이 사건 사용상표 ‘파일:capisa 실사용상표.png'는 도형 ‘파일:capisa 실사용상표 - 상단.png’와 영문자 '파일:capisa 실사용상표 - 하단.png’가 상하로 결합된 것이다. 그런데 도형 ‘파일:capisa 실사용상표 - 상단.png’와 영문자 ‘파일:capisa 실사용상표 - 하단.png’는 일체불가분적으로 결합되었다고 할 수 없고 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 도형 ‘파일:capisa 실사용상표 - 상단.png’ 부분만으로 분리인식될 수 있다. 또한 이 사건 등록상표의 표장 ‘파일:capisa 등록상표.png’과 이 사건 사용상표의 도형 ‘파일:capisa 실사용상표 - 상단.png' 부분은 거북이 발 모양이 표현되어 있는지 여부와 거북이 아래에 횡선이 그어져 있는지 여부와 관련하여 약간 차이가 있으나 이는 거래사회 통념상 서로 동일하게 볼 수 있는 정도이다. 결국 이 사건 사용표장 ‘파일:capisa 실사용상표.png’에는 이 사건 등록상표의 표장 ‘파일:capisa 등록상표.png’에 영문자 ‘파일:capisa 실사용상표 - 하단.png’ 부분이 결합되어 있지만, 도형 ‘파일:capisa 실사용상표 - 상단.png’ 부분은 영문자 ‘파일:capisa 실사용상표 - 하단.png’ 부분과는 구별되어 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있으므로, 이 사건 사용상표는 거래사회 통념상 이 사건 등록상표와 동일성 있는 상표에 포함된다고 할 것이다.[21] 이 사건 등록상표서비스표는 “파일:CJ등록상표.png”와 같이 도형으로만 구성되어 있고, 사용상품인 기프트카드에는 “파일:CJ실사용상표.png”와 같은 상표서비스표를 사용하였는바, 이 실사용상표서비스표에는 “(좌측 도형부분 - 생략)”와 같은 도형과 문자 “(우측 문자부분 - 생략)”이 결합되어 있으나, 그 결합으로 인하여 새로운 특정한 관념을 형성하는 것도 아니어서 분리 관찰될 수 있고, 도형 부분만으로도 상품의 출처로 충분히 인식된다 할 것이고, 비록 사용 증거(을 제35호증)에서 실사용상 표서비스표 도형의 해상도가 낮으나 피청구인의 다른 증거들을 종합하여 보면, 피청구인은 이 사건 등록상표서비스표 “파일:CJ등록상표.png”와 동일한 표장을 사용한 것이라고 하겠다.[22] 피고들과 오른쪽 이 사건 등록상표(등록번호 제467875호, 지정상품 ‘골프화’ 등)에 관하여 통상사용권설정계약을 체결한 주식회사 스톤필드는 원심 판시 일시경 오른쪽 실사용상표의 표장을 ‘골프화’에 사용하였음을 알 수 있는바, 위 실사용상표를 이 사건 등록상표와 대비하면, 도형부분이 작아지면서 삼등분된 원 내의 셋째 단이 검은색이 되고, 영문자부분이 커지면서 글자체가 달라지며, 일곱 번째 문자 “O”의 폭이 다른 영문자보다 넓어지는 등 다소의 차이가 있으나, 위와 같은 도형과 문자의 상대적 크기, 글자체, 글자크기 등의 변형으로 인하여 위 실사용상표가 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일성을 상실하기에 이르렀다고 할 수 없다.[23] 이 사건 등록서비스표의 전용사용권자인 장관순이 2001. 1.경부터 2001. 8.경까지 사용한 포장상자의 윗면에 "파일:SAE NA RA CHICKEN.png"을, 옆면에 "파일:새나라치킨.png"을 가까이 인쇄해 놓은 사실이 인정되는바, 위 두 표장은 이 사건 등록서비스표의 한글 및 영문 부분을 어느 정도 도안화하면서 다른 단어를 부기한 것이기는 하지만, 그 도안화의 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌 만큼 문자인식력을 압도한다거나 그 호칭과 관념을 직감할 수 없을 정도는 아니고, 위 사용표장의 구성 중 '치킨'이나 'CHICKEN'이라는 부분은 그 사용서비스업과 관련하여 식별력이 없는 구성인 점, 위 두 표장의 배치위치나 상자의 크기 등에 비추어 볼 때 일반 거래자나 수요자가 위와 같이 배치된 두 표장을 한 눈에 인식할 수 있는 점을 종합하면, 장관순이 위 포장상자에 위 표장들을 인쇄하여 사용한 것은 그 배열위치와 글자체의 차이에도 불구하고, 거래통념상 이 사건 등록서비스표 전체와 동일성이 있는 서비스표를 사용한 것이라고 봄이 상당하(다.)[24] 특허심판원 2022. 7. 1.자 2021당598 심결 → 특허법원 2023. 5. 11. 선고 2022허4628 판결 : 원고승[25] 색상만을 단순 변경한 것에 불과하므로, 해당 실사용서비스표의 사용은 이 사건 등록서비스표의 동일성을 해치지 않는 정도의 변형 사용에 불과하다.[26] 피고는 공시송달에 의하지 않은 적법한 송달을 받고도 변론기일에 출석하지 않았고 답변서나 준비서면도 제출하지 않았으므로, 원고가 다음과 같이 주장하는 사실은 피고가 자백한 것으로 간주된다(행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제150조 제3항, 제1항).
... 앞서 자백간주로 인정된 사실에 의하면 이 사건 등록서비스표의 권리자인 원고가 이 사건 심판청구일(2021. 2. 26.)로부터 3년 이내 기간 동안 이 사건 H 및 K동 사업장에서 식기 또는 주방용품에 속하는 머그컵 등을 판매하면서 해당 사업장의 간판과 안내문 등에 실사용서비스표로서 ' ', ' ', ' ', 등을 사용한 것이 인정된다.[27] 특허심판원 2021. 7. 26.자 2021당526 심결 → 특허법원 2022. 2. 11. 선고 2021허4805 판결 : 원고패[28] ① 실사용표장과 이 사건 등록서비스표는 검은색 원 도형의 유무, 한자 부분의 유무 등에 차이가 있긴 하나, 실사용표장의 중앙에 가장 큰 크기로 한글 '처가'가 배치되어 있어, 전체적으로 이 사건 등록서비스표와 그 외관이 유사한 점, ② 실사용표장의 한자 부분은 우리나라의 외국어 교육 수준에 비추어 보면 일반 수요자들도 이것이 '처가'를 한문으로 표기한 것임을 알 수 있을 것으로 보여서 결국 실사용표장은 '처가'로 호칭될 것으로 보이고, 이는 이 사건 등록서비스표의 호칭과 동일한 점, ③ 양 상표 모두 '아내의 본가'를 관념시킬 것이어서 관념이 동일한 점, ④ 실사용표장 중앙에 배치된 검은색 원 도형과 한자 '差家' 부분은 그 형상이나 결합형태 등에 비추어 특별히 새로운 식별력을 창출한다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면 실사용표장은 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 아니하는 범위 내에서 이 사건 등록서비스표를 일부 변경한 것에 불과하다고 봄이 타당하다.[29] 가) 원고는 실사용표장이 매우 작은 크기로 표시되어 피고가 이 사건 등록서비스표를 출처표시로서 사용하였다고 보기 어렵다는 취지로 주장한다.
나) 앞서 든 증거들에 의하면, 피고의 가맹점 간판에 '처갓집 양념치킨'이라는 별도의 표장이 크게 표시되어 있고 실사용표장은 그 간판의 우하단에 비교적 작은 크기로 표시되어 있는 사실은 인정된다. 그러나 앞서 든 증거들 및 갑 제6호증의 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 또는 사정에 비추어 보면 실사용표장이 상품의 출처표시로 사용된 것이 아니라거나, 이 사건 등록서비스표의 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 사용된 것에 불과하다고 볼 수 없다.[30] 이 사건 등록상표(‘파일:뽀빠이로고2.png’)는 왼쪽 눈을 윙크하면서 웃는 ‘뽀빠이’ 캐릭터의 얼굴 형상을 주제로 하는 도형만으로 이루어진 표장이고, 실사용상표 1(‘파일:뽀빠이실사용상표2.png’)은 왼쪽 눈을 윙크하면서 웃는 ‘뽀빠이’ 캐릭터의 얼굴 형상을 주제로 하는 도형 위에 시금치 도형이 포함된 생각풍선을 주제로 하는 도형과, 하단에 영문자 ‘PoPEYE’가 다소 도안화된 문자로 구성된 표장이다.
그런데 실사용상표 1의 ‘뽀빠이’ 캐릭터의 얼굴 형상 부분과 생각풍선 부분 및 문자 부분은 일체불가분적으로 결합되어 있지 아니하고 그 결합으로 인하여 새로운 특정한 관념을 형성하는 것도 아니며, 도형 부분은 문자 부분과는 구별되어 그 동일성과 독립성이 유지되고 있다. 실사용상표 1의 ‘뽀빠이’ 캐릭터의 얼굴 형상 부분은 그 크기, 위치, 사용태양 등에 비추어 독립적인 출처표시에 해당할 수 있다.
그리고 이 사건 등록상표의 도형과 실사용상표 1의 ‘뽀빠이’ 캐릭터 얼굴 형상 부분은 모자, 코, 얼굴 주름, 입의 형상 등에서 세부적인 차이가 있으나, 이는 자세히 보아야만 알 수 있는 극히 미세한 차이에 불과하고, 위와 같은 변형으로 인하여 위 실사용상표가 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일성을 상실하기에 이르렀다고 할 수도 없다.
따라서 이 사건 등록상표와 실사용상표 1는 거래통념상 동일성이 인정되는 상표에 해당한다.[31] 실사용상표는 ‘CATCH’와 ‘CLEANER’ 부분이 띄어져 있고, ‘C’가 다른 문자보다 약간 크게 되어 있으며, ‘H’도 약간 도안화되어 있다는 점에서 이 사건 등록상표와 차이가 있기는 하나, ① 실사용상표가 이 사건 등록상표와 동일한 문자구성을 가지고 있고, 호칭도 ‘캐치클리너’로 동일하다는 점, ② ‘H’의 경우 도안화되기는 했지만, 영문자 ‘H’의 기본적인 형태를 유지하고 있고 그 도안화 정도도 미약하다는 점, ③ 우리나라 영어보급 수준을 고려할 때 이 사건 등록상표를 ‘CATCH’와 ‘CLEANER’의 결합상표로 쉽게 인식할 수 있고, 실사용상표는 이러한 결합상표를 단순히 분리해서 표기한 것으로 보인다는 점 등을 고려하면, 위 차이점은 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도의 변형에 불과하다고 할 것이어서 결국 위와 같은 실사용상표의 사용은 이 사건 등록상표와 동일성 범주 내에 있는 상표의 사용에 해당한다고 보는 것이 옳다.[32] 특허심판원 2018. 5. 23.자 2016당2907 심결 → 특허법원 2018. 12. 14. 선고 2018허5860 판결 : 원고패 → 대법원 2019. 4. 5. 선고 2019후10036 판결 : 심리불속행기각[33] 우리나라의 영어 보급수준 및 사용습관 등을 고려하면, 이 사건 등록상표는 영문자 ‘SIMHAE’와 이를 단순히 음역한 한글 ‘심해’가 결합된 것으로(부가된 도형 ‘ ’는 이 사건 등록상표의 외관, 호칭 및 관념에 별다른 영향을 미치지 않는다), 지정상품의 수요자들에게 ‘깊은 바다’를 의미하는 ‘심해(深海)’ 외의 다른 의미로 인식될 가능성이 희박하고, 영문자 자체의 관념 외에 음역된 한글의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않는다. 또한, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 수요자들에게 통상적으로 등록상표 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보인다.
실사용상표 1의 상부에 표시된 ‘ ’ 부분과 하부에 표시된 상표등록번호를 표시한 ‘ ’ 부분은 별다른 의미나 호칭을 갖고 있다고 보기 어렵고, 영문자 ‘simhae’ 부분과 일체불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없다. 또한 실사용상표 1과 이 사건 등록상표의 영문자 부분은 대․소문자의 차이만 있을 뿐이어서, 수요자들에게 동일한 호칭과 관념을 일으킨다고 할 것이다.
따라서 실사용상표 1의 사용은 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다고 봄이 타당하다.[34] 피고의 실사용상표 ‘파일:PRECISION CHANEL 실사용.png’는 이 사건 등록상표 ‘파일:PRECISION CHANEL.png’을 구성하고 있는 각 문자부분인 ‘PRECISION’ 및 ‘CHANEL’의 위치가 좌우에서 상하로 변경되어 있고, ‘CHANEL’ 부분이 ‘PRECISION’ 부분에 비해 좀 더 크고 진하게 표기되어 있으며, ‘PRECISION’ 부분 중 ‘E’의 윗부분에 ′와 같은 기호가 부가되어 있어서, ‘PRECISION’은 영어로 ‘프리시전’으로 발음되고, ‘PRÉCISION’은 불어로 ‘프레씨지옹’으로 발음되는 점(갑 제5호증, 을 제1호증의 1, 2, 을 제14호증의 각 기재)에서 차이가 있기는 하다. 그러나, 실사용상표에는 이 사건 등록상표의 구성부분인 ‘PRECISION’ 및 ‘CHANEL’이 모두 표기되어 있고, 그 문자부분이 바로 위, 아래에 밀착되어 표기되어 사용된 점, 실사용상표 중 ‘PRÉCISION’은 이 사건 등록상표의 ‘PRECISION’의 ‘E’자 위에 ′와 같은 기호가 부가되어 있는 이외에는 위 단어들은 알파벳의 배열순서까지 같고 정밀, 정확 등으로 그 의미가 동일한 점(갑 제5호증, 을 제14호증의 각 기재), 국내 일반 수요자들의 영어나 불어 수준, ′와 같은 기호가 비교적 작게 부가되어 있어서, ‘PRÉCISION’을 ‘프레씨지옹’으로 발음하는 사람보다는 ‘프리시전’으로 발음하는 사람이 많다고 판단되는 점, ‘PRÉCISION’을 ‘프레씨지옹’으로 발음하는 사람도 실사용상표를 이 사건 등록상표와 다른 상표라고 생각할 것으로 보이지 않는 점 등에 비추어 볼 때, 피고가 사용한 실사용상표는 이 사건 등록상표와 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용한 경우에 해당된다고 할 것이다.[35] 원고가 위 양복지에 사용한 것은 이 사건 등록상표의 일부인 "SCABAL"이지만, 나머지 부분인 "TEX"는 양복지 등의 직물류에 사용되는 관용명칭이어서, 위 "SCABAL"은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용이라 할 것이(다.)[36] 실사용표장 1 중 “리엔” 부분 상단에 배치된 영문자 ‘ORIENTAL’, 하단에 배치된 영문자 ‘HAIR SCIENCE’와 이들 문자 주변을 둘러싸고 있는 도형 “(원모양 도형)” 및 “(원모양 도형)” 부분은 그 자체만을 놓고 볼 때 사용상품인 '모발두피팩'에 대한 관계에서 일반 수요자나 거래자의 주의를 끌기 어려운 면이 있으나, 실사용표장 1의 전체적인 구성, 형태 등에 비추어 이들은 “리엔” 부분과 일체 불가분적으로 결합되어 새로운 외관을 형성하므로, “리엔” 부분이 다른 문자 및 도형 부분과는 구별되어 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 기록에 의하면 원고 스스로도 실사용표장 1과 동일한 “파일:실사용표장12123.png” (상표등록번호 제832659호)을 이 사건 등록상표와는 별개의 독립된 상표로 등록하여 사용하여 오고 있음을 알 수 있으므로, 실사용표장 1의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용이라고 할 수 없다.[37] 그러나 원심 판시의 실사용표장 2 “오리엔탈 헤어사이언스 리엔”은 “리엔” 부분 앞에 ‘오리엔탈 헤어사이언스’라는 단어를 부가한 것이기는 하지만, 이들 문자부분은 일체불가분적으로 결합되어 있지 아니하고 사용상품인 '모발두피팩'에 대한 관계에서 식별력이 미약한 ‘오리엔탈 헤어사이언스’ 부분의 결합으로 인하여 새로운 관념 등을 형성하는 것도 아니므로, 실사용표장 2는 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식된다고 볼 수 없다. 따라서 실사용표장 2의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다 할 것이고, 한편 실사용표장 2가 그 사용상품에 실사용표장 1과 함께 표시되었다고 하여 상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다.[38] 원심판결 이유에 의하면 원심은 그 채용 증거들을 종합하여 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 특허청 상품해설집에 의하면 ‘화장용 마스크’란 ‘화장용으로 쓰이는 피부관리 또는 얼굴을 곱게 꾸미기 위한 보습용 팩’을 말하는데, 구 화장품법(2005. 7. 13. 법 제7586호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호에 의하면 피부는 물론 모발의 건강을 유지 또는 증진하는 것도 화장의 개념에 포함되고, 또한 피부에 도포하고 일정시간 방치한 다음 건조 후 떼어내거나 티슈나 물로 닦아내는 화장품류를 흔히 팩 또는 마스크라 부르는 점, 실사용표장 2가 사용된 ‘모발두피팩’ 제품도 두피와 모발에 도포하고 일정시간 방치한 다음 물로 닦아내는 점에서 화장용 팩 또는 마스크와 그 용도 및 사용방법이 동일하다고 볼 수 있는 점, ‘모발’, ‘두피’ 또는 ‘헤어’라는 용어에 의하여 한정되지 않은 채 ‘마스크’라는 용어만을 사용하는 모발·두피용 제품이 일반 거래계에서 다수 유통되고 있는 점 등 양 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 볼 때, ‘모발두피팩’은 거래사회의 통념상 ‘화장용 마스크’에 포함된다고 봄이 상당하고, 따라서 ‘모발두피팩’에 실사용표장 2를 사용한 것은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘화장용 마스크’에 대하여 이를 사용한 것이라고 할 수 있다는 취지로 판단하였다.
위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표등록취소제도에 있어 상품의 동일성에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.[39] 실사용 상표들의 ‘CHIP’ 또는 ‘칩’ 부분은 ‘잘게 썰어서 기름에 튀긴 요리’라는 뜻을 가지고 있어 그 자체만을 놓고 볼 때 그와 같은 과자류에 대한 관계에서 일반 수요자나 거래자의 주의를 끌기 어려운 면이 있으나, 실사용 상표들의 ‘POCA’ 또는 ‘포카’ 부분과 아무런 간격 없이 동일한 크기와 형태로 일체 불가분적으로 결합되어 사용되고 있고, 그 결합으로 인한 음절수도 비교적 짧은 3음절에 불과하여 실사용 상표들은 일반 수요자나 거래자에 의하여 ‘포카’와 ‘칩’ 부분으로 분리 호칭·관념되기 보다는 ‘포카칩’ 전체로 호칭·관념될 것으로 보이며, 원고 스스로도 실사용 상표들의 한글 부분 ‘포카칩’ 내지 영어 알파벳 부분 ‘POCKACHIP’ 또는 ‘Pockachip’의 한글음역에 해당하는 ‘파일:포카칩.png’을 이 사건 등록상표와는 별개의 독립된 상표로 등록하여 사용하여 오고 있는 점 등을 종합하여 볼 때, 실사용 상표들은 ‘CHIP’ 또는 ‘칩’ 부분의 결합으로 인하여 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하다고 볼 수 없는 외관·호칭·관념을 형성하고 있다고 할 것이다. 따라서 원고가 실사용 상표들을 이 사건 등록상표의 지정상품에 사용한 사실이 있다 하더라도 이를 가리켜 이 사건 등록상표와 동일한 형태의 표장의 사용이라고 할 수 없다.[40] 피심판청구인이 그 지정상품에 사용한 표장은 이 사건 상표인 "MG-F"에 "BASE"표시가 부가된 "MG-F BASE"인 사실이 인정되는 바, 위 "BASE" 부분을 보고 국내의 거래자나 일반수요자가 직감적으로 기초가 되는 제품 내지는 원료의 뜻으로 상품의 형상이나 성질을 나타내는 별 의미가 없는 것으로 이해할 수는 없다 할 것이므로 위 문자에 대하여 식별력이 없다 할 수 없고, 그 사용태양에 있어서도 "MG-F"와 같은 크기와 형태로 결합되어 있는 점 등으로 보아 피심판청구인이 위와 같은 표장을 사용한 사실이 있다 하여도 그러한 사용을 두고 이 사건 등록상표의 사용이라고는 할 수 없다.[41] 이 사건 실사용표장들의 전체적인 구성과 형태, 그 음절수, 문법적 결합 및 그에 따른 일반 수요자나 거래자의 인식이나 언어습관 등과 모두 종합해 보면, 설령, 원고 등이 이 사건 실사용표장들을 원고의 주장과 같이 건축물하자보수업 등 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에 사용한 사실이 있다고 가정하더라도 그와 같은 사용은 이 사건 등록서비스표와 거래 사회통념상 동일하게 볼 수 있는 형태의 표장의 사용이라고 인정할 수는 없다.[42] 원고 등이 쟁점 서비스업들을 독립하여 상거래의 대상이 되는 서비스로서 타인의 이익을 위하여 제공하였다고 인정하기는 어렵다고 판단된다. 따라서 원고 등이 원고의 주장과 같이 쟁점 서비스업들을 영위하였다고 볼 수도 없으므로, 그와 다른 전제에 기초한 원고의 주장도 받아들일 수 없다.[43] 이 사건 등록상표와 실사용상표 1을 대비하여 본다. 이 사건 등록상표는 영문자 ‘SHOW’, ‘TIME’ 및 ‘PC&CAFE’가 상하로 배치된 형태로 이루어져 있는데, ‘SHOW’ 부분을 구성하는 영문자 중 ‘H’는 검은색 사각형 내에 흰색으로 표기하여 디자인화하고, 영문자 ‘O’는 컴퓨터의 마우스가 연상되는 형상으로 도안화하였으며, 반원 형상의 도형이 위에서 문자 부분을 감싸고 있다.
실사용상표 1은 영문자 ‘SHOW’, ‘TIME’ 및 ‘PC&CAFE’가 좌우로 배치되었으나, 도형 부분을 포함하고 있지 않고, 영문자를 디자인화하거나 도안화하지 않았다. 실사용상표 1은 이 사건 등록상표와 도형 부분의 유무, 영문자 부분의 도안화 여부 등의 차이로 인하여 거래 사회통념상 식별표지로서 이 사건 등록상표와 동일성을 유지하고 있는 상표라고 할 수 없다.[44] 이 사건 등록상표와 실사용상표 2, 3을 대비하여 본다. 이 사건 등록상표는 영문자 ‘SHOW’, ‘TIME’ 및 ‘PC&CAFE’가 상하로 배치된 형태로 이루어져 있는데, ‘SHOW’ 부분을 구성하는 영문자 중 ‘H’는 검은색 사각형 내에 흰색으로 표기하여 디자인화하고, 영문자 ‘O’는 컴퓨터의 마우스가 연상되는 형상으로 도안화하였으며, 반원 형상의 도형이 위에서 문자 부분을 감싸고 있다.
실사용상표 2는 한글 ‘쇼타임크루’와 영문자 ‘PC COOK’이 좌우로 배치된 형태로 이루어져 있다. 이 사건 등록상표의 한글 표기에 해당하는 ‘쇼타임’이 표시되었다고 하더라도, 이 사건 등록상표와 실사용상표 2는 문자 구성의 차이, 도형 부분의 유무, 이 사건 등록상표에는 ‘PC&CAFE’ 문구로 되었으나 실사용상표 2에는 ‘PC COOK’이 기재된 점, 실사용상표 2에는 ‘크루’ 기재가 있는 점 등으로 인하여 전체적인 인상에서 현저한 차이가 있다.
실사용상표 3은 영문자 ‘SHOWTIME’, 한글 및 영문자 ‘맛있는 PC방’, 영문자 ‘CREW’ 및 ‘PC COOK’을 포함하고 있는데, ‘SHOWTIME’ 부분을 구성하는 영문자 중 ‘O’는 동영상 재생 버튼이 연상되는 형상으로 도안화하였다. 이 사건 등록상표와 실사용상표 3은 문자 구성의 차이, 문자 부분 도안화의 차이, 도형 부분의 유무, 이 사건 등록상표에는 ‘PC&CAFE’ 문구로 되었으나 실사용상표 3에는 ‘PC COOK’이 기재된 점, 실사용상표 3에는 ‘맛있는 PC방’ 및 ‘CREW’ 기재가 있는 점 등으로 인하여 전체적인 인상에서 현저한 차이가 있다.
따라서 실사용상표 2, 3은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일한 상표라고 볼 수 없다.[45] 특허심판원 2016. 8. 17.자 2015당3406 심결 → 특허법원 2017. 6. 2. 선고 2016허6999 판결 : 원고승 → 대법원 2017. 9. 21. 2017후1557 : 심리불속행기각 → 특허심판원 2018. 2. 7.자 2017당(취소판결)159 심결[46] 2) 이 사건 등록상표와 실사용상표의 외관을 비교해 볼 때, 비록 전체적으로 두 상표 모두 모자를 쓴 남자가 한쪽 손을 든 채 걸어가는 모습을 형상화한 도형 부분과 그 아래 “암펠만”, “앰펠만” 등으로 읽히는 영문자가 대문자 또는 소문자로 기재된 문자 부분이 결합되어 있다는 점에서는 공통된다. 그러나 실사용상표의 경우 이 사건 등록상표의 도형 부분 중 특징적인 구성이라고 할 수 있는 모자를 쓴 채 걸어가는 남자의 진행 방향이 반대이고, 원형의 테두리 부분도 생략되어 있다는 점에서는 차이를 보이고 있다.
3) 그런데 이와 같이 실사용상표에서 이 사건 등록상표의 외관을 형성하는 특징적인 구성 중 일부가 변경, 삭제된 이상, 실사용상표와 이 사건 등록상표는 거래통념상 동일성이 인정되는 표장이라고 볼 수 없다.[47] 특허심판원 2015. 9. 23.자 2014당1815 심결 → 특허법원 2016. 6. 10. 선고 2015허6671 판결 : 원고패[48] “모크베이비”가 상품의 출처 표시로 사용되었다 보더라도, 이는 영문표장인 이 사건 등록상표 ‘파일:Moch Baby(2015허6671).png’의 한글 음역으로서 이 사건 등록상표와 유사하다고 할 수는 있을지언정, 동일하게 볼 수 있는 상표라고 하기는 어렵다.[49] 특허심판원 2005. 4. 19.자 2004당962 심결 → 특허법원 2005. 9. 16. 선고 2005허4089 판결 : 원고패 → 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005후2854 판결[50] 중요 부분이라 할 수 있는 도형 부분 ' '을 생략한 것이어서 거래사회의 통념상 이 사건 등록서비스표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 서비스표 사용이라고 할 수 없으므로, 이 사건 등록서비스표에는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는 불사용 취소 사유가 존재한다고 할 것이(다.)[51] 이 사건 등록상표는 'GUESS'와 'MAURICE MARCIANO'가 'BY'라는 영어 단어를 사이에 두고 결합한 형태로 구성된 상표로서, 이 중 'GUESS'는 '추측하다, 추정하다'는 의미를 가진 영어단어일 뿐 그 자체가 특정한 상품을 지칭하는 것은 아니고, 'MAURICE MARCIANO'는 외국인의 이름과 성의 결합으로 추측될 뿐 그 의미를 전혀 알 수 없는 단어로서 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련하여 그 식별력을 부인할 수는 없고, 이 사건 등록상표의 구성 형태에 의하여 'MAURICE MARCIANO'가 그 앞의 'GUESS'를 수식하는 것으로 인식될 수 있다는 사정만으로 위 부분이 'GUESS'의 부기적 부분으로 인식되거나 일반 수요자가 'MAURICE MARCIANO'를 별도의 상품 표지로 인식하지 아니한다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록상표는 그 구성 중 'MAURICE MARCIANO' 또는 'MAURICE'와 'MARCIANO' 각각이 'GUESS'와 동등하게 그 요부를 구성한다고 보아야 하고, 따라서 피고가 광고에 사용한 " "로 구성된 표장은 이 사건 등록상표의 구성 중 하나의 요부에 해당하는 'MAURICE'가 생략된 것이어서 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 상표라고 할 수 없음에도 불구하고, 원심이 이 사건 등록상표의 구성 중 'GUESS'만을 핵심적 요부로 인정하여 이 사건 등록상표와 위 사용상표의 동일성을 인정하였음은 상표의 동일성에 관한 법리를 오해한 위법이 있고 이를 지적하는 상고이유 제2점은 그 이유가 있다.[52] 이 사건 등록서비스표 중 캐릭터 도형 부분, 상단의 ‘신태양’ 부분 및 하단의 ‘F.H.R’ 부분만이 그 지정서비스업과 관련하여 식별력이 인정되는 부분이라고 할 것인데, 앞서 살펴본 바와 같이 실사용표장들의 경우 위와 같이 식별력이 인정되는 부분 중 ‘신태양’ 부분과 ‘F.H.R’ 부분이 생략되어 있다. 따라서 실사용표장들이 사용된 음식점의 경우, 특정한 호칭으로 인식되기 어려운 캐릭터 도형 부분을 제외하고 식별력이 없거나 매우 미약한 ‘오뎅부대찌개’ 부분만에 의하여 호칭되거나 인식될 것으로 보이는바, 이와 같은 표장의 사용을 등록서비스표와 동일한 표장의 사용으로 볼 수는 없다.[53] 특허심판원 2017. 1. 16.자 2016당224 심결 → 특허법원 2017. 9. 15. 선고 2017허1694 판결 : 원고패[54] 이 사건 등록상표 중 “ ” 부분은 그 독특한 형상 및 표장 전체에서 차지하는 비중 등을 고려할 때, 이 사건 등록상표의 특징적인 구성 부분에 해당하는 요부라고 보아야 하고, 이처럼 이 사건 등록상표의 외관을 형성하는 특징적인 구성 부분이 결여되어 있는 실사용상표 1, 2의 경우, 이 사건 등록상표 ‘파일:더아난티 등록상표(2017허1694).png’와 거래통념상 동일성이 인정되는 상표라고 할 수 없다.[55] 특허심판원 2015. 9. 23.자 2014당1815 심결 → 특허법원 2016. 6. 10. 선고 2015허6671 판결 : 원고패[56] 이 사건 등록상표는 특별한 뜻을 알 수 없는 “파일:Moch(2015허6671).png”와 '아기', ‘젖먹이’, ‘막내’, ‘아이 같은 사람’, ‘자기’ 등의 뜻을 지닌 영어 단어 “파일:Baby(2015허6671).png”가 결합하여 이루어진 문자상표이다. 또한 이 사건 등록상표의 지정상품 중 피고가 그 등록의 취소를 구하는 “가죽신, 단화, 부츠, 샌달”은 특정 연령층을 대상으로 하는 것이 아니고, “파일:Baby(2015허6671).png” 부분이 “파일:Moch(2015허6671).png” 부분과 비슷한 크기와 같은 글자체로 이루어져 전체 표장에서 차지하는 비중도 상당하다. 따라서 이 사건 등록상표 중 “파일:Moch(2015허6671).png” 부분뿐만 아니라 “파일:Baby(2015허6671).png” 부분 역시 이 사건 등록상표의 요부를 구성한다고 보는 것이 옳다. 그 결과 이 사건 등록상표에서 “파일:Baby(2015허6671).png” 부분을 삭제하는 것은 등록상표의 전체 구성에 중대한 변형을 가한 경우에 해당하므로, 이 사건 등록상표 중 “파일:Baby(2015허6671).png” 부분 없이 “파일:Moch(2015허6671).png” 부분만 사용한 것을 두고 이 사건 등록상표를 사용한 것과 같이 볼수는 없다.[57] 특허심판원 2015. 4. 21.자 2014당122 심결 → 특허법원 2015. 12. 4. 선고 2015허3900 판결 : 원고패[58] 비록 실사용상표들은 모두 “KAMUT”라는 영문자 부분을 포함하고 있다는 점에서 이 사건 등록상표와 공통되나, 실사용상표들에는 이 사건 등록상표 중 “파일:KAMUT 등록상표_도형부분(2015허3900).png”와 같은 도형 및 문자나 “ANCIENT GRAIN ORGANICALLY GROWN” 부분이 포함되어 있지 않을 뿐만 아니라, “KAMUT” 부분조차 그 도안화된 형태 등에 뚜렷한 차이를 보이고 있다. 또한, 이 사건 등록상표 중 “파일:KAMUT 등록상표_도형부분(2015허3900).png”와 같은 도형 및 문자 부분은 간단하고 흔히 있는 것이라고 볼 수 없고, 달리 이 사건 지정상품과 관련하여 식별력이 없다고 볼 만한 증거도 없어, 하부의 “KAMUT” 부분과 마찬가지로 이 사건 등록상표의 또 다른 요부를 구성한다고 보아야 하는데, 실사용상표들에는 이와 같은 이 사건 등록상표의 요부가 생략되어 있다.[59] 특허심판원 2014. 12. 2.자 2013당3169 심결 → 특허법원 2015. 9. 24. 선고 2015허86 판결 : 원고패[60] 이 사건 등록 상표( )는 영문자 ‘ELITE'와 ’FEEL' 두 부분 모두가 독자적인 요부로서 기능을 한다고 할 것인데, 원고가 실제 사용하였다고 주장하는 상표(‘ ’)에는 영문자 ‘FEEL' 부분이 사용되지 않아, 양 상표는 거래 사회통념상 유사상표에 불과할 뿐 동일성이 있는 상표로 보기 어렵다.[61] 특허심판원 2012. 7. 20.자 2011당1337 심결 → 특허법원 2013. 3. 28. 선고 2012허8263 판결 : 원고패[62] 다음과 같은 사정에 비추어 보면 비록 ‘파일:GLT 등록상표_General Level Test.png’가 하단에 조그맣게 쓰여져 있다 하더라도 이 사건 등록서비스표의 요부에 해당한다 할 것이다. 즉, ① ‘파일:GLT 등록상표_General Level Test.png’는 ‘일반적인 등급 테스트’ 등의 의미를 가지고 있는데 원고가 실사용서비스표를 사용하였다고 주장하는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 '온라인 게임서비스업'과 관련하여 식별력이 없다고 보기 어렵다. ② ㉠ 여러 단어로 이루어진 문구를 각 단어의 앞 글자만으로 간략하게 약칭(acronym)하는 경우 동일한 약칭이 서로 다른 여러 문구의 약칭일 수 있으므로 약칭만으로는 원래 의미를 알 수 없는 경우가 자주 있는 점, ㉡ 실제로 이 사건에서도 'GLT'가 서로 다른 'General Level Test', 'G-TELP Level Test', 'Golfzone Live Tournament'의 약칭으로 쓰이고 있는 점, ㉢ 원고도 약칭인 '파일:GLT 등록상표_GLT.png'의 의미를 수요자나 거래자들에게 명확히 하기 위해 ‘파일:GLT 등록상표_General Level Test.png’를 이 사건 등록서비스표의 표장에 포함시켜 등록을 받은 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, ‘파일:GLT 등록상표_General Level Test.png’의 식별력을 부인할 수 없다.
따라서 원고가 사용한 실사용서비스표는 이 사건 등록서비스표의 구성 중 하나의 요부에 해당하는 '파일:GLT 등록상표_General Level Test.png'가 생략된 것이어서 거래사회의 통념상 이 사건 등록서비스표와 동일성이 있는 서비스표라고 할 수 없다.[63] LOTTO SOCIETA PER AZIONI[64] 실사용상표의 사용은 이 사건 등록상표에서 식별력이 있는 “SOCIETA′PER AZIONI” 부분을 뺀 부분만을 상표로 사용하는 경우로서 이 사건 등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 볼 수 없으므로 이 사건 등록상표에는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소사유가 있다.[65] 특허심판원 2017. 7. 26.자 2015당5698 심결 → 특허법원 2018. 6. 7. 선고 2017허6194 판결 : 원고패 → 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11001 판결 : 상고기각[66] (원심판결) 이 사건 등록상표와 이 사건 실사용표장은 3단 구성으로 이루어져 있고, Valentine이라는 문자를 공통적으로 포함하고 있기는 하나, ① 전체 구성에서 Valentine이 위치하는 부분, 글자체, 대문자와 소문자의 조합이 상이한 점, ② 이 사건 등록상표의 상단 및 중간단의 파일:등록상표 도형부분(2017허6194).png 부분은 그 구성이 독특하고, 전체 구성에서 차지하는 비중도 작지 아니한데, 이 사건 실사용표장에는 위와 같은 도형 부분이 없는 점, ③ 이 사건 실사용표장에는 이 사건 등록상표에 없는 회색 줄과 영문으로 된 하단의 ’GLOBAL FASHION GROUP'이 포함되어 있는 반면, 이 사건 등록상표와 같은 한글음역 부분이 없는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표와 이 사건 실사용표장은 동일하다고 보기 어렵다.[67] 특허심판원 2016. 8. 19.자 2016당1182 심결 → 특허법원 2016. 12. 29. 선고 2016허7121 판결 : 원고패[68] 그 자체에 이 사건 등록서비스표 ‘파일:0072닷컴(2016허7121).jpg’ 중 식별력이 인정되는 “닷컴”부분이 존재하지 않고, 눈에 띄게 두드러진 형태로 그 각 표장의 상단에 “ ” 또는 “ ”와 같은 도안 및 영문자 “.com" 부분을 추가하고, 이를 다시 이 사건 등록서비스표 중 “0072” 부분과 2단 또는 “072”와 3단으로 각각 결합되어 있으므로, 이들을 가리켜 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되는 표장이라고 보기는 어렵다.[69] 이 사건 등록서비스표 중 “닷컴” 부분이 존재하지 아니하므로, 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되지 않는다.[70] 위 안내 문구들 역시 “072air.com”, “0072” 또는 “072”가 원고의 등록서비스표임을 안내, 설명하고 있는 것들에 불과하여, 지정서비스업의 출처 표시로서 사용된 것이라고 볼 수 없(다.)[71] 위 각 표장이나 문구들에는 모두 이 사건 등록서비스표 중 식별력이 있는 부분이라고 할 수 있는 "닷컴" 부분이 존재하지 않을 뿐만 아니라, 부가된 문자나 도안으로 인하여 이 사건 등록서비스표와의 동일성을 인정할 수 없는 것들이다.[72] "www.0072.cm" 역시 단지 인터넷 주소를 소개하는 것에 불과하여 모두 서비스업의 출처 표시로서 기능하는 것이라고 할 수 없다.[73] 위 홈페이지는 그 자체가 음식, 맛집, 가정, 생활, 건강, 의료, 여행, 레저, 취미, 오락 등의 메뉴로 업체들을 분류, 소개하는 사이트에 불과하고, 정작 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 여행예약업 등과는 별다른 관련이 없으므로, 위 홈페이지에 사용된 위와 같은 표시와 문구들만으로 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업의 출처 표시로 사용된 것이라고 하기는 어렵다.[74] 피고를 상대로 제기한 이 사건 등록서비스표 관련 침해소송이 종결될 때까지 피고의 영업과 오인․혼동을 피하기 위하여 이 사건 등록서비스표를 사용하지 않았다는 등의 사정은 이 사건 등록서비스표의 불사용을 정당화할 수 있는 사유가 된다고 하기 어렵고, 오히려 그와 같은 사정은 원고가 서비스표권자로서 자신의 서비스업에 적극적으로 이 사건 등록서비스표를 사용하여 영업적인 명성을 끌어올려 피고의 도메인 네임을 활용한 영업을 압도하기 위하여 노력하고, 분쟁의 대상이 된 이 사건 등록서비스표가 불사용으로 인한 등록취소를 면할 수 있도록 주의를 기울여야 할 사유가 된다 할 것이다. 나아가 이와 같은 경제적인 이유는 불사용에 대한 정당한 이유가 될 수도 없다 할 것이고, 달리 원고가 이 사건 등록서비스표를 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유가 존재함을 인정할 만한 아무런 증거가 없다.[75] 특허심판원 2010. 4. 12.자 2009당206 심결 → 특허법원 2010. 9. 10. 선고 2010허3417 판결 : 원고패 → 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 : 상고기각[76] 이 사건 등록서비스표가 표시된 위 나무상자들은 제과점업이라는 그 서비스의 제공시 수요자의 이용에 제공되는 물건에 해당할 뿐만 아니라 위 나무상자들의 전면은 간판으로서의 기능도 수행하고 있고, 위 나무판들은 서비스업에 대한 정가표라고 볼 수 있으므로, 이 사건 등록서비스표가 위 나무상자들 및 나무판들에 표시되어 서비스의 제공이 이루어진 이상 이 사건 등록서비스표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다.[77] 특허심판원 2010. 4. 29.자 2009당1978 심결 → 특허법원 2010. 12. 9. 선고 2010허3974 판결 : 원고승 → 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3622 판결 : 파기환송 → 특허법원 2011. 10. 14. 선고 2011허7584 판결 : 원고패[78] (파기환송심 2011허7584) 피고가 실제 사용한 표장은 한글 부분과 한자 부분이 분리되어 별개로 사용되었고 글자체가 다른 차이가 있으나, 글자체의 차이가 크지 않고 한글 부분과 한자 부분이 그리 크지 않은 치약용기 등의 앞뒷면에 비슷한 크기로 크게 기재되어 있어 한눈에 들어오는 점, 호칭 및 관념에 변함이 없는 점 등을 고려하면 피고가 치약 제품에 실제 사용한 표장은 거래 통념상 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 것으로 볼 수 있다.[79] '염화나트륨'의 국어사전상의 의미는 '소금, 식염'으로 되어 있고, 식품의약품안전청장이 고시한 식품공전은 소금을 재제소금, 태움·용융소금, 정제소금, 가공소금 등으로 분류하고 있는데, 통상적으로 소금을 대나무에 넣고 반복하여 고온 가열하는 방법으로 얻어지는 '죽염'은 위 식품공전상 '태움·용융소금' 또는 '가공소금'의 일종으로 볼 수 있는 점, 거래 실정상으로도 일반 수요자나 거래자로서는 죽염을 식염의 한 종류로 인식할 가능성이 높은 것으로 보이는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표의 지정상품인 '죽염성분이 함유된 치약'과 피고의 사용상품인 '염화나트륨이 주성분으로 표시된 치약'은 그 품질에서 다소 차이가 있을 수 있다고 하더라도 양 상품의 용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자가 다르다고 할 수 없고, 위와 같은 양 상품의 속성과 거래 실정을 고려하면 피고가 '염화나트륨이 주성분으로 표시된 치약'에 이 사건 등록상표를 사용한 것은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품인 '죽염성분이 함유된 치약'과 동일성 있는 상품에 등록상표를 사용한 것이라고 할 수 있다.[80] CD를 포장한 것에 불과한 상자곽의 크기, 상자곽의 옆 부분을 가득 메울 정도인 한글 크기와 윗면에 단독으로 기재된 영문자의 크기 및 위치, 각 문자의 배열 구조가 한 눈에 들어오는 정도인 점 등에 비추어 보면, 거래사회의 통념상 피고의 위와 같은 표지의 사용은 한글과 영문이 상하 2단으로 결합된 이 사건 등록서비스표와 동일한 범주 내에 속하는 사용이라 할 것이다.[81] 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정서비스업은 그 서비스의 목적, 성질은 물론 구체적 거래실정 등 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 하는바, 이 법리와 사전적(辭典的)의미의 ‘뉴스’에는 ‘(TV·라디오 등 매스컴의) 뉴스, (새로운 사건의) 보도’ 외 ‘정보, 기사’ 등도 포함되는 점, 뉴스통신진흥에 관한 법률 제2조에서는 뉴스분야를 정치, 사회, 시사 분야 외 문화 분야까지 인정하고 있는 한편 기사발생의 시기를 한정하거나 다른 곳에 게재하였던 것은 제외한다는 등의 제한규정을 두고 있지 아니한 점, 또한 기록에 나타난 다음과 같은 구체적 사정, 즉 이 사건에 있어서 피고는 1984년경부터 자동차관련 정보 등을 전달하는 월간 잡지 ‘자동차생활’을 발행·판매하여 오면서 2000. 7. 18.경 그에 관한 것을 온라인상으로도 대량 보급·활성화하기 위하여 소프트웨어개발, 정보처리 및 정보제공업 등을 주된 사업목적으로 하는 소외 회사를 자회사로 설립한 다음 2001. 4.경 소외 회사와 사이에서 피고의 ‘자동차생활’ 월간 잡지에 게재되었던 자동차관련 기사 등을 매달 정기적으로 제공하는 것에 관한 컨텐츠 제공 및 관련 인터넷 사이트 http://www.carlife.net/에 관한 양도계약을 체결(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다)하고 이에 따라 실제적으로 피고의 ‘자동차생활’지에 게재되거나 게재하려고 편집해 둔 기사를 소외 회사에 대하여 제공해 온 점, 소외 회사는 이 사건 계약 당시 양수한 인터넷 사이트에 그와 같이 제공받은 기사 등을 올리면서 당해 기사의 머리 부분과 말미에 ‘자동차생활, Carlife’를 기재하여 기사 제공의 출처가 피고라는 점을 명확히 해 온 점, 또한 피고는 소외 회사로 하여금 피고의 월간지 자동차생활 등의 홍보를 위하여 최선을 다하도록 계약상 의무를 부과하고 제공기사의 저작자는 피고로 하되 대외적으로 이를 판매함에 있어서는 소외 회사의 이름으로 할 수 있도록 약정하고, 그로 인한 이익금은 매 분기말에 그 중 30%를 피고가 배당받기로 약정한 점, 소외 회사는 실제로 이 사건 계약에 따라 그 계약체결일인 2001. 4.경부터 이 사건 심판청구일 직전인 2003. 1.경까지 다수의 제3자들에게 피고로부터 제공받은 기사 등을 유상으로 판매하여 온 점 등을 모두 종합하여 보면, 적어도 피고가 소외 회사에 대하여 피고의 자동차생활 잡지에 게재된 기사 등을 매달 반복하여 제공해 온 행위는 이 사건 지정서비스업인 뉴스공급업을 영위한 것에 해당된다고 보아야 할 것이다.[82] 특허심판원 2023. 7. 12.자 2021당2337 심결 → 특허법원 2024. 4. 25. 선고 2023허13346 판결 : 원고패[83] 구성부분인 도형과 문자의 배치나 그 상대적 크기를 약간 달리한 것뿐이어서 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하다고 볼 수 있다.[84] 가) 원고의 주장
피고는 전기통시사업법상 '회선설비미보유 기간통신사업자'로 등록되어 있는 기간통신사업자로서, 이 사건 앱을 통하여 '호집중, 재과금, 무선재판매'의 통신서비스를 제공해 왔다. 즉 이 사건 앱 및 이 사건 웹페이지는 피고가 제공하는 무형의 서비스의 수요자의 이용에 공여되는 물건 및 그에 관한 광고에 불과하므로, 이 사건 앱 및 이 사건 웹페이지에 이 사건 등록상표를 표시 등 하였다고 하더라도 이는 이 사건 등록상표의 지정상품인 상품류 구분 제9류의 '이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어'에 대하여 사용된 것이 아니라 상품(서비스업)류 구분 제38류의 '데이터통신중개업, 전화중개서비스업'에 사용된 것으로 보아야 한다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 사용된 것이 아니다.
나) 판단
앞서 인정한 사실과 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 그 지정상품인 '이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어'에 대하여 사용되었다고 봄이 타당하다. 설령 이 사건 앱에 이 사건 등록상표를 표시한 것이 '데이터통신중개업' 등의 서비스업과 관련된 사용으로 볼 여지가 있다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 이 사건 등록상표의 지정상품인 '이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어'에 대한 사용이 부정되는 것이 아니다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
(1) 피고는 2000. 11. 17. 컴퓨터 소프트웨어, 하드웨어 개발 및 제조업 등을 목적으로 설립된 회사이다. 피고는 이 사건 앱을 개발·배포하였고, 이 사건 앱을 E 플레이에 등록한 후 수차례 업데이트를 수행하였다. 그렇다면 피고는 이 사건 앱의 생산 및 품질 관리 등의 주체로서 상품으로서의 이 사건 앱의 출처라고 보인다.
(2) E 플레이는 이 사건 앱과 같은 안드로이드 기반의 모바일 애플리케이션을 등록할 수 있는 앱마켓이다. 앱마켓은 개발자들이 개발한 앱을 등록·판매할 수 있도록 하고, 소비자들은 앱을 구매할 수 있도록 거래를 중개하는 디지털 플랫폼인데, 이 사건 앱을 비롯하여 앱마켓을 통하여 앱을 다운로드 받는 수요자들은 앱마켓에 등록되어 있는 다운로드 가능한 앱 자체를 거래의 목적물로 인식할 것으로 보인다.
(3) 이 사건 앱은 사용자로 하여금 고객의 전화번호, 통신사, 충전할 금액만 입력하면 자동으로 충전 처리를 해 주는 기능을 제공하고 있다. 이 사건 앱을 내려받는 사용자로서는 위와 같은 이 사건 앱이 제공하는 기능을 앱 자체의 기능 또는 효용으로 인식할 것으로 보인다.[85] 특허심판원 2022. 4. 11.자 2020당1253 심결 → 특허법원 2022. 11. 25. 선고 2022허3519 판결 : 원고승 → 특허심판원 2024. 1. 24.자 2023당(취소판결)86 심결[86] 사소한 부분들이 변형되거나 추가된 이외에는 이 사건 등록상표의 영문자와 한글음역을 모두 포함하고 있으므로 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로의 변형에 불과하다.[87] 가) 이 사건 등록상표의 출원 당시 ‘당구용 점수판’과 관련하여 ‘전자식 점수판’이라는 상품분류가 존재하지 아니하였고, ‘비기계용 또는 비전기식 스포츠용 점수판’ 상품분류만이 별도로 존재했던 점에 비추어 보면, ‘당구용 점수판’은 아날로그식 점수판만을 의미하여 전자식 점수판을 배제한다고 볼 수 없고, 오히려 전자식 또는 디지털 형식의 점수판을 포함한다고 봄이 타당하다. ...
나) 원고는 제3자로부터 공급받은 태블릿 컴퓨터에 원고가 개발한 당구용 점수판 기능을 갖춘 소프트웨어를 설치하여 당구용품 판매업체, 당구장 등에 판매하고 있는데, 원고는 원고 상품을 판매하면서 약관을 통하여 ‘A 운용 목적외 타 프로그램 사용’으로 고장이 나는 경우 A/S를 거부할 수 있도록 규정하는 등 위 태블릿 컴퓨터가 원고가 개발한 프로그램 전용으로 사용되도록 하면서, 일반적인 태블릿 컴퓨터로서 기능할 것을 예정하지 않은 것으로 보인다.
다) 원고 상품은, ① 당구장에서 기존의 아날로그식 당구용 점수판의 위치에 설치되어 있는 점, ② 원고의 프로그램 화면을 보더라도 점수 계산 외에는 ‘기록 조회’, ‘당구 대회’, ‘회원 가입’ 등의 간단한 메뉴만 있을 뿐이어서 결국 원고 상품의 주 기능은 당구 점수를 계산하는 기능으로 보이는 점 등을 종합하면 원고 상품은 ‘당구용 점수판’과 주요 용도가 동일하고, 그 사용방법 역시 대동소이할 것으로 보인다.
라) 원고 상품은 각종 당구용품 판매업체 등에 의하여 유통되고, 당구장에 의하여 소비되는 것이어서 ‘당구용 점수판’과 그 유통경로, 수요자 등이 일치한다.
마) 원고 상품이 당구업 분야에서 ‘전자 점수판’, ‘터치 점수판’, ‘디지털 점수판’, ‘스코어보드’ 등으로 호칭되는 점, 피고 또한 원고 상품와 유사한 상품을 ‘디지털 점수판’으로 호칭하는 점, 각종 당구 대회에서도 원고 상품이 당구용 점수판으로 사용되는 점 등에 비추어 보면 당구업 분야에서도 역시 원고 상품을 ‘당구용 점수판’으로 인식하는 것으로 보인다.[88] ’파일:dymos실사용표장1.png', '파일:dymos실사용표장2.png'는 이 사건 등록서비스표 '파일:DYMOS.png'와 동일한 영문자로 구성된 것으로 그 외관, 호칭, 관념에 있어서 차이가 없으므로, 위 표장들의 사용은 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되는 표장의 사용으로 보는 것이 타당하다.[89] ’산업디자인‘은 제품디자인, 운송기기디자인, 환경디자인을 포함하는 것으로, 자동차, 가구, 가전제품 및 공구, 용기류, 건물 설비품, 수송차량, 비행기, 우주선 등을 비롯한, 공업생산방식으로 제조되는 물건의 디자인을 의미하므로, 원고가 공업생산방식으로 제조되는 물건인 자동차 부품을 설계, 디자인하여 제조한 다음 완성차 업체에 공급하는 것은 산업디자인업을 영위한 것으로 보아야 한다.[90] 다) (1) 위 인정 사실을 종합하면, ‘물비누’가 특정 용도만으로 한정되지 않은 세정제 제형의 일종임을 알 수 있고, ‘물비누’와 ‘샴푸’는 모두 계면활성제, 증점제 등 성분이 포함된 점성 있는 액체 제형의 비누로서 펌프용기를 비롯한 여러 가지 용기에 담겨 판매되고, 욕실 등에서 신체를 씻기 위한 용도로 사용되며, 주로 생활용품 관련 기업이나 화장품 관련 기업에서 생산되고 소매점 등을 통해 판매되며, 그 고객층 또한 일반 소비자로 동일한 상품임을 알 수 있다(피고도 ‘샴푸’와 ‘물비누’가 그 사용방법, 유통경로 및 공급자, 수요자가 동일한 상품이라는 점은 다투지 아니한다). 따라서 거래 실정 상 일반 수요자나 거래자로서는 샴푸를 물비누의 한 종류로 인식할 가능성이 높은 것으로 보인다.
라) 또한, ‘화장품’이란 인체를 청결ㆍ미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부ㆍ모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미하고 의약품이 아닌 것을 의미한다(화장품법 제2조 제1호). ‘샴푸’는 인체를 청결하거나 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 방법으로 사용되는 물품으로서 화장품의 한 종류에 해당하며, 주로 목욕 용도로 사용된다(피고가 아래에서 그 주장의 근거로 들고 있는 화장품법 및 같은 법 시행규칙 또한 ‘샴푸’를 ‘화장품’의 일종으로 규율하고 있다).
마) 이상과 같은 상품의 속성과 거래실정 등을 종합적으로 고려하면, 원고가 실사용 상표를 사용한 ‘수제한방샴푸’는 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품 ‘물비누, 목욕용 화장품’과 동일성 있는 상품이라 봄이 타당하다.[91] 한글 ‘설송원’ 부분은 글자체와 문자 배열 등에 차이가 있고, 한자 ‘雪松園’ 부분은 이 사건 등록상표의 경우 한글 ‘설송원’ 하부에 병기된 반면에 실사용상표들은 낙관 형태로 한글 부분에 비하여 상대적으로 작게 표시되어 좌측 하단 또는 우측 상단에 위치하여 있다는 점에서 차이가 있다. 그러나 한글 ‘설송원’ 부분은 변형의 정도가 크지 않고, 한자 ‘雪松園’ 부분은 한글 ‘설송원’ 부분과 함께 위치되어 한글 ‘설송원’의 한자 표기임을 쉽게 알 수 있으며, 모두 호칭 및 관념이 동일하므로, 실사용상표들은 거래 통념상 이 사건 등록상표와 동일성 범위 내에 있다고 할 것이다.[92] 피고와 이 사건 등록상표의 통상사용권자들(이하 ‘피고 등’이라 한다)은 설송원 F 본점, 설송원 G본점, 설송원 H본점˛ 설송원 I본점 등의 매장에서 망개떡을 제조하여 판매하였는데 ... 피고 등의 매장에서 제조 및 판매되는 ‘망개떡’은 매장 내에서 제조되어 판매되는 음식이기는 하지만, 앞서 본 바와 같이 ’망개떡’은 피고 등의 매장에서 동일한 모양과 크기로 제조되어 계속적으로 또는 반복적으로 판매되었던 점, 위 ‘망개떡’은 매장 진열장에 진열된 상태에서 낱개로 판매되거나 10개, 20개, 30개 등의 단위로 규 격화된 박스에 포장되어 판매되었던 점 등에 비추어 보면, 양산성을 갖는다고 할 것이다.[93] 특허심판원 2013. 4. 19.자 2012당1996 심결 → 특허법원 2013. 11. 7. 선고 2013허4923 판결 : 원고패[94] 서체를 다소 달리한 정도에 불과하므로, 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 할 것이다(이러한 점에 관하여 당사자 사이에 별다른 다툼도 없다).[95] 나) 살피건대, 이 사건 등록상표의 지정상품 ‘휴대용화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것)’는 휴대할 수 있고 화장품을 채울 수 있는 용도의 ‘케이스’를 의미한다 할 것이고, 위 ‘케이스(Case)’는 상자, 용기, 통, 주머니 등을 통칭하는 용어라고 봄이 타당하다. 그리고 실사용 상품도 ‘내부수납용 파우치’라는 명칭 중 ‘가죽 등으로 만든 주머니’를 의미하는 ‘파우치(Pouch)’라는 표현에서 보듯이 휴대가 가능하고 화장품 등의 소지품을 채울 수 있는 용도의 용기 내지 주머니에 해당한다 할 것이다(위 인터넷통신판매 사이트의 일부 화면(을 제6호증의 2)에 ‘구성품명’에 관한 기재로서 핸드백과 실사용 상품이 병기되어 있고, 같은 화면에는 ‘상품특성’에 관한 기재로서 ‘내부에 탈부착이 가능한 파우치백이 들어 있어 중요한 소지품의 수납이 가능하다.’라는 내용이 아울러 발견된다). 여기에다 실사용 상품이나 그와 일체로 판매된 핸드백은 모두 이 사건 등록상표의 위 지정상품과 마찬가지로 여성층을 주된 수요자로 한다 할 것인 점까지 보태어 볼 때, 실사용 상품은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품 ‘휴대용화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것)’과 동일성이 있는 상품에 해당한다고 봄이 타당하다.
다) 이에 대하여 원고는, 특허청이 제공하는 상품해설집에 ‘휴대용화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것)’에 관하여 ‘상자형으로 내부에는 칸막이가 되어 있어 화장용구를 구분해서 넣을 수 있으며 뚜껑 안쪽에는 거울이 부착되어 있는 것을 특징으로 한다.’라는 내용으로 기재되어 있을 뿐만 아니라, 인터넷 포털사이트에도 ‘화장품케이스’에 관하여 같은 내용으로 게시되어 있고, 한편 인터넷 포털사이트에 ‘파우치’에 관하여는 ‘가죽제 지갑, 다목적 지갑’ 등으로 게시되어 있다는 사유를 들어, 실사용 상품은 이 사건 등록상표의 위 지정상품과 동일성이 없다는 취지로 주장한다.
그러나 원고가 지적하는 특허청 상품해설집의 기재나 인터넷 포털사이트의 게시는 모두 ‘휴대용화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것)’, ‘화장품케이스’ 및 ‘파우치’ 등의 용어사용에 관한 예시로 볼 수 있을 뿐이어서, 이에 근거한 원고의 위 주장사유는 앞서 본 바와 같은 실사용 상품과 이 사건 등록상표의 위 지정상품 간의 동일성 판단에 어떠한 장애가 된다고 보기 어려우므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.[96] 실사용 상품은 비록 핸드백과 일체로 구성되어 판매되기는 하였으나 그 구성 물품 중 하나인 핸드백과는 구별되는 또 다른 하나의 구성 물품으로서 판매된 이상 핸드백과 마찬가지로 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품에 해당한다고 봄이 타당하고, 이와 달리 원고가 지적하는 연결용 끈이 존재한다는 사정만으로 실사용 상품이 핸드백의 일부 구성요소에 불과하다고 볼 수는 없다할 것이다. 또한 원고의 나머지 주장사유는 결국 실사용 상품이 사용되는 구체적인 태양에 불과한 것이어서, 그러한 사정을 들어 실사용 상품이 그 자체로서 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되지 못한다거나 장래에 거래시장에서 유통될 가능성 또는 개연성이 배제된다고 보기도 어려운 것이다.[97] 이 사건 등록상표와 비교하여 볼 때 영문자를 둘러싼 직사각형의 테두리 도형 부분이 없다는 점에서 차이가 있다. 그러나 위 직사각형의 테두리 도형 부분은 간단하고 흔히 있는 구성으로 식별력을 가진다고 할 수 없기 때문에 이를 생략하더라도 이 사건 등록상표의 자타상품식별기능에 변경을 가지고 온다고 볼 수 없다.[98] 티셔츠는 ‘T’자 모양으로 생긴 반소매 셔츠로 그 형태에서 유래된 의복의 명칭이고, 체조복은 신체의 성장발달을 조장하고 건강과 체력을 증진하기 위한 신체운동을 할 때 입는 옷으로 그 기능에서 유래된 의복의 명칭이다. 따라서 티셔츠도 그 재질과 형상에 비추어 체조할 때 입을 수 있는 형태라면 체조복에 해당된다고 할 것인바, 앞서 본 줌바티셔츠는 외견상 신체의 성장발달을 조장하고 건강과 체력을 증진하기 위한 신체운동을 할 때 입을 수 있는 것으로 보이는 점에서 체조복에 포함된다고 판단된다.[99] ’거래서류‘인 세금계산서에 각 한글표장인 ‘유플러스’를 사용한 사실을 인정할 수 있고, 위 실사용표장은 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있다 할 것이다.[100] ‘어댑터’는 ‘기계나 기구 따위를 다목적으로 사용하기 위한 보조 기구 또는 그것을 부착하기 위한 보조기구’(네이버 국어사전 참조) 내지 ‘두 개의 상이한 부분을 연결시키는 데 사용하는 장치, 젠더 체인저(gender changer)라고도 불린다. 플러그, 잭 등의 기자재의 규격이 다른 경우 이에 부착시켜 사용하는 가감장치’(네이버 용어사전 참조) 등의 의미를 갖는다.
그런데 피고가 이 사건 등록상표를 사용하였다고 주장하는 상품은 핸드폰과 컴퓨터를 연결해서 컴퓨터로부터 충전을 할 수 있는 기능과 핸드폰과 컴퓨터를 연결해서 데이터를 이동할 수 있는 기능을 하여, 연결핀이 각기 다른 제품 사이에서 전기 충전과 데이터 이동을 할 수 있도록 연결하는 장치이므로, ‘두 개의 상이한 부분을 연결시키는 데 사용하는 장치, 젠더 체인저’, ‘플러그, 잭 등의 기자재의 규격이 다른 경우 이에 부착시켜 사용하는 가감장치’라는 ‘어댑터’의 정의에 부합한다.[101] 피고가 대구 수성구 범어동 (이하 생략)에서 2006. 2. 15.경 ‘백남준 미술관’을 개관하고, 위 개관일부터 2006. 3. 14.경까지 개관 전시회를 개최하면서 그 방명록에 이 사건 등록상표서비스표(등록번호 생략) “파일:백남준 미술관.png”를 표기하여 위 미술관을 방문한 관람객들이 열람할 수 있도록 한 사실을 인정하고, 위 사실관계에 의하면 이 사건 심판청구일(2008. 9. 12.) 전 3년 이내인 2006. 2. 15.경부터 같은 해 3. 14.경까지 이 사건 등록상표서비스표가 그 지정서비스업인 ‘미술관경영업’의 서비스 내용에 속하는 미술품 전시 서비스의 제공 시 그 수요자인 관람객의 이용에 공여되는 물건인 ‘방명록’에 표시되고 국내에서 사용되었으므로, 이 사건 등록상표서비스표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 등록이 취소되어야 하는 것이라고 할 수 없다고 판단하였다.
앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면 위와 같은 원심의 사실인정과 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같이 논리와 경험의 법칙에 위배하고 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 인정하거나 서비스표 사용에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없다.[102] 실사용상표는 이 사건 등록상표의 ‘N’과 ‘k’ 사이의 ‘○’를 다소 크게 처리한 것 외에는 이 사건 등록상표의 구성과 별다른 차이점을 발견할 수 없고, 이 사건 등록상표는 ‘엔 케이 스탑’이나 ‘엔 점 케이스탑’으로 호칭될 가능성도 배제할 수 없으나 일반 수요자들 사이에서 주로 실사용상표와 같이 ‘녹스탑’으로 호칭된다고 봄이 상당하며, 관념에 있어서도 양 상표 사이의 차이점을 발견할 수 없으므로, 사회통념상 실사용상표는 이 사건 등록상표의 동일성 범위 내에 있는 상표라고 할 것이다.[103] ‘포장용지’라 함은 물건의 파손을 방지하고 오염으로부터 물건을 보호하거나, 물건을 돋보이게 하기 위하여 그 물건을 감싸는 용지를 말한다 할 것인데 실사용상표는 금속부품을 감싸는데 사용되는 용지에 사용되었으므로 실사용상표가 포장용지에 사용되었다고 봄이 상당하고, 그 용지가 방청기능을 가진 방청지라 하여 달리 볼 것은 아니다.[104] 이 사건 등록상표서비스표는 “파일:CJ등록상표.png”와 같이 도형으로만 구성되어 있고, 사용상품인 기프트카드에는 “파일:CJ실사용상표.png”와 같은 상표서비스표를 사용하였는바, 이 실사용상표서비스표에는 “(좌측 도형부분 - 생략)”와 같은 도형과 문자 “(우측 문자부분 - 생략)”이 결합되어 있으나, 그 결합으로 인하여 새로운 특정한 관념을 형성하는 것도 아니어서 분리 관찰될 수 있고, 도형 부분만으로도 상품의 출처로 충분히 인식된다 할 것이고, 비록 사용 증거(을 제35호증)에서 실사용상 표서비스표 도형의 해상도가 낮으나 피청구인의 다른 증거들을 종합하여 보면, 피청구인은 이 사건 등록상표서비스표 “파일:CJ등록상표.png”와 동일한 표장을 사용한 것이라고 하겠다.[105] 특허청 발간 상품해설집에 따르면, ‘코드화된 자기카드’란 ‘플라스틱에 자성체를 입힌 정보 기록용 카드, 아이디카드, 현금인출카드 등이다’고 하고 있고, ‘자기식 카드’ 에 대하여는 ‘플라스틱에 자성체를 입힌, 정보 기록용 카드를 말하며 아이디카드, 현금 인출 카드 따위가 있다’고 하고 있다. 또한 ‘자기식으로 암호화된 기프트카드’란 ‘사용 대금이 미리 지불되어 기록된 해당 금액 내에서 물품이나 용역을 구입하는 용도로 쓰 는 자기식으로 암호화된 카드’라고 하고 있고, ‘코드화된 선불형 자기식카드’는 ‘카드 잔액 범위 내에서 수시로 소액의 물품이나 용역을 자유로이 구입할 수 있게 코드화된 선불형 자기식카드’를 말한다고 하고 있다.
한편, 피청구인이 사용한 ‘기프트카드(GIFT CARD)’는 ‘무기명 선불카드로 상품권과 비슷한 개념이며 상품권을 카드화한 것’을 말하는 바(위키백과 참조), ‘기프트카드’는 NICE 분류에 따른 정식 상품 명칭은 아니나, 정해진 금액 내에서 사용할 수 있도록 한도가 정해진 카드라 할 것이므로 위 특허청의 상품해설집의 용어 정의에 비추어 볼 때 ‘코드화된 자기카드’나 ‘코드화된 선불형 자기식카드’의 일종에 해당한다고 봄이 타당하다 하겠다.
그런데 특허청은 지정상품의 유사여부 판단시 참고하기 위해 특허청 예규로 정한 유사상품심사기준에서 이들 지정상품에 대해 유사군코드를 G390803과 G520101로 혼재하여 지정하고 있으나, 위의 지정상품들은 모두 유사상품심사기준의 유사군코드 분류 기준에 비추어 볼 때 ‘자기식카드 또는 음악이 아닌 것이 수록된 전자매체’에 속하는 것들로서 그 속성상 동일하거나 유사한 지정상품에 해당한다 하겠고, 실거래사회에서도 ‘코드화된 자기카드’와 ‘코드화된 선불형 자기식카드’가 뚜렷하게 구분되지 않고 혼재되어 사용되고 있다 하겠다.
그렇다면, 실사용상품인 ‘기프트카드’와 ‘코드화된 자기카드’는 그 용도·기능·품질 등 상품 자체의 속성과 거래실정을 고려해 볼 때 동일성 범주에 해당하는 상품이라고 할 것이다.[106] 품질·용도·복용방법·유통경로·수요자의 범위 등 상품의 속성과 거래의 실정에서 동일하다고 할 수 없으므로, 원심이 원고가 원심 판시의 사용상품에 이 사건 등록상표를 사용한 것이 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘알로에즙이 포함된 야채주스’와 동일성 있는 물품에 대하여 등록상표를 사용한 것이라고 할 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 상표등록취소제도에 있어 상품의 동일성에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.[107] 이 사건 등록상표의 지정상품의 하나인 ‘진주, 산호’는 보석의 원석에 해당하는 원재료이거나 또는 이를 가공처리한 것을 말하므로 그 공급자는 ‘진주, 산호’의 채집자 또는 보석가공업자이고 그 수요자는 보석가공업자 또는 귀금속판매상인 반면, 실사용표장이 사용된 ‘진주 반지, 산호 반지’는 위와 같이 가공처리한 ‘진주, 산호’를 디자인된 반지틀과 결합하여 심미감을 갖는 보석 장신구로 만든 것으로서 그 공급자는 귀금속판매상이고 그 수요자는 일반소비자이다.
그렇다면 ‘진주, 산호’와 ‘진주 반지, 산호 반지’는 양 상품의 품질·용도·형상 및 사용방법이 다르고, 그 공급자 및 수요자가 다르다고 할 것이고, 위와 같은 양 상품의 속성과 거래의 실정을 고려하면, 피고가 보석 장신구인 ‘진주 반지, 산호 반지’에 이 사건 등록상표를 사용한 것은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘진주, 산호’와 동일성 있는 물품에 대하여 등록상표를 사용한 것이라고 할 수 없다.[108] 특허심판원 2022. 4. 15.자 2020당3911 심결 → 특허법원 2022. 11. 24. 선고 2022허3281 판결 : 원고패[109] “판매대행업”이란 ‘타인의 상품을 대신 제3자에게 판매하여 주는 서비스를 제공하고 그에 대한 수수료를 받는 서비스업’이라고 볼 것이므로(대법원 2007. 4. 13. 선고 2005후650 판결 참조), “식품판매대행업”은 타인의 식품을 제3자에게 판매하여 주고 그에 대한 수수료를 받는 서비스업을 의미한다고 봄이 타당하다 ...
C의 홈페이지 등에 실사용표장들이 표시된 위치와 크기 등 실사용표장들의 사용태양과 아울러 C의 홈페이지 등의 구체적인 내용 등을 감안해 볼 때, C의 홈페이지 등은 C이 식품판매대행업을 영위하는 것에 대한 광고나 그 서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건 등에 이 사건 등록서비스표를 표시한 것이라고는 판단되지 않고, 단지 C의 회사 자체나 C이 판매하는 상품 등에 관한 광고에 실사용표장들을 표시한 것으로 보일 뿐이다.[110] 다음과 같은 사정들을 종합하면, 원고 측의 실사용상표 1, 2, 3은 이 사건 취소대상 지정상품인 ‘구이통닭, 튀김통닭’ 등에 사용되었다고 보기 어렵고, 닭요리전문 음식점업과 같은 서비스업의 출처표시로서 사용된 것으로 보인다.
...
가) 원고 측의 B, C이 운영한 닭요리전문 음식점은 자신의 서비스업 장소에서 음식을 조리하여 일반 수요자에게 판매하되 일반 수요자들이 음식을 그 서비스업 장소에서 먹을 수 있도록 장소와 식탁, 수저 등의 식사도구 및 밑반찬, 물 등의 무료제공 음식을 같이 제공하거나, 혹은 수요자들이 원하는 장소에서 먹을 수 있도록 음식을 배달하여 주는 곳으로서 이와 같은 형태의 영업은 서비스업에 해당한다.
나) 앞에서 본 법리와 같이 상표법상 상품이라 함은 상거래 목적물로서 유통과정에 놓이는 교환가치를 가지는 유체물을 말하고, 이는 유통성과 양산성을 전제로 하는데, 음식점에서 즉석에서 조리되어 판매, 제공되는 음식물 등은 유통과정에 놓이는 것이 아니기 때문에 상표법상 상품에 해당하지 아니하므로, 그러한 음식물에 상표가 사용되더라도 그것은 상표의 사용으로 볼 수 없다 ...
다) ... '상품'으로서의 '구이통닭, 튀김통닭' 등은 반조리 또는 조리 상태로 생산되어 반복하여 거래의 대상이 될 수 있고, 마트, 편의점, 온라인 쇼핑몰 등과 같은 유통과정에서 판매되는 아래와 같은 닭요리 상품(을 제10호증의 2, 3, 7, 10, 11 등)을 의미하는 것이지, B, C이 닭요리전문 음식점을 운영하면서 주문자의 주문에 의하여 조리·판매되고, 소비자에 의해 바로 소비될 것을 전제로 하는 닭요리와 같은 음식물은 유통성이 있다고 보기 어려워 상표법상 상품으로 보기 어렵다.[111] 2007년 특허청이 도소매업을 서비스업의 정식명칭으로 인정하기 전에는 도소매업자들이 판매대행업이나 판매알선업을 지정서비스업으로 지정하여 출원하는 경우가 종종 있었으므로, 무효심판에서 판매대행업이나 판매알선업을 도소매업과 동일 또는 유사한 서비스업에 해당하는지 여부가 논란이 되어 왔고, 취소심판에서도 위와 같은 경우 동일성의 범위에 있는 서비스업에 해당하는지 여부가 논란이 되어 왔다. 하지만 최근의 여러 판례들을 보면 ‘도소매업’과 ‘판매대행업’, ‘판매알선업’은 동일성의 범위에 포함되지 않는 서비스업이라고 판결하고 있고(특허법원 2020. 6. 12. 선고 2019허7801 판결, 2017. 9. 15. 선고 2017허2772 판결, 2011. 10. 28. 선고 2011허5915 판결), 이는 2007년 이후에는 도소매업을 지정서비스업으로 하는 서비스표 등록이 가능하였음에도 불구하고, 서비스표권자가 도소매업을 지정서비스업에 추가하는 등의 어떠한 조치도 취하지 않고 이를 방치한 것은 서비스표권자의 책임이 있다는 견해가 설득력을 얻고 있는 것으로 보인다.[112] 2010년경부터 서귀포시에서 “핀크스(Pinx)” 골프장 운영[113] 가) 먼저 "판매대행업"이란 '타인의 상품을 대신 제3자에게 판매해주는 서비스를 제공하고 그에 대한 수수료를 받는 서비스업'이므로, 상품에 대한 소유권을 갖고서 자신의 이름으로 상품을 제3자에게 판매한 후 제3자로부터 그 대가를 받아 자신의 수입으로 삼는 형태의 "소매업"은 여기에 해당되지 않는다.
나) 그런데 위 인정 사실만으로는 골프매니지먼트가 핀크스 골프장 내의 프로샵에서 스스로 골프용품 판매대행업을 영위하였다고 할 수 없고, 달리 이를 인정할 만한 아무런 증거도 없다. 나아가 원고와 골프매니지먼트 사이의 위탁운영계약에 따르면, 골프매니지먼트는 위 프로샵에서 취급하는 전 품목의 사입 및 대금 지불 등의 업무를 처리하기로 약정하였는데, 이는 골프매니지먼트가 그 품목의 소유권을 취득함을 전제로 한 것이어서, 골프매니지먼트는 '골프용품 판매대행업'이 아니라 '골프용품 소매업'을 영위한 것이라고 할 수 있을 뿐이다.
다) 또한 지브이엠의 경우, 위 인정 사실에 의하면 2015. 1.경부터 6.경까지 위 골프샵에서 "캡틴산타", "휴스토니", "람다" 등의 골프용품을 판매한 사실은 확인되나, 지브이엠이 위 각 골프용품의 소유권을 여전히 그 판매업체에 유보시킨 상태에서 제품 판매 서비스를 제공하고 그에 따른 수수료만 지급받았다고 인정할 만한 어떠한 증거도 없다. 오히려 원고와 지브이엠 사이의 임대차계약에 따르면 지브이엠은 상품 매출액의 일정 비율을 임대수수료로 원고에게 지급하기로 약정하였음을 확인할 수 있고, 이 역시 지브이엠이 위 각 골프용품의 소유권자로서 판매대금을 모두 보유함을 전제로 한 것이어서, 지브이엠도 골프용품 소매업을 영위한 것에 불과하다고 보아야 한다.
... 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록서비스표의 출원 당시에는 특허청의 서비스표등록 실무상 골프용품 소매업 을 지정서비스업으로 한 서비스표등록이 불가능하였기 때문에, 원고가 골프용품 판매대행업 을 지정서비스업으로 하여 이 사건 서비스표를 출원한 것뿐이고, 이 사건 등록서비스표가 등록된 후인 2007년에 이르러서야 비로소 골프용품 소매업을 지정서비스업으로 하는 서비스표등록이 가능해진 것인데, 이 사건 등록서비스표를 골프용품 판매대행업에 사용하지 아니하였음을 이유로 그 등록을 취소하는 것은 부당하다는 취지로 다툰다. 그러나 원고의 주장 자체에 의하더라도 2007년경에는 골프용품 소매업을 지정서비스업으로 하는 서비스표 등록이 가능하였다는 것인데, 원고는 그 후로도 골프용품 소매업을 지정서비스업에 추가하는 등의 어떠한 조치도 취하지 않고 이를 방치하였던 것에 불과하므로, 이 사건 등록서비스표를 골프용품 판매대행업에 사용하지 않았음을 이유로 한 서비스표등록의 취소가 원고에게 부당하다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.[114] 원고의 통상사용권자인 주식회사 탐앤탐스(대표자 원고)가 운영하는 ‘○○○○’이라는 음식점에서 2014. 2. 17.경 ‘폭탄밥’이라는 메뉴를 3,000원에 제공한 사실이 인정되기는 하나, 상표법에서의 상품은 상거래의 목적물로서 유통과정에 놓이는 교환가치를 가지는 유체물을 말하고, 유통성과 양산성을 전제로 하는데, 위 ○○○○이라는 음식점에서 제공한 폭탄밥이라는 음식물은 유통과정에 놓이는 것이 아니기 때문에 상표법에서의 상품에 해당하지 않는다. 따라서 위 음식점에서 메뉴판에 폭탄밥이라는 표장을 사용하는 것이 위 음식점에서 제공하는 서비스업에 사용된 것으로 볼 수는 있어도, 상표적 사용으로 볼 수는 없다고 할 것이다.[115] 정리회사 영남방직 주식회사의 관리인 김주학[116] 홍합추출물을 어유의 한 종류라고 볼 수 있다 하더라도, 일반적인 의미에서 어유는 액체 상태의 오일 자체를 가리키고, 그 용도 또한 일반적으로 경화유(硬化油)로 만든 다음 마가린이나 비누의 원료로 사용하는 것으로 소개되어 있는 반면, 이 사건 사용상품은 액체 상태의 오일 그 자체가 아니라 액체 상태의 초록입홍합추출오일에 다른 성분의 물질인 올리브유, 비타민 등을 첨가한 후 캡슐화한 정제로 가공한 건강기능식품으로 그 내용물의 구성을 보면 초록입홍합추출오일은 32.25%만 포함되어 있고, 나머지는 올리브오일 64.53%, 비타민 E(D-Tcopherol) 3.22%로 홍합 이외의 다른 성분의 물질들이 더 많이 포함되어 있는바, 양자는 제품의 내용 및 형태, 제조 과정, 용도 등에 있어 많은 차이가 있어 이 사건 사용상품을 어유와 동일한 상품이라고 볼 수는 없다. 한편, 홍합은 식용으로 사용되는 어패류인 조개 그 자체를 의미하는 것으로 인식되는바, 홍합 그 자체와 홍합에서 오일을 추출한 다음 다른 성분의 물질과 혼합하여 캡슐화한 가공식품인 이 사건 사용상품을 동일한 상품이라고 보기도 어렵다.[117] 소외 회사들이 생산한 와이셔츠 등에는 위 꼬리표와는 별도의 자신의 상표가 제품 자체에 각 고정 부착된 형태로 명시되어 생산, 판매되고 있었던 점 및 위 꼬리표의 제목이 ‘꿈의 신소재’라고 기재되어 있는 점 등에 비추어 보면, 소외 회사들이 와이셔츠 제품에 꼬리표 형태로 부착 사용한 위 각 표장은 단지 그들이 제조·판매하는 와이셔츠 제품 가운데 그 원단 섬유 내지 원사의 출처를 표시할 목적으로 사용된 것으로 판단되고, 와이셔츠 제품의 일반 수요자나 거래자들도 위 각 꼬리표를 와이셔츠 제품 자체가 아니라 원단 내지 원사의 출처표시로서 받아들일 것이라고 봄이 상당하(다.)[118] 피청구인이 고객에게 제공한 냅킨용 종이는 ① “ ”와 같이 주제공 서비스 대상물인 ‘음료, 케잌’을 제공하면서 부수적으로 제공한 것으로 추단되는 점, ② 일반적으로 ‘냅킨용 종이’의 도·소매업에서 ‘냅킨용 종이’를 판매할 경우 최소 박스 단위로 판매하는 것이 경험칙이고, 1장, 2장 단위로는 판매하지는 않을 것으로 보이는 점, ③ 일반적으로 식당에서 제공하는 ‘냅킨용 종이’는 손님에게 판매하는 것이 아닌 ‘조리된 음식 서비스 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건’으로 식사 완료 후에 폐기하는 것이 일반적인 거래실정으로 보이는 점 등을 종합하면, 피청구인이 운영하는 ‘피카 엑스포점’이라는 커피전문점에서 실사용상표가 표시된 ‘냅킨용 종이’를 손님에게 제공한 사실이 인정되기는 하나, 이는 위 커피전문점에서 제공하는 서비스업에 사용된 것으로 볼 수는 있어도, ‘냅킨용 종이’에 대한 상표적 사용으로 볼 수는 없다고 할 것이다.
... 피청구인은, 피청구인의 사업자등록증에 기재된 업태는 ‘도매, 소매업’이고, 종목은 ‘무역(문구, 식품 등) 문구’로 기재되어 있으며 2008. 3. 27. 개업 이래 현재까지 활발하게 운영 중임을 알 수 있으므로, ‘냅킨용 종이’에 ‘FIKA’ 상표를 표시하여 유통하였다는 취지로 주장한다.
살피건대, 실제로 피청구인이 ‘냅킨용 종이’에 관한 도·소매업을 영위하였다면, ‘냅킨용 종이’를 제조 또는 구입·판매하기 위한 계획서(또는 시안), 주문견적서(또는 주문내역), 거래명세서(또는 매출전표) 등 그 사용사실을 뒷받침 할 수 있는 증거가 충분히 있을 것인데 이와 관련하여 제출된 증거가 전혀 없는 점으로 미루어 볼 때, 피청구인이 제출한 증거자료만으로는 이 사건 등록상표가 표시된 ‘냅킨용 종이’가 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 인정하기에 미흡하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.[119] 1) ... 갑 제4호증과 같은 홈페이지를 캡처하여 저장한 인터넷 아카이브 기록물(갑 제8호증의 2, 3)의 상단에는 아래(갑 제8호증의 2)와 같이[166] 캡처 및 저장 이력이 나타나 있다.
위 내용에 의하면 이 사건 취소심판 청구일로부터 1년이 경과한 후인 2017. 10. 5.부터 6회에 걸쳐 홈페이지 화면캡처가 이루어져서 그대로 저장되었음을 알 수 있을 뿐, 이 사건 취소심판 청구일인 2016. 6. 30. 이전에는 홈페이지에 대한 캡처 이력이 전혀 없어, 위 시기에 갑 제4호증과 같은 홈페이지가 실제로 존재하였는지 여부를 확인할 수 없다.
2) 갑 제5호증 역시 원고가 운영하는 '세울자동문'이라는 상호를 가진 업체의 홈페이지(웹주소: http://www.overhead-door.co.kr)를 캡처한 자료로서, 여기에는 차고문 개폐기의 상품 사진이 수록되어 있으며, 위 상품의 포장에는 아래와 같이 이 사건 등록상표의 표장인 'SOMMER'가 표기되어 있다(다만, 위 상품사진이 업로드된 일시를 알 수는 없다). 또한 홈페이지 중 'Notice & News'란에는 이 사건 취소심판 청구일 이전인 2014. 7. 16.부터 2015. 10.30.까지 3개의 공지글(총 4개의 공지가 있는데 그중 1개의 등록시점은 이 사건 취소심판 청구일 이후이다)이 등록되어 있다.
그런데 갑 제5호증과 유사한 화면이 나타나 있는 인터넷 아카이브 기록물(갑 제9호 증) 상단에는 아래와 같이 위 홈페이지가 2016. 5. 11. 캡처 되었으며, 그 전에도 동일한 홈페이지 화면이 다수 캡처된 것으로 이력이 나타나 있지만, 이렇게 캡처된 화면에는 이 사건 등록상표의 표장인 'SOMMER'의 표기가 나타나 있지 않다(원고 역시 이 사실을 다투지 않고 있다, 이 법원 제1회 변론조서 참조).
나아가, 위 홈페이지(갑 제5호증에 나타난 것)는 알 수 없는 시점에 폐쇄되어 이 사건 변론종결일 현재 그 내용을 확인해 볼 수 없는 점(을 제1, 2호증)까지 보태어 보면, 과거에 존재하였다는 홈페이지에 그 등록 시점을 알 수 없는 위 상품사진 1장이 등록되어 있었다는 사실과 이 사건 취소심판 청구일 이전에 3건의 공지글이 홈페이지에 업로드 되어 있었다는 사실만으로는 이 사건 등록상표가 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 사용되었다고 인정하기에는 부족하다고 할 것이다.
3) 갑 제6호증은 상품의 사진들로서 위 상품 외면에는 이 사건 등록상표의 표장인 'SOMMER'가 표시되어 있다. 그러나 위 사진들에는 촬영일자가 나타나 있지 않아, 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 원고가 이 사건 등록상표를 사용하였음을 확인할 수 없다.
4) 갑 제7호증은 피고가 2017. 8. 30. 원고에게 발송한 경고장이다. 여기에는 '원고가 이 사건 등록상표를 정당한 권리자인 피고의 허락 없이 임의로 원고 명의로 등록하였는데, 이는 피고의 정당한 권리행사를 방해하는 것일 뿐만 아니라, 악의에 의해 피고 상표의 주지저명성에 부당편승하기 위한 것이므로, 원고는 피고에게 이 사건 등록상표에 대한 권리를 이전하고, 향후 피고의 권리를 침해하지 않겠다고 약속할 것을 요구'하는 취지의 문언이 기재되어 있다.
다만 그 일부에는 피고가 이 사건 등록상표를 '사용'하고 있다는 문언도 포함되어 있으나 (경고장 2면 3항 3째줄 '... 귀하가 상표 "SOMMER"를 등록하고 사용함으로써...' 부분이다), 위 경고장의 전체적 내용과 취지는 원고가 이 사건 등록상표를 피고와의 거래 관계를 이용하여 등록한 것이 부당하다는 내용일 뿐만 아니라, 위 기재만으로는 원고가 이 사건 등록상표를 사용한 시점을 특정할 수 없는 점에 비추어 볼 때, 위 경고장만으로는 원고가 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 사용한 사실을 인정할 수 없다.
5) 이 사건 변론종결일 이후에 피고가 참고자료로 제출한 자료에 의하면, '월간 창호기술'이라는 인터넷 잡지에 원고가 한 2010. 11. 5.자 인터뷰 기사가 수록되어 있다. 여기에서 원고는 '세울자동문은 자동문의 생명은 오퍼레이터라는 생각으로 예전부터 독일 수입모터를 사용해 왔다. 기존 독일 SOMMER사(피고를 지칭한다)의 오퍼레이터를 적용했지만, 최근 Avanti사 제품으로 교체하게 되었다'는 취지로 인터뷰를 하였는데, 그 취지는 자동문 제품의 거래업체를 기존의 피고에서 Avanti로 변경하였다는 것이다. 그런데 원고는 피고로부터 이 사건 등록상표의 지정상품인 자동문개폐기 등을 수입하여 국내에 공급하면서 이 사건 등록상표를 사용하였음을 인정하고 있는데(제1회 변론조서 참조), 2010. 11. 5.경부터는 기존 거래처인 피고로부터 다른 업체인 Avanti로 거래처를 변경하였다는 위 인터뷰 기사 내용에 비추어 보면, 위 무렵부터는 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하지 않았을 개연성도 적지 않아 보인다.[120] ① 통상실시권자 중 정춘예는 원고의 어머니이고, 자연주의 농업회사는 원고가 이사로 있는 회사이다. 원고는 정춘예, 자연주의 농업회사로부터 이 사건 등록상표의 사용에 대한 대가를 지급받은 바 없다.
② 원고는 2016. 10. 13. '소믈리에 타임즈'에 실린 인터뷰에서 "용의 눈동자" 제품을 2016년부터 출시하는 신제품으로 소개하였다.
③ 원고는 정춘예가 심판청구일 전에 이 사건 등록상표를 표시하여 쌀 제품을 판매하였다는 증거로 매장에 진열된 제품사진(...), 거래명세서(...), 세금계산서(...), B가 운영하는 네이버 블로그(자연주의 하이라이스 연구회) 게시글(...) 등을 제출하고 있다. 그러나 사진의 촬영일자나 쌀의 도정일자 표시, 네이버 블로그 게시글이나 댓글의 내용은 임의로 변경이 가능하고(...), 세금계산서에는 품목이 "쌀"이라고만 기재되어 있으며, 거래명세서는 정춘예가 수기로 작성한 것으로 상대방에게 교부되었는지 여부를 알 수 없다. 또한 원고는 위 제품의 납품내역, 판매내역 등을 뒷받침할만한 아무런 자료를 제출하지 못하고 있다.
④ 원고는 자연주의 농업회사가 심판청구일 전에 이 사건 등록상표를 표시하여 쌀 제품을 광고 판매하였다는 증거로 자연주의 농업회사가 운영하는 네이버 블로그 게시글(...), 온라인쇼핑몰 게시판 게시글(...) 등을 제출하고 있으나, 블로그나 게시판 게시글의 제목, 내용 등은 임의로 변경이 가능하고, 위 게시글의 내용 또한 "용의 눈동자"의 재배 방법, 과정에 대한 것으로 제품 구입이나 판매에 대한 내용이 아닐 뿐만 아니라 자연주의 농업회사가 2016년 햅쌀로 "용의 눈동자" 제품을 판매하여 위 게시글 작성일 무렵에는 위 제품을 판매하고 있지 않은 것으로 보이는 점에 비추어 볼 때, 위 게시글을 "용의 눈동자" 제품에 대한 광고로 보기도 어렵다. 또한 원고는 자연주의 농업회사가 심판청구일 전에 위 제품을 판매한 내역 등을 제출하지 못하고 있다.
⑤ 원고는 심판청구일 전에 이 사건 등록상표를 표시한 쌀제품이 시중에 유통되었다는 증거로 2014. 12. 1. 네이버 블로그에 "EM쌀(추청)/ 두물머리 상수원쌀, 용의 눈동자 : milkyqueen(밀키퀸) 비교하기"라는 제목으로 게시된 글(...)을 제출하고 있다. 그런데 위 게시글에 게시된 제품사진은 원고가 2016. 5. 7.경 도정한 제품을 찍은 것이라고 제출한 사진(갑 제10호증의3)과 매우 유사한 것으로 위 게시글이 원고와 무관한 제3자에 의해 위 게시일 무렵 작성된 것인지 의문이 든다.[121] 특허심판원 2002. 2. 28.자 2001당1526 심결 → 특허법원 2002. 8. 23. 선고 2002허2419 판결 : 원고패 → 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후2020 판결 : 파기환송 → 특허법원 2004. 10. 14. 선고 2004허936 판결 : 원고승 → 특허법원 2004. 10. 14. 2004허(환송)936 → 특허심판원 2005. 1. 27.자 2004당(취소판결)136 심결[122] 소외인이 원고에 의하여 이 사건 등록상표가 표시된 가방을 원고로부터 직접 수입하여 그 상표가 표시된 그대로 국내의 다른 판매업자에게 양도한 것은 정상적인 거래행위에 해당하고, 이와 같은 상품의 수입, 양도행위가 불사용을 이유로 하는 상표등록취소를 회피하기 위하여 형식적으로 이루어진 것이라고 보기는 어려우므로, 일본국에서 이 사건 등록상표를 표시한 원고는 국내에서도 이 사건 등록상표의 지정상품에 이 사건 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고 봄이 상당하다.[123] 특허심판원 2001. 3. 30. 2001당1361 → 특허법원 2002. 9. 5. 선고 2002허3023 판결 : 원고패 → 대법원 2003. 12. 12. 선고 2002후2273 판결 : 상고기각[124] 피고가 미국에서 위 상품의 포장에 상표를 표시한 뒤 주식회사 짐월드가 이 사건 등록상표가 표시된 상품을 수입하여 국내의 정상적인 거래에서 유통함에 따라 사회통념상 국내에서 위 상품의 포장에 표시된 상표가 피고의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 할 것이고, 이러한 경우에는 피고가 국내에서 위 상품의 포장에 표시한 상표를 사용한 것으로 봄이 상당하므로( 대법원 2001. 4. 27. 선고 98후751 판결 참조), 피고가 국내에서 이 사건 등록상표를 사용한 것으로 판단한 원심은 결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 심리미진이나 사실오인 등의 위법이 있다고 할 수 없다.[125] 갑6호증의 기재에 의하면, 원고가 2015. 1. 28. 아시아나에 항공기에 장착할 기상 레이더기계기구와 관련한 입찰제안서를 제출한 바 있는데, 그 입찰제안서에 는 대상 장비가 “ ”와 같이 표시된 사실은 인정되고, 위 입찰제안서는 상품에 관한 거래서류라고 볼 수 있다. 그러나 위와 같은 입찰제안서의 제출을 가리켜 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 일반인에게 보이는 ‘전시’ 또는 불특정 다수인이 볼 수 있는 상태에 두는 ‘반포’로서, 구 상표법 제2조 제1항 제7호 다목의 상표 사용행위에 해당한다고 볼 수는 없다.[126] 2014. 5. 17.과 12. 17.자 원고 회사의 본사 홈페이지(http://honeywell.com)에는 "파일:Intuvue 3-D Weatehr Radar.png"와 같이 이 사건 등록상표와 그 지정상품에 관한 내용이 게재되어 있는 사실이 인정되고, 위와 같은 홈페이지의 게시 내용은 상품에 관한 정보가 시각적으로 인식될 수 있는 것이어서 광고에는 해당한다고 볼 여지는 있다. 그러나 위와 같은 홈페이지 게시 행위를 두고 상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 이를 반포하는 행위가 국내에서 이루어진 것이라고 볼 수 없는 이상, 원고가 국내에서 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 사용하였다고 볼 수는 없다.
... 원고는 프랑스 에어버스(Airbus)사에 "파일:IntuVue 3-D Weather Radar - 아시아나.png"와 같이 이 사건 등록상표가 표시된 3차원 기상레이더(3-D Weather Radar) 제품을 공급하였고, 에어버스사는 2014. 5. 30.경 아시아나에 위와 같은 상표가 표시된 레이더기계기구가 장착된 A380 항공기를 판매한 사실을 인정할 수 있다. 그러나 원고가 이 사건 등록상표가 표시된 레이더기계기구를 에어버스사에 공급한 행위가 국내에서 이루어졌다고 볼 수 없고, 에어버스사가 아시아나에 A380 비행기를 판매한 행위를 들어 원고가 국내에서 이 사건 등록상표를 표시한 레이더기계기구를 양도한 것이라고 볼 수도 없다.[127] 반면에 상표권의 권리범위확인심판에서는 확인대상표장에 대하여 그 표장과 동일 또는 유사한 등록상표의 상표권의 효력이 미치는가 여부를 거래상 상품 출처의 오인·혼동의 염려가 있는지 여부에 의하여 확정하는 것이므로, 애당초 일반 수요자나 거래자가 확인대상표장을 장식용 디자인으로 인식할 뿐 상품의 출처표시로서 인식하기 어렵다면 확인대상표장이 상표로서 사용된 것이라고 볼 수 없다.[128] 특허심판원 2011. 10. 6.자 2011당322 심결 → 특허법원 2012. 2. 17. 선고 2011허10740 판결 : 원고패 → 대법원 2013. 11. 28. 선고 2012후1071 판결 : 파기환송 → 특허법원 2014. 4. 3. 선고 2013허9812 판결 : 원고승 → 특허심판원 2014. 5. 30.자 2014당(취소판결)70 심결[129] 네일숍 매장 내부에 표시된 이 사건 표장은 일반 거래통념상 암코에스가 피고 등이 수입·판매하는 ‘essie’ 제품을 광고하거나 위 네일숍에서 ‘essie’ 제품을 사용 또는 판매한다는 점을 알리기 위하여 사용한 것으로 보일 뿐 자기 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용한 것이라고 보기는 어렵다.
따라서 앞서 본 법리에 비추어 보면, 위 네일숍 내부에 위와 같이 이 사건 표장이 표시되었거나 그러한 사진이 위 네일숍의 광고에 포함되어 있더라도 이를 불사용을 이유로 한 서비스표 등록의 취소를 면하기 위한 이 사건 등록서비스표의 사용에 해당한다고 할 수 없다.[130] 이 사건 카탈로그들 앞표지의 제목은 ‘파일:HSBOX.png’로 되어 있고, 약 60여 페이지로 구성된 이 사건 카탈로그들의 본문에는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘배전함’과 동일한 ‘분전함’에 관한 내용이 모두 ‘파일:HSBOX.png’(등록번호: 제774443호)라는 원고의 또 다른 등록상표 아래 기재되어 있으며, 이 사건 카탈로그들의 뒤표지 중간에 나열된 상표 중에는 이 사건 카탈로그들 본문에 실린 상품들과 전혀 관련이 없는 상품들을 지정상품으로 하는 등록상표 ‘파일:하이박스.png’(등록번호: 제265351호)와 영문자 부분이 동일한 ‘파일:Hi-Box.png’ 표장도 포함되어 있으므로, 이 사건 등록상표는 주식회사 화신이 사용하고 있는 여러 상표 중 하나로서 단순히 나열된 것으로 보이고 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘배전함’과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없다 할 것이어서, 위 (다)목에서 말하는 상표사용행위가 있다고 할 수 없다.[131] 특허심판원 2022. 3. 23.자 2020당2914 심결 → 특허법원 2022. 12. 1. 선고 2022허3106 판결 : 원고패[132] 한글 4글자 ‘인생맥주’를 세로로 배열한 문자 부분과 그 둘레를 감싸는 흰색 바탕에 검은색 테두리(실사용표장 1) 또는 흰색 테두리(실사용표장 2)로 된 직사각형이 결합한 표장으로서, 평범한 서체의 한글 4글자 ‘인생맥주’가 가로로 배열되어 있고 도형과 결합하지 않은 이 사건 등록서비스표(파일:인생맥주(2022허3106).jpg)와 문자의 배열 방법 등에 있어 외관상 다소 차이가 있기는 하다. 그러나 위와 같은 도안화의 정도만으로는 거래사회 통념상 식별표지로서 표장의 동일성을 해치지 않을 정도라 봄이 타당하다.[133] 인스타그램은 온라인 사진 공유 및 소셜 네트워크 서비스를 제공하는 플랫폼으로서 해시태그를 통한 검색 기능 등을 제공하고 있는 점, 위 각 게시물에 포함된 사진의 구도와 배경, 색감 등이 보는 사람의 이목을 끌어 구매력을 발휘하도록 하기 위하여 시각 등 감각을 통하여 구매자나 찬동자를 얻으려는 의도 하에 선택된 것으로 보이는 점, 위 각 게시물에 포함된 글 또한 피고가 영위하는 가맹사업 브랜드가 추구하는 컨셉에 부합하는 점 등을 종합하면, 위 각 게시물은 피고 및 피고 가맹사업자들이 제공하는 맥주전문점업이라는 서비스에 관한 광고에 해당하고, 피고가 인스타그램에 위 각 게시물을 게재한 행위는 이를 전시한 행위에 해당한다.[134] 이에 대하여 원고는, 실사용표장 1, 2는 피고의 주 영업표지인 ‘DAILYBEER’, ‘생활맥주’ 등을 대체 또는 보완할 서비스의 출처표시라기보다는, ‘인생샷’, ‘인생맛집’, ‘인생영화’ 등과 같이 ‘인생에서 꼽을 수 있는 무언가’를 나타낼 때 사용하는 신조어를 활용한 것뿐이어서 피고에게 상표 사용의사가 없거나 독자적인 서비스업의 출처표시로 사용된 것이 아니라는 취지로 주장한다.
... 이와 관련하여, 피고는 2014. 5. 여의도에 ‘생활맥주’ 직영 1호점을 개설한 이후 2019년 당시 200여 개 매장을 운영하며 ’생활맥주‘를 주 브랜드로 사용하면서 제품 홍보 등에 ’인생맥주‘를 이에 준하는 서브브랜드로 사용하고자 했던 것으로 보이고, 인터넷 게시물에서도 ’인생맥주에 가서 맥주와 치킨을 먹구 왔습니다‘, ’인생맥주가 맥주집 이름이군요‘ 등과 같이 일부 수요자들에게 이 사건 등록서비스표가 서비스표적 사용으로 인식되고 있었던 것으로 보이며, 창업 관련 기사에서도 ‘생활맥주’와 ‘인생맥주’가 서로 대등하거나 유사한 상호 또는 서비스표로서 취급 또는 인식되고 있는 것으로 보인다(갑 제3호증, 을 제3호증의 1 내지 4). 또한 피고는 이 사건 등록취소심판이 청구되기 전인 2019. 10. 10. ‘인생맥주’를 영업표지로 사용하는 침해자를 알게 되자 위 침해자를 상대로 ‘인생맥주’ 표장의 사용금지를 요구하는 내용증명우편을 발송하여 이 사건 등록서비스표를 보유하면서 계속적으로 사용하려는 의사 하에 관리해 온 것으로 보인다(을 제7호증). 따라서 피고의 위와 같은 이 사건 등록서비스표의 사용에 상표적 사용의사가 없거나 독자적인 서비스업의 출처표시로 사용된 것이 아니라고 보기 어렵고, 단순한 명목적 사용에 해당한다고 보기도 어렵다.[135] 특허심판원 2001. 5. 31.자 2001당(취소판결)19 심결 → 특허법원 2001. 12. 14. 선고 2001허3590 판결 : 원고패 → 대법원 2004. 5. 28. 선고 2002후123 판결 : 상고기각[136] 이 사건 등록상표가 표시된 유리병에 든 '보리, 수수, 옥수수' 등은 판매용 물품이 아니라 원고의 대리점에서 거래되는 즉석 건조 건강식품을 이루는 일부 성분의 견본에 불과하며, 성분의 구성 및 비율에 특징이 있는 그 즉석 건조 건강식품과 거래통념상 동일성의 범위 내에 있는 상품도 아니므로, 원고와 그 대리점들과의 관계에서나 원고의 대리점들과 일반 수요자들과의 관계에 있어서 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없어 상표법상 상품에 해당하지 아니하고, 따라서 그 견본에 이 사건 등록상표를 표시하는 행위를 비롯하여 원고가 그 견본에 이 사건 등록상표를 표시한 것을 원고의 대리점에 인도한 행위 및 원고의 대리점 매장에 이를 전시한 행위는 모두 구 상표법 제2조 제1항 제6호에서 정한 상표의 사용에 해당한다고 볼 수 없(다.)[137] 특허심판원 2021. 10. 15.자 2020당1893 심결 → 특허법원 2022. 7. 20. 선고 2021허6016 판결 : 원고패[138] 비록, ‘888’이 같은 화면에서 ‘D’이나 ‘C’ 등 다른 상표와 함께 표시되어 있기는 하나, 앞서 ①에서 살펴 본 이 사건 등록상표를 구성하는 숫자의 의미나 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 골프장 예약업과의 관련성에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 상표로서의 동일성과 독립성을 지니고 있어 다른 표장과 구별되는 식별력이 있다고 보이므로 이 사건 등록상표가 다른 상표나 표지와 함께 사용되었다고 하더라도 이를 상표로서의 사용이 아니라고 볼 수는 없다.[139] 이 사건 등록상표는 이 사건 하위 게시판에서 골프장 예약을 포함하는 여행 상품을 소개하는데 사용된 점, 특히 C는 골프장 예약 관련 게시판에 이 사건 등록상표와 함께 ‘8대 특전, 8% 할인, 8(무제한 라운딩)’이라는 문구를 부기하여 골프장 예약과 관련한 이 사건 등록상표의 의미를 강조하고 있는 점, 또한 C는 이 사건 등록상표 외에도 여러 가지 BI(Brand Identity) 상표를 적극 활용하여 골프장 예약이 포함된 여행 상품 등을 광고하고 있는 점은 앞서 살펴 본 바와 같다. ... 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 C는 활용하고 있던 여러 가지 BI(Brand Identity) 상표들 중에서 이 사건 등록상표를 단순한 구호나 강조의 의미가 아니라 골프장 예약업에 식별표시로서 사용한 것으로 보(인다.)[140] 이 사건 등록상표가 사용된 형식, C가 사용하고 있는 자체개발 상표의 활용 현황 등을 더해 보면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 C가 이 사건 등록상표를 D이 개발·제공하는 골프장 예약 및 여행 상품을 국내의 일반 수요자들에게 소개 및 알선하면서 C가 사용해 온 여러 하위 BI(Brand Identity) 상표 중 하나로 하여 골프장 예약 및 여행 등을 소개하는 글을 이 사건 카페에 게시하는 방식으로 광고하는 등 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용해 왔음을 넉넉히 인정할 수 있다 따라서 이는 불사용취소를 . 피하기 위한 명목상의 사용이 아닌 서비스의 출처표시로 정당하게 사용한 것으로 보는 것이 타당하다.[141] 이 사건 등록상표가 표시된 광고지 등에는 원고가 제조·판매하는 소주와 관련하여 ‘한라산 ORIGINAL(오리지널)’이나 ‘한라산 올래’라는 별도의 표장이 사용되고 있고, 이 사건 등록상표가 표시된 부분 이외에 이 사건 등록상표에 관한 광고 문구가 전혀 없으며, 이 사건 등록상표도 소주 상품에 표시된 것이 아니라 광고지 등의 여백에 표시되어 있다. 이러한 사정 등에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표는 원고가 제조·판매하는 소주 상품의 출처를 표시하기 위하여 사용된 것이라고 보기 어렵다.[142] 원고의 위와 같은 광고 시기는 이 사건 심판청구일인 2014. 11. 19. 직전인데, 그 당시 이 사건 등록상표를 사용한 소주 상품이 생산되거나 생산될 예정에 있었다는 점을 인정할 아무런 증거가 없고, 이 사건 등록상표가 광고지 등에 표시된 모양과 색상도 마치 기존의 광고지 등에 스탬프를 흐리게 인쇄한 것처럼 보인다. 이러한 사정 등에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표가 광고지 등에 표시되어 있다고 하더라도 상표의 등록취소를 모면하기 위하여 명목상으로 사용된 것에 불과하다고 보인다.[143] 원고는 별건 등록상표(등록번호 제620703호)에 관하여 2008. 10. 23. 소외 주식회사 삼익스포츠로부터 불사용으로 인한 상표등록취소심판이 청구되자 그 무렵 이 사건 등록상표에 관하여 단발적으로 위와 같이 광고를 하였고, 원고가 위 광고 당시 판매하고 남은 ‘야구용 배트’의 사진이라고 주장하는 갑 제6호증의 1 내지 3은 그 촬영일자 및 사진 속 ‘야구용 배트’의 제조일자를 전혀 알 수 없는 것들이며, 원고는 위 ‘야구용 배트’ 등의 제조·판매 및 납세 등과 관련한 자료는 물론, 원고의 기본적인 회사 운영과 관련한 어떠한 자료도 전혀 제출하고 있지 아니하였을 뿐만 아니라 2003. 10. 21. 설립된 원고는 2009. 12. 1. 이른바 휴면회사의 해산간주 규정인 상법 제520조의2 제1항에 의하여 해산간주 되었다가 이 사건 심판이 청구된 이후인 2010. 2. 8.에야 회사계속등기를 경료하였음을 알 수 있다.
위와 같은 사정에 비추어 보면, 원고의 위와 같은 광고행위 당시 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되었거나 유통될 것이 예정되어 있었다고 보기는 어렵고, 따라서 원고의 위와 같은 광고행위는 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 이루어진 것에 불과하다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 볼 수 없다.[144] 이 사건 등록상표(등록번호 제190071호 분할이전 제1호)의 상표권자인 원고가 이 사건 심판청구일 전인 2008. 11. 14.부터 2008. 12. 12.까지 주 1회씩 총 5회에 걸쳐 서울 구로구, 금천구 및 광명시 일대에 배포되는 생활정보지 ‘벼룩시장’의 광고란에 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 탁구대, 야구용 배트와 관련하여 광고한 사실이 인정되기는 한다.[145] 피고가 레이싱카완구에 대하여 품질경영 및 공산품안전관리법(2004. 10. 22. 법률 제7237호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 및 같은 법 시행규칙(2004. 6. 9. 산업자원부령 제235호로 개정되기 전의 것) 제4조 별표 2에서 규정하는 안전검사를 받지 아니한 사실이 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로 레이싱카완구가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있지 않다거나 국내에서 정상적으로 유통되지 아니하였다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표가 레이싱카완구에 대하여 정당하게 사용되었음을 인정하는 데 아무런 장애가 되지 아니한다.[146] 특허심판원 2023. 11. 16.자 2022당3491 심결 → 특허법원 2024. 7. 4. 선고 2023허14479 판결[147] (1) 피고의 온라인 쇼핑몰에 판매상품으로 등록된 가방의 개수는 이 사건 심판청구일 전까지 1개에 불과한 것으로 보이고, 피고의 주장에 의하더라도 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에 관련된 상품 중 위 쇼핑몰에서 실제로 판매된 상품은 없었다. 피고의 온라인 쇼핑몰 내 ‘공지사항’, ‘리뷰이벤트’, ‘쇼핑스토리’ 메뉴에도 아무런 내용이 기재되어 있지 않다.
(2) 피고의 온라인 쇼핑몰에 등록된 앞서 본 2020. 12. 22.자 상품 문의글 역시 “혹시 다른 색상은 없는 건가요?”라는 제목만 확인될 뿐 그 구체적인 내용이나 작성자도 알 수 없으며, 게시일자 등을 객관적으로 확인할 수 있는 자료도 없다.
(3) 피고는 2020. 8.경 일본 업체로부터 가방을 수입하여 피고의 온라인 쇼핑몰에서 판매하고자 하였고, 판매실적이 없다는 이유만으로 판매의사가 없었다고 단정할 수 없다고 주장한다. 그러나 피고가 일본 업체 ‘I’와 주고받았다는 이메일 내용(을 제8, 9호증)을 보더라도 피고가 단순히 판매를 문의한 정도에 그친 것으로 보이고, 그 이후 피고가 추가로 상품 문의를 하거나 구체적인 교섭 단계에 이르렀음을 인정할 아무런 증거가 없으며, 달리 피고의 온라인 쇼핑몰을 통하여 가방이 판매될 예정에 있었다고 볼 만한 사정도 보이지 아니한다.
(4) 다음과 같은 사정에 비추어 보면, F이 이 사건 등록서비스표를 사용할 의사로 D로부터 양수한 것인지도 의문이 든다 ... (이하 생략)[148] (1) D는 위 사실확인서에서 ‘이 사건 양도계약 체결 당시 가방을 주력으로 판매하고 있지도 않았고, F에게 이 사건 등록서비스표를 양도한 후 본인(D)의 온라인 쇼핑몰을 계속 운영하면서 의류 도소매업을 지속하였다. 2019년 이후로는 가방 판매량이 없었는데, 2021. 4.경부터 2021. 10.경까지 피고 측의 요청으로 D의 온라인 쇼핑몰에서 가방을 판매하고 있는 것처럼 판매 리스트를 추가하였다.’라고 진술하였다. D의 위 진술은 피고 측이 2021. 4. 및 2021. 10.경 D와 나눈 문자 메시지나 카카오톡 메시지 내용, 피고 측의 요청에 따라 D 쇼핑몰에 다시 전시된 가방 제품 사진(을 제14호증의 4, 5와 같은 사진으로 보인다) 등에 비추어 사실에 부합하는 것으로 보이고, 피고가 들고 있는 사정만으로 위 진술의 신빙성을 쉽게 배척할 수 없다. 따라서 D가 이 사건 양도계약 체결 직후 F으로부터 이 사건 등록서비스표에 대한 통상사용권을 설정 받았다고 하여 당시에 가방을 판매할 의사가 있었다거나, D의 온라인 쇼핑몰에 2021. 4. 이후 게재된 가방 판매 게시물이 실제로 판매를 예정하였던 것이라고 단정할 수 없다.
(2) D의 온라인 쇼핑몰에서 2022. 3. 23. 및 2022. 10. 25.부터 2022. 10. 31.까지 가방을 주문하면 모두 ‘상품정보가 상이하다’는 이유로 판매자 측에 의하여 주문이 취소되었다 ... (이하 생략)[149] 특허심판원 2023. 6. 28. 2022당1224 → 특허법원 2024. 5. 30. 선고 2023허12671 판결 : 원고패[소송경과] 특허심판원 2021.3.30. 2020당1871(상표등록 제784259호 일부 취소) → 특허법원 2021.11.19. 2021허3192[151] 불사용취소심판의 피청구인이자 상표권자인 '주식회사 미체'[152] 피청구인 '주식회사 미체'의 대표이사 '이부기'[153] 불사용취소심판의 청구인인 '(주)스미스에스쓰리'[출원인] '이권수'로부터 '이부기'에게 이전[155] 이 사건 등록상표의 출원인 '이권수'[156] 이 사건 등록상표가 출원공고되었을 당시 이의신청을 제기한 중국 회사 '컴포트 오피스 퍼니처 컴퍼니 리미티드'. 이의신청은 기각되었다.[소송경과] 특허심판원 2021.4.8. 2020당2588 → 특허법원 2021.11.4. 2021허3031[158] 상표권자이자 불사용취소심판 피청구인인 '주식회사 제이앤코슈'[159] 원고는 ‘이 사건 등록상표 제품은 2019. 2. 18. 처음 제조되었다가 품질개선의 필요성 때문에 2020. 8. 7. 다시 제조되었고, 2020. 8. 한 달 동안 7개가 판매되었다.’라고 주장하고 있다(2021. 5. 28.자 원고 준비서면 14면 참조).[표] 2020년 2월 노출수/클릭수/클릭률 = 3/0/0%, 2020년 3~5월 노출수/클릭수/클릭률 = 1/0/0%, 2020년 6~8월 노출수/클릭수/클릭률 = 21/3/14.28%[161] 이에 대하여 원고는, 2020. 5. 11.자 제품 구매의 경우 정상적으로 결제가 이루어졌다가 배송 준비 과정에서 품절 사실이 확인되어 그 결제가 취소된 것이라는 취지로 주장한다. 그러나 설령 위 주장이 사실이라고 하더라도 원고가 온라인 쇼핑몰을 통한 제품 판매에 관한 다른 증거를 전혀 제시하지 못하고 있다.[162] 특허심판원 2020. 3. 4.자 2019당1352 심결 → 특허법원 2020. 12. 4. 선고 2020허2970 판결 : 원고패 → 대법원 2021. 4. 15. 선고 2020후12090 판결 : 심리불속행기각[163] 국내 수입업체[164] 'NBR'은 nitrile-butadiene rubber'의 약어로서, 탄성이 크고, 내유성, 내마모성이 우수한 고무상 물질이다.[확정일자] 2006. 5. 13.

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