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상표법/식별력/사례



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1. 상표법 제33조 제1항
1.1. 일반론1.2. 상표법 제33조 제1항 제3호 (성질표시, 기술적표장)1.3. 상표법 제33조 제1항 제4호 (현저한 지리적 명칭)1.4. 상표법 제33조 제1항 제6호 (간단하고 흔한 표장)1.5. 상표법 제33조 제1항 제7호
2. 식별력 인정 사례
2.1. 문자 구성 자체로 식별력이 인정된 경우
2.1.1. 대법원 사례2.1.2. 특허법원 사례2.1.3. 특허심판원 사례
2.2. 문자는 식별력이 없으나 도안화로 식별력이 인정된 경우2.3. 그 외 전체로서 식별력이 인정된 경우
3. 식별력 불인정 사례4. 상표법 제33조 제2항 (사용에 의한 식별력 취득)
4.1. 인정 사례4.2. 불인정 사례
5. 상표권의 효력제한 사유
5.1. 제90조 제1항 제2호5.2. 제90조 제1항 제3호5.3. 제90조 제1항 제4호

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1. 상표법 제33조 제1항

1.1. 일반론

1.2. 상표법 제33조 제1항 제3호 (성질표시, 기술적표장)

1.3. 상표법 제33조 제1항 제4호 (현저한 지리적 명칭)

1.4. 상표법 제33조 제1항 제6호 (간단하고 흔한 표장)

등록출원한 상표가 상표법 제33조 제1항 제6호의 "간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표"에 해당하여 등록을 받을 수 없는지 여부는 거래의 실정, 그 표장에 대한 독점적인 사용이 허용되어도 좋은가 등의 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 하고(대법원 2004. 11. 26. 선고 2003후2942 판결 참조), 흔히 사용하는 도형 혹은 문자를 도안화한 표장의 경우에는 그 도안화의 정도가 일반 수요자나 거래자에게 그 도형이 본래 가지고 있는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르러야 위 조항 소정의 "간단하고 흔히 있는 표장"에 해당하지 아니한다고 할 것이다(대법원 2007. 3. 16. 선고 2006후3632 판결 참조).
이 요건은 간단하고[4]흔히 있는 표장만으로 된 상표일 때에는 등록받을 수 없다는 것이지 간단하거나[5] 흔히 있는 표장만으로 된 상표일 때에는 등록받을 수 없다는 뜻이 아니라 할 것이[다.](대법원 1985. 1. 29. 선고 84후93 판결)
알파벳 두 글자를 결합한 상표는 그 구성이 특별히 사람의 주의를 끌 정도이거나 새로운 관념이 형성되는 경우에는 그 상표를 구성하는 문자를 직감할 수 있다고 하더라도 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표에 해당한다고 할 수 없는 것이다(특허법원 1998. 11. 12. 선고 98허4791 판결, 대법원 1993. 4. 13. 선고 92후1738 판결, 2003. 5. 27. 선고 2002후291 판결 등 참조)
'흔히 있는 표장'이란 해당 표장이 제3자에 의해 다양하게 사용되고 있어 어렵지 않게 찾아볼 수 있거나 장래에 그러한 개연성이 있다는 것을 의미한다(특허법원 2019. 9. 19. 선고 2019허2240 판결).

1.5. 상표법 제33조 제1항 제7호

구 상표법 제6조 제1항 제7호에서 규정하는 기타 식별력이 없는 표장은 같은 법 제6조 제1항 제1호 내지 제6호에는 해당하지 않으나 식별력이 없어 출처표시로 인식되지 않거나, 상표법의 목적이나 거래실정을 고려할 때 특정인에게 독점배타적인 권리를 부여하는 것이 타당하지 않은 상표에 대하여 등록을 받을 수 없도록 한 보충적 규정이다. 따라서 같은 법 제6조 제1항 각호에 해당하는 표장(식별력이 없는 표장) 상호간만으로 결합된 상표는 원칙적으로 전체관찰하여 식별력 유무를 판단하되, 결합에 의해 새로운 관념 또는 새로운 식별력을 형성하는 경우 식별력이 있는 것으로 본다(상표심사기준 제3부 제8장 1.1)

상표법 제33조 제1항 제7호가 등록 요건으로서 식별력을 요구하는 이유는, 특정 상품(서비스)을 제공받은 자가 차후에 그 상품(서비스)과 동일한 출처, 품질의 상품(서비스)을 혼동의 가능성 없이 식별할 수 있도록 하는 힘을 가지고 있어야 하는 것이 상표의 본질이라는 데에 있다(특허법원 2023. 10. 27. 선고 2023허10361 판결).

상표법 제33조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하고 있다. 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

출원된 상표가 그 지정상품과 관련하여 볼 때에 그 출처를 표시한다기보다는 거래사회에서 흔히 사용되는 구호나 광고문안으로 인식되는 등의 사정이 있어 이를 특정인에게 독점시키는 것이 부적절하게 되는 경우에는 상표법 제33조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 거절되어야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2005후2793 판결 참조).

2. 식별력 인정 사례

2.1. 문자 구성 자체로 식별력이 인정된 경우

2.1.1. 대법원 사례



나. 'ROYAL BEE'는 'ROYAL'과 'BEE'를 결합하여 만든 조어로서 거래사회에서 일반적으로 사용되는 표현은 아니다.
다. '로열젤리'와 '꿀'은 이 사건 등록상표의 지정상품인 화장품 등의 원료 성분으로 흔히 사용되고 있고, '로열젤리'나 '꿀'을 원재료로 사용한 화장품 제품 중 '로열'이 나 'ROYAL'을 포함하는 표장이 사용된 것이 다수 존재한다. 그러나 '로열젤리'나 '꿀'을 원재료로 사용하지 않으면서도 '로열'이나 'ROYAL'을 포함하는 표장이 사용된 상품도 다수 존재한다.
라. 위와 같은 사정과 '로열'이나 'ROYAL'의 사전적 의미나 거래상의 관념 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표가 지정상품의 원재료에 '로열젤리'나 '꿀'이 사용되었음을 암시하고 있다고 볼 수는 있을지라도 나아가 지정상품에 그와 같은 원재료가 사용 되었음을 직감케 함으로써 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 단정하기는 어렵다.
마. 또한, 이 사건 등록상표는 고유한 의미를 내포한 두 개의 단어가 결합된 조어로서, 이로써 다른 사람들이 상품의 원재료에 '로열젤리'나 '꿀'을 사용하고 있음을 통상적인 방법으로 자유롭게 표시하는 데에 관하여 어떠한 영향을 미칠 수 없을 뿐 아니라 이 사건 등록상표가 화장품 유통과정에서 누구에게나 필요한 표시라고 볼 수도 없으므로 이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 보기도 어렵다.
}}}

나. 피고의 주장에 관한 판단
1) 이 사건 등록상표의 무효 주장
가) 피고 주장의 요지
... 원고의 이 사건 등록상표는 ... 구 제6조 제1항 제1호에 해당하거나, ... 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.
나) 판단
... 이 사건의 경우, ‘데이터(DATA)’는 ‘컴퓨터가 처리할 수 있는 문자, 숫자, 소리, 그림 따위의 형태로 된 정보’ 또는 ‘관찰이나 실험, 조사로 얻은 사실이나 정보’ 등을 의미하고, ‘팩토리(FACTORY)’는 ‘공장’, 즉 ‘원료나 재료를 가공하여 물건을 만들어 내는 설비를 갖춘 곳’을 의미하므로 이 사건 등록상표와 피고 사용표장 중 '컴퓨터가 처리하는 정보 또는 자료를 생산하기 위한 공장을 뜻하는 '데이터팩토리(DATA FACTORY)'라는 표현이 일반 수요자나 거래당사자들에게 컴퓨터 프로그램 개발업이나 컴퓨터 데이터 복구 및 메모리 복구업 등과 관련하여 '데이터 관련 서비스를 제공하는 장소'와 같이 위 서비스업의 성질 등을 암시하는 표장으로 인식될 여지는 있다. 그러나 더 나아가, '데이터팩토리(DATA FACTORY)'라는 용어가 거래계에서 위와 같은 서비스업을 지칭하는 것으로 사용 또는 인식되는 보통명칭이라거나 위 서비스업의 고유한 성질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당하는지를 보면, 이를 인정할 아무런 증거가 없다. 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.
}}}

(1) 원고의 이 사건 출원서비스표(출원번호 제2012-19247호)는 지정서비스업을 '대학교육업, 교수업' 등으로 하여 '파일:American University 로고.png'라고 구성되어 있다. 그중 'AMERICAN' 부분은 '미국의' 등의 뜻이 있어 수요자에게 미국을 직감하게 하는 현저한 지리적 명칭에 해당하고, 'UNIVERSITY' 부분은 '대학' 또는 '대학교'라는 뜻이 있어 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 '대학교육업, 교수업'과의 관계에서 기술적 표장에 해당한다.
(2) 이 사건 출원서비스표는 원고가 운영하는 대학교(이하 '이 사건 대학교'라 한다)의 명칭이기도 하다. 이 사건 대학교는 미국 워싱턴 디시(Washington D.C.)에 위치한 종합대학교로서 1893년 설립된 이래 120년 이상 'AMERICAN UNIVERSITY'를 교명으로 사용하고 있다.
(3) 이 사건 대학교는 50개 이상의 학사학위·석사학위와 10개 이상의 박사학위 과정 등을 개설·운영하고 있고, 도서관, 박물관, 미술관, 방송국, 아시아학센터, 세계평화센터 등의 부속시설을 운영하고 있다. 이 사건 대학교의 재학생 수는 1만여 명에 이르고, 한국 학생도 2008~2009년에 123명이 입학한 것을 비롯하여 매년 꾸준히 입학하고 있다. 이 사건 대학교는 이화여자대학교, 서강대학교, 연세대학교와 해외연수프로그램을 운영하고, 숙명여자대학교, 고려대학교와 공동으로 복수학위과정을 운영하고 있다.
(4) 이 사건 대학교는 2003년부터 2012년까지 매년 미화 18,150,000달러 이상을 광고비로 지출하였고, 이 사건 대학교의 웹사이트(www.american.edu) 방문 횟수는 2012년도에 8,500,000회 정도 된다. 이 사건 대학교는 2013년 '유에스 뉴스 앤드 월드 리포트'(U.S. News & World Report)가 발표한 미국 대학 순위에서 77위에 올랐고, 특히 국제업무 분야가 유명하여 여러 매체로부터 상위권으로 평가받고 있다.
(5) 인터넷 포털사이트인 네이버(www.naver.com)에서 'AMERICAN UNIVERSITY'를 검색하면, 2013. 6. 17. 기준으로 59,761건의 블로그 검색결과, 22,770건의 카페 검색결과, 5,876건의 지식인 검색결과가 나타난다. 그 대부분은 이 사건 대학교와 관련된 내용으로서 해외유학 등에 관심이 있는 사람들이 이 사건 대학교에 관한 정보 등을 얻기 위하여 'AMERICAN UNIVERSITY'를 빈번하게 검색하고 있음을 알 수 있다.
(6) 이 사건 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 'AMERICAN UNIVERSITY'의 실제 사용내역 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 미국 유학준비생 등 수요자에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있다고 볼 수 있다.
(7) 따라서 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 'AMERICAN'과 기술적 표장인 'UNIVERSITY'가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 형성하고 있고 나아가 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않는다.
(...) 이 판결에는 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견과 대법관 조희대의 별개의견이 있는 외에는 관여 법관의 의견이 일치되었고, 다수의견에 대한 대법관 김소영, 대법관 박상옥, 대법관 김재형, 대법관 박정화의 보충의견과 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견에 대한 대법관 김창석의 보충의견이 있다.
4. 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견
구 상표법 제6조 제1항 제4호의 적용이 배제되는 판단기준으로서의 식별력은, 현저한 지리적 명칭에 식별력 없는 다른 표장이 결합되어 표장의 구성 자체에 의하여 새로운 식별력이 형성되었느냐 하는 점을 의미하는 것이지, 상표를 사용한 결과 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 수요자들이 인식하게 되었느냐 하는 점을 의미하는 것이 아니다. 구 상표법 제6조 제1항 제4호 해당 여부의 판단기준이 되는 표장의 구성에 의한 식별력은 표장 그 자체의 '본질적인 식별력'으로서 같은 조 제2항이 규정하고 있는 '사용에 의한 식별력'과 명확히 구분된다. 다수의견은 이 점을 혼동하고 있다. (...) 다수의견의 주장과 같이 이 사건 출원서비스표가 지정서비스업과 관련하여 수요자들에게 원고가 운영하는 대학교의 명칭으로 상당한 정도 알려짐으로써 식별력을 갖게 되었다면, 이는 구 상표법 제6조 제2항이 규정한 '사용에 의한 식별력'을 갖게 되었다는 것을 의미한다. 따라서 '그 상표를 사용한 상품에 한정하여' 상표등록을 받을 수 있다는 점도 그 당연한 결과이다. 이처럼 다수의견은 구 상표법 제6조 제2항이 규정하는 요건의 충족을 전제로 같은 조항이 규정한 법적 효과를 인정하고 있을 뿐임에도, 같은 요건의 충족을 전제로 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 적용이 배제된다고 주장한다. 구 상표법 제6조 제2항이 제1항 제4호의 적용 배제요건을 정하고 있는 것이 아니고 별개의 등록요건을 정하고 있는 것인 이상, 이는 설명하기 어려운 모순이라고 할 수밖에 없다. 다수의견은, 판단기준으로서 표장의 구성 자체에 의한 '본질적인 식별력'이 문제되는 영역에 '사용에 의한 식별력'이라는 판단기준을 혼합함으로써 적용 영역과 법적 효과가 다른 두 규정의 구별을 불가능하게 한다. 그리고 이러한 해석은 사용에 의한 식별력이 인정되는 경우 구 상표법 제6조 제2항에 의해서 상표등록을 받을 수 있는 한편, 제1항에 의해서도 상표등록을 받을 수 있다는 결과를 초래한다. 이는 구 상표법 제6조 제1항과 제2항의 문언에 명백히 어긋나는 것으로 도저히 받아들일 수 없는 해석이다. 또한, 다수의견과 같이 '사용에 의한 식별력'이라는 판단기준을 적용하는 한 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어의 결합에 의하여 '본질적인 식별력'을 가질 수 있다는 다수의견이 전제하는 판단기준은 실제로 아무런 역할도 하지 못하게 된다.
(...) 나아가 현저한 지리적 명칭에 식별력이 없는 '대학교'라는 표장이 결합되면 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 식별력을 형성하는지 살펴본다.
예컨대, "제주대학교"라는 명칭은 "제주대학교"가 실재하고 있는 한, 법령의 제한으로 인해 같은 명칭을 사용하는 다른 대학교가 존재할 수 없고 장래에도 존재할 수 없다. 그 결과 '제주'라는 현저한 지리적 명칭과 '대학교'라는 식별력 없는 표장이 결합되어 특정 대학교를 표상하는 명칭이 되고, 수요자들도 당연히 다른 대학교들로부터 그 특정 대학교를 구별하는 명칭으로 인식하게 된다.
또한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합하여 대학교 명칭을 구성하는 사례가 국내외에 걸쳐 흔히 존재하므로, 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대해서는 수요자들이 그것을 지리적 의미로 인식한다기보다는 그 구성 부분이 불가분적으로 결합된 전체로서 특정 대학교의 명칭으로 인식하거나 특정인의 상품출처표시로 직감할 가능성이 매우 높다.
다시 말해 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장을 대하는 수요자들은 설령 그 표장을 교명으로 하는 대학교를 구체적⋅개별적으로 알지는 못한다고 하더라도, 그 표장의 구성 자체만으로도 단순히 어느 지역에 있는 대학교를 나타내는 것이 아니라 특정 대학교를 나타내는 것이라고 인식하는 경향이 강하다.
결국 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장은 그 결합에 의하여, 즉 표장의 구성 자체에 의하여 '본질적인 식별력'을 갖는다고 할 수 있다.
(...) 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여 하지 않으려는 데 그 규정의 취지가 있다.
따라서 현저한 지리적 명칭이 포함된 표장이라고 하더라도 특정 개인에게 독점을 허용하여도 무방할 만큼 독점적응성이 매우 높고, 경쟁업자의 자유로운 사용을 보장할 필요가 거의 없는 경우라면, 그러한 표장에 대하여 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 해석하더라도 위 규정의 취지에 반하지 않는다.
대학교를 설립하기 위해서는 시설·설비 등 일정한 설립기준을 갖추어 교육부장관의 인가를 받아야 하는 등 그 설립·운영 등에 관한 엄격한 법령의 제한이 있고, 이러한 제한으로 인해 사실상 동일한 명칭을 가진 대학교가 존재하거나 새로 설립될 수 없다.
그러므로 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교 명칭을 구성하는 경우 그 대학교의 운영 주체 이외의 다른 사람이 그 대학교 명칭을 사용해야 할 필요성은 거의 없고, 달리 그 대학교의 운영 주체에게 그 대학교 명칭을 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 부당하다거나 폐해가 발생한다고 볼 만한 사정도 발견되지 아니한다. 따라서 이러한 표장에 대하여 상표등록을 허용하더라도 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정 취지에 반한다고 볼 수 없고, 오히려 실질적으로 부합한다고 할 수 있다.
(...) 결국 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 실제 특정 대학교의 명칭으로 사용되고, 해당 대학교의 운영 주체가 그 명칭에 대하여 상표등록을 출원하는 경우에는 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 보아야 한다.
5. 대법관 조희대의 별개의견
(...) 오늘날 대학교는 학문의 전당으로서의 전통적인 역할에 머무르지 않고 다양한 수익사업을 하고 있는데, 대학교의 운영 주체로서는 대학교의 고유 업무 외의 영역과 관련하여서도 상표등록을 받는 것이 필요할 수 있다. 이러한 영역과 관련하여서는 대학교 명칭이 그 자체로 수요자들 사이에서 특정인의 상품출처표시로 인식된다고 볼 근거가 없다. 대학교는 이러한 영역에서는 일반적인 상표출원인과 동등한 지위에 있게 되므로, 상표등록을 받을 수 있는 자격에서 우선적 지위를 누릴 수 없다. 따라서 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교의 고유 업무와 무관한 분야와 관련하여 등록출원된 것이라면, 그 자체로는 여전히 본래의 지리적 의미 등이 남아 있어 식별력을 인정하기 어렵고, 그 표장이 수요자들에게 구체적으로 알려져 특정인의 상품출처표시로 인식되기에 이른 경우에만 예외적으로 상표등록이 가능하다고 보아야 한다.
이렇듯 대학교 명칭은 지정상품의 종류나 사용 분야에 따라 식별력의 인정 요건이나 근거가 달라진다고 보아야 하므로, 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 지정상품의 종류나 사용 분야를 묻지 않고 그 구성 자체로 본질적인 식별력이 인정된다고 할 수는 없다.
6. 다수의견에 대한 대법관 김소영, 대법관 박상옥, 대법관 김재형, 대법관 박정화의 보충의견
가. 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견(이하 '제1 별개의견'이라 한다)은 (...) 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 입법 취지만을 과도하게 강조한 나머지 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미를 벗어나 현저한 지리적 명칭과 결합된 대학교 명칭에 대해서는 일률적으로 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 해석하여 위 규정의 적용 범위를 지나치게 한정하고, 전체 상표법과의 균형을 무너뜨리는 것으로서 동의할 수 없다. 그 구체적인 이유는 다음과 같다. (...) 새로운 관념이나 새로운 식별력의 형성 여부는 표장에 대한 수요자들의 개별적·구체적인 인식을 떠나서는 좀처럼 생각하기 어렵다. 따라서 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장도 그 구성 자체만으로 특정인의 출처표시로 인식되는 것이 아니라, 그 구성 자체로는 본래의 지리적 의미와 기술적 표장으로 식별력이 없으나, 표장에 대한 수요자들의 개별적·구체적인 인식 여하에 따라 새로운 출처가 형성될 수 있는 것으로 보는 것이 합리적이다.
제1 별개의견은 현저한 지리적 명칭에 대학교를 의미하는 단어가 결합된 경우에는 일반 수요자의 인식을 떠나 그 구성 자체만으로 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 주장하면서 본질적인 식별력이란 표현을 쓰고 있으나, 일반 수요자의 인식을 전제하지 않고 표장 그 자체에서 어떠한 새로운 관념이나 새로운 식별력이 형성된다는 것인지 선뜻 이해하기 어렵다.
만약 제1 별개의견이 그러한 표장을 보고 직감적으로 그 의미를 알 수 있는 것을 본질적인 식별력이라고 한다면 현저한 지리적 명칭과 흔히 있는 업종이나 기술적 표장이 결합된 상표에서는 대학교 명칭뿐만 아니라 거의 모든 경우에 본질적인 식별력을 취득하였다고 보아야 할 것이다. 이를테면 '단양 학원'이나 '영월 박물관'도 현저한 지리적 명칭의 본래 의미나 기술적 표장인 고유 업종으로 인식되지 않고, 이들이 결합되어 하나의 식별력을 형성하므로, 구체적인 수요자의 인식을 떠나 그 자체로 상표등록이 가능하여야 할 것이다. 그렇지만 이러한 결론이 현저한 지리적 명칭에 대한 상표등록을 허용하지 않는 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정 취지에 맞는지에 대해서는 근본적인 의문을 제기하지 않을 수 없다.
(...) 제1 별개의견이 지적하는 바와 같이 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 그 표장을 교명으로 하는 특정 대학교가 수요자들에게 어느 정도로 알려져 있는지를 기준으로 상표등록 여부를 판단하게 되면 구 상표법 제6조 제2항과의 경계가 다소 모호해질 수 있고, 경우에 따라서는 다소 부적절한 결론이 도출될 가능성이 있음은 부인하기 어렵다. 그러나 이는 근본적으로 현저한 지리적 명칭에 대하여 상표등록을 받을 수 없다고 규정한 구 상표법 제6조 제1항 제4호로부터 비롯되는 것으로서, 입법으로 해결하지 않는 이상 해석론으로는 어느 정도 불가피한 측면이 있다. 이러한 불합리를 피하기 위하여 개개의 업종이나 기술적 표장이 결합된 사안마다 해석을 달리하기보다는, 오히려 동일한 기준을 유지하면서도 새로운 관념 또는 새로운 식별력 형성에 요구되는 수요자들의 인식 정도를 탄력적이고 유연하게 판단함으로써 구체적인 타당성을 도모하고자 하는 다수의견이 위 규정의 입법 취지에 더 맞는 해석이라고 할 것이다.
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원심은, (1) 판시와 같은 사실관계에 의하여 알 수 있는 사정들에 비추어 보면, 지정상품을 농산물이유식 등 원심 별지 기재 지정상품으로 하고
"파일:서울대학교 시그니처.svg"
로 구성된 이 사건 출원상표(출원번호 생략)는 현저한 지리적 명칭인 '서울'과 흔히 있는 명칭인 '대학교'가 불가분적으로 결합됨에 따라, 단순히 '서울에 있는 대학교'라는 의미가 아니라 '서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교'라는 새로운 관념이 일반 수요자나 거래자 사이에 형성되어 충분한 식별력을 가지므로 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 모두 해당하지 아니하여, 위 각 지정상품에 대한 상표등록이 허용되어야 하며, (2) 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 아니하는 이상, 상표법 제6조 제2항에 의하여 각 지정상품에 대하여 개별적으로 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 별도로 따질 필요가 없다는 취지로 판단하였다.
(...) 원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들을 비롯한 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단은 앞서 본 법리에 기초한 것으로서, 거기에 상고이유 주장과 같이 지정상품에 관한 상표의 식별력 판단과 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호 및 제2항에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 위법이 없다.
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2.1.2. 특허법원 사례





위 인정 사실들에 비추어 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호가 규정하는 '식별력이 없는 상표'에 해당한다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다.
1) 이 사건 출원상표는 영문 'GLOBALIZATION PARTNERS'로 구성된 표장으로, 우리나라의 영어 교육 수준에 비추어 일반 수요자에게 '세계화 동반자'의 의미로 관념될 것으로 보인다.
2) 그런데 '세계화'를 위하여 할 수 있는 업무는 인사 관련 업무에 국한되지 않고 오히려 인사 업무 이외에도 다양한 업무가 존재하므로 이 사건 출원상표가 그 지정상품을 직감시킨다고 보기 어렵다.
3) 앞서 본 바와 같이 각종 기업의 채용 공고 문구로 'global XXX partner' 등의 문구가 다수 사용되고 있기는 하나, 이와 같은 문구는 채용광고 등에서 해당 분야의 '세계적인 인재'를 찾는다는 의미의 기술적(記述的)인 형식과 내용으로 사용된 것일뿐이다. 반면, 'globalization partners'라는 문구는 거래계에서도 원고의 출처표시 이외에는 일반 구호는 물론 출처표시 등으로 사용되고 있지 아니하고, 오히려 이 사건 출원상표는 온라인이나 기사 등을 통해 국내에서도 상당 기간 원고를 표시하는 상호 내지 상표로서 다수 사용되어 오고 있다. 따라서 이 사건 출원상표가 그 지정상품과 관련하여 출처표시로 사용된 경우 단순한 광고 문안이나 구호 정도로 인식할 것이라고 단정할 수 없다.
4) 앞서 본 바와 같이 'global XXX partner' 등의 문구가 거래계에서 특정 상품이나 서비스의 출처표시의 형태로 사용되고 있지 아니할 뿐만 아니라, 이 사건 출원상표가 등록되더라도 각종 기업들이 채용 공고나 광고 문구로 'global XXX partner' 등을 기술적으로 사용하는데 아무런 제약이 없고, 달리 이 사건 출원상표가 일반인의 자유로운 사용을 제약하여 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 증거도 없다.
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3. 이 사건 출원상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하는지 여부
가. 관련 법리
...
나. 이 사건 출원상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 해당하는지 여부에 대한 판단
... 의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사실 및 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표 ‘파일:루비셀 상표.png’은 그 지정상품의 품질·용도·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 보기 어렵다.
1) 이 사건 출원상표 ‘파일:루비셀 상표.png’은 평이한 서체의 한글 3글자 ‘루비셀’만으로 이루어진 문자표장이다.
2) 이 사건 출원상표 ‘루비셀’은 네이버 어학사전에 입력하면 영단어 ‘Rubicelle’로 검색되는데, 이는 ”알루미늄과 마그네슘의 산화물로 이루어진 광물인 스피넬 가운데 황색을 띠는 보석“이라는 의미를 가지고 있고, 원고는 스스로 이 사건 출원상표를 ‘7월의 상징석인 루비(Ruby)와 셀 사이언스의 노하우를 의미하는 셀(Cell)을 결합하여 만든 표장이라고 주장하고 있는바, 우리나라의 영어 교육 수준 및 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련한 거래 실정 등을 종합해 보면, 일반 수요자 및 거래자들은 붉은 빛을 띠는 보석의 한 종류인 ‘루비’(Ruby) 정도와 관련된 것으로 관념할 수 있을 것으로 보인다. 그런데 이 사건 출원상표 ‘루비셀’이 위와 같은 광물 또는 보석의 의미로 관념되는 한, 그 지정상품인 ‘화장용 얼굴 파우더 ... 화장용 페이스크림’ 등과 관련하여 원재료나 품질을 보통으로 표시한 것이라 볼 수 없다.
3) 피고는 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 ‘화장용 얼굴 파우더, 화장용 탤컴파우더, 화장용 파우더’와 관련하여 일반 수요자 및 거래자에게 원재료인 화장용 퍼프 또는 화장용 스펀지의 재질에 따른 한 종류인 ‘루비셀 퍼프’를 직감하게 하므로, 이른바 성질표시 표장에 해당한다는 취지로 주장한다. 그러나 다음과 같은 사실 및 사정들을 고려하면, 이 사건 심결일을 기준으로 화장품과 관련된 일반 수요자 및 거래자는 ‘루비셀’을 화장용 스펀지 또는 퍼프의 원재료의 명칭으로 인식하여 성질표시표장에 해당한다고 보기 어렵다.
가) 도요 폴리머는 1970년에 일본 오사카에 설립된 일본국 법인으로서 1988년부터 일본을 중심으로 그가 독자적으로 개발한 ‘미크로 폴리스 다공체(폴리우레탄 폼)’를 이용한 ‘화장용 퍼프, 화장용 스펀지’ 등의 사용상품에 선사용상표를 표시하여 제품을 생산, 판매하여 왔고, 1997. 4. 18. “파일:RUBYCELL선사용상표.png”에 대하여 국내에서 상표등록을 마친 것을 비롯하여 그 무렵 관련 상표에 관해 일본과 프랑스 등에서 상표등록을 마쳤다.
도요 폴리머는 일본에서 생산한 '화장용 퍼프, 화장용 스폰지'를 일본의 무역회사 'D'을 통하여 한국의 '주식회사 E'와 '주식회사 F'에 공급해왔고, 주식회사 E와 위 “파일:RUBYCELL선사용상표.png” 상표에 관한 통상사용권 설정계약을 체결한 바 있으며, 주식회사 E 및 주식회사 F는 피고로부터 수입한 화장용 스펀지를 '주식회사 G, 주식회사 H, 엔프라니 주식회사' 등 국내 화장품 회사들에게 납품하거나 가공하여 판매하였고, 국내의 위 화장품 회사들은 인터넷 쇼핑몰(신세계몰, G마켓 등)을 통하여 '핏걸 루비셀 퍼프, 커버플러스 루비셀 퍼프, 바닐라코 루비셀 퍼프' 등을 판매하였다.
나) 이 사건 심결일 기준으로 인터넷 신문 기사, 인터넷 게시물 등에서 ‘루비셀’과 관련하여 ‘루비셀(특수 공법으로 만들어진 일본 실크 퍼프) 사용’, ‘일본산 고가 루비셀 퍼프’, ‘일본 수입산 루비셀 퍼프’, ‘일본에서만 생산되는 원단’, ‘최고급 루비셀’, ‘고급 루비셀 원단’, ‘일본에서 수입된 루비셀 원단’ 등과 같은 표현들이 사용되고 있었다. '''‘루비셀’이 화장품 업계에 알려지게 된 것은 도요 폴리머가 개발, 생산한 “파일:RUBYCELL선사용상표.png“ 표장이 사용된 화장용 스펀지, 퍼프 제품이 한국으로 수입, 판매되기 시작하면서부터인 것으로 보인다.
다) 피고가 제출한 증거들만으로는 도요 폴리머의 ‘루비셀’ 제품과 동일한 재질, 구조, 형상, 기능을 가지는 화장용 퍼프용 원단이나 재료를 도요 폴리머가 아닌 국내, 국외의 다른 제3의 회사나 업체가 생산, 제조하여 위와 같은 국내의 화장품 회사들에게 판매한 사실이 있다거나, 그와 같은 제3의 원단 제조업체들이 도요 폴리머의 ‘루비셀’ 제품과 같은 재질, 구조, 형상, 기능의 제품을 ‘루비셀’이라는 명칭으로 화장품 회사들에게 공급하고 있다는 사실을 인정하기에 부족'''하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
라) 앞서 본 바와 같이 비록 도요 폴리머가 관련 등록취소 사건에서 패소하여 위 “파일:RUBYCELL선사용상표.png” 상표가 그 등록이 취소되기는 하였으나, 이는 도요 폴리머가 일정 기간 동안 선사용상표를 국내에서 상표로서 사용하였다는 증거가 없다는 의미일 뿐이고, 이 사건 출원상표에 대한 이의결정(갑 제7호증)이나 이를 인용한 거절결정(갑 제6호증)에서도 이 사건 출원상표의 출원 당시 적어도 일본을 중심으로 ‘화장용 퍼프, 화장용 스펀지’ 등 의 분야에서 특정인의 상품으로 인식되어 있는 상표라고 인정한 점, 도요 폴리머가 관련 등록무효 사건에서의 대응한 내용이나 이 사건 출원상표에 대하여 이의신청을 한 점까지 종합하여 보면, ‘루비셀’ 표장이 이 사건 지정상품이 속한 거래업계나 시장에서 보통명칭·관용표장 또는 성질표시표장에 해당할 정도에 이르렀다고 보기 어렵다.
다. 이 사건 출원상표가 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지 여부에 대한 판단
앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표가 그 지정상품과 관련하여 일반 수요자나 거래자에게 원재료 등을 직감하게 한다고 보기 어려운 점에다가 그 외에 이 사건 출원상표가 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 만한 자료가 없는 점 등의 사정을 더하여 보면, 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 보기도 어렵다.
라. 검토 결과의 정리
앞에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3항 및 제7호에 해당하지 않으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다는 이유로 그 등록이 거절되어야 한다고 보기는 어렵다.[34]}}}

나. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 제7호 및 같은 법 제71조 제1항 제5호에 해당하는지 여부
...
가) 먼저 이 사건 등록서비스표가 등록결정일 당시 식별력을 상실하였는지에 관하여 본다. 이 사건 등록서비스표의 표장이 '선두, 선도자'를 의미한다는 점은 앞서 본 바와 같으나, 그러한 사정만으로는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보기는 어렵다.
나) 나아가 이 사건 등록서비스표가 후발적으로 식별력을 상실하였는지에 관하여 본다.
갑 제4 내지 6, 8 내지 139호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재에 의하면, ① 이 사건 등록서비스표의 출원 이전에 '리더' 또는 'Leader'를 포함하고 지정서비스업을 제44류로 정한 상표 출원 2건이 거절된 사실, ② 이 사건 등록서비스표의 등록 이후 '리더', '리더스' 또는 영문 'Leader'(이하 '리더스 문자열'이라 한다)를 포함하고 지정서비스업을 제44류로 정한 상표 6건이 출원되어 등록된 사실, ③ 반면 이 사건 등록서비스표의 등록 이후 리더스 문자열을 포함하는 상표 출원 12건이 거절된 사실, ④ 이 사건 변론종결일 현재 리더스 문자열을 포함하고 있는 의원 또는 치과병원, 동물병원 등의 상호가 130여 개에 이르는 사실은 인정된다.
그러나 앞서 든 증거에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합하여 보면, 위와 같은 사실만으로는 이 사건 등록서비스표가 후발적으로 식별력을 상실하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 나아가 이 사건 등록서비스표를 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 타당하지 않다고 보이지도 않는다.
㉮ 위 ①과 같이 출원이 거절된 상표의 표장은 "헬스리더"(지정서비스업: 건강관리업, 건강진단업, 마사지업, 미용업 등), "뷰티리더"(지정서비스업: 건강관리업, 마사지업, 미용업, 성형외과업 등)와 같이 "헬스", "뷰티"와 "리더"가 결합된 것으로, 각 표장이 각각 "건강으로 인도하는 상품(서비스)", "아름다움의 선도자"라는 의미가 있어 지정서비스업의 성질을 직감하게 하거나 지정서비스업에 사용하는 경우 식별력이 없다는 이유로 거절된 것이다(갑 제4호증의 1, 3).
㉯ 위 ②와 같이 등록된 상표들의 표장은 ... (표장 생략) ... 와 같이 리더스 문자열과 다른 문자열 또는 도형 등이 결합된 표장으로서(갑 제5호증의 2 내지 6), 그 전체로서의 식별력이 인정되어 등록을 받은 것이다. 나아가 리더스 문자열이 포함된 결합 표장의 식별력이 인정된다고 해서 곧바로 리더스 문자열이 고유의 식별력을 상실하였다고 단정할 수는 없다.
㉰ 위 ③과 같이 이 사건 등록서비스표의 등록 이후 출원이 거절된 건들의 대부분은 ... (표장 생략) ... 와 같이 리더스 문자열과 지정서비스업 또는 지정상품을 의미하는 단어가 결합된 결합표장으로, 위 결합표장들이 지정서비스업의 성질을 직감하게 하거나 지정서비스업에 사용되는 경우 식별력이 없다는 이유로 거절된 것이다(갑 제6호증의 1 내지 5, 7, 9).
㉱ 상표의 식별력 유무는 지정상품 또는 지정서비스업과의 관계에서 개별적으로 판단하여야 한다. 그런데 위 ④에서와 같이 상호에 리더스 문자열을 포함하고 있는 130여 개의 병원 중 이 사건 등록서비스표와 지정서비스업을 달리 하는 치과병원과 동물병원이 100여 개로 대다수를 차지한다. 위 130여 개의 병원 중 이 사건 등록상표의 지정서비스업과 유사한 '피부과전문병원업, 피부과전문의료업, 피부과전문의원업, 성형외과업'을 영위하는 병원은 10여 개에 불과하므로, 이 사건 등록서비스표와 유사한 상호(내지는 표장)를 다수가 사용하여 식별력을 상실할 정도에 이르렀다고 보기는 어렵다.
㉲ 상표법은 선출원주의와 등록주의를 채택하여 상표권자를 보호하고 있으므로, 특정 상표가 등록된 이후 그 등록 상표의 표장과 유사한 표장이 다수 사용되었다는 사실만으로 곧바로 그 등록 상표가 고유의 식별력을 상실하게 되었다거나 그 등록상표를 특정인에게 독점시키는 것이 공익에 반하게 되었다고 볼 수는 없다.
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2) 상표법 제33조 제1항 제3호 사유 해당 여부
아래와 같은 이유로 이 사건 출원상표는 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 직감되지 않으므로 상표법 제33조 제1항 제3호의 기술적 표장이라고 할 수 없다.
① 이 사건 출원상표는 강한 진정 작용과 마취 작용을 지니고 있으며 습관성이 있어 오래 사용하면 중독이 되는 물질을 의미하는 '마약'과 취침시 목에 받치는 침구류의 일종인 '베개'가 결합된 조어상표이다. 그 중 '베개' 부분이 지정상품의 용도 등을 나타내기는 하나, 두 개 이상의 기호·문자 또는 도형이 결합되어 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 그 상표를 구성하고 있는 각 부분을 하나하나 떼어서 볼 것이 아니라 구성부분 전체를 하나로 보아 특별현저성이 있는지의 여부를 판단하여야 할 것이고(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후1208 판결 등 참조), 이 사건 출원상표는 4음절에 불과하여 일반 수요자나 거래자가 전체로서 호칭하는 데 별다른 어려움이 없는 점, '베개' 부분은 지정상품을 표시하는 것이어서 식별력이 미약하므로 일반 수요자나 거래자가 이 부분만으로 이 사건 출원상표를 인식하거나 호칭할 것으로 보이지는 않는 점 등에 비추어 보면 이 사건 출원상표는 전체로서 인식될 것으로 보인다.
② 위와 같이 이 사건 출원상표를 전체적으로 인식할 경우 일반 수요자나 거래자에게 '너무 편안하고 느낌이 좋아 계속 사용하고 싶은 베개', '너무 편하여 중독성이 강한 베개' 등의 의미를 가져 지정상품의 효능, 용도 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것으로 보인다.
③ 이 사건 설문조사 결과에서도 응답자의 97.2%가 이 사건 출원상표를 '계속 베고 싶은 편안한 베개'로 인식하고 있는 것으로 나타났다.
3) 상표법 제33조 제1항 제7호 사유 해당 여부
앞서 살펴 본 바와 같이 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표를 보고 너무 편안하여 중독된 것처럼 계속 사용하고 싶은 베개라는 정도로 인식할 것인데, 이는 이 사건 출원상표의 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 성질로 보기는 어려우므로 이 사건 출원상표는 지정상품과의 관계에서 식별력이 부정된다고 할 수 없고, 그 밖에 거래 사회의 실정 등을 감안하더라도 이 사건 출원상표가 사회통념상 자타 상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 표장이라고 볼 근거도 없다.
따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하지 않는다.}}}

1) 이 사건 출원상표(파일:에어로케이2.png)는 그 상단에 영어단어 'Aero'와 알파벳 'K'가 도형 부분(파일:에어로케이도형.png)으로 결합되어 있고, 하단에는 한글 '에어로케이'로 구성되어 있다. 그 중 'Aero'는 '항공기의'라는 뜻을 가진 형용사이며, 'K' 부분은 알파벳 자음을 가리킨다.
2) 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '항공운송업, 상품/승객 및 여행객 항공운송업, 항공여행업' 등과 관련하여 이 사건 출원상표 중 'Aero' 부분이 지정상품의 용도 등의 성질을 암시 또는 강조하는 것으로 보여지기는 한다.
그러나 두 개 이상의 기호·문자 또는 도형이 결합되어 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 그 상표를 구성하고 있는 각 부분을 하나하나 떼어서 볼 것이 아니라 구성부분 전체를 하나로 보아 특별현저성이 있는지의 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후1208 판결 등 참조). 여기에 이 사건 출원상표는 발음하기에 어려움이 없으면서 비교적 짧은 한글 5음절에 불과하여 일반 수요자들이 이 사건 출원상표를 한 번에 호칭하는 데 별다른 어려움이 없어 보이는 점, 'Aero'와 'K' 부분이 붙임표(하이폰)으로 연결되어 있는 점, 'Aero'는 접두사로서 통상 단독으로 쓰이지 않고 다른 단어의 앞에 결합된 형태로 사용되는 점, 하단의 '에어로케이' 부분 역시 띄어쓰기 없이 한 단어로 이루어져 있는 점, 아래 살펴보는 바와 같이 'Aero' 및 'K' 각 부분의 식별력이 미약하여 일반 수요자나 거래자가 각 부분만으로 이 사건 출원상표를 인식하거나 호칭할 것으로 보이지는 않는 점 등을 종합하면 이 사건 출원상표는 'Aero' 부분만이 아닌 전체로서 인식되어 관찰될 것으로 보인다.
결국 이 사건 출원상표의 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 이 사건 출원상표가 지정상품의 용도 등을 암시하는 것에서 더 나아가 일반 수요자 및 거래자들에게 지정상품의 효능․품질․용도 등의 성질을 보통의 방법으로 표시하는 것으로 인식하게 한다거나 그 의미내용 또는 성질을 직감할 수 있게 하는 것이라고 보기는 어렵다.
3) 이에 대하여 피고는 알파벳 'K' 부분이 최근 대한민국을 약칭하는 것으로 다양한 분야에 쓰이고 있으므로, 이 사건 출원상표를 전체적으로 관찰하더라도 '한국과 관련된 항공산업'의 의미로 직감될 수 있어 이 사건 출원상표는 지정상품의 용도 등을 보통으로 사용하는 방법만으로 표시된 표장이라고 주장한다.
그러나 설령 피고 주장과 같이 이 사건 출원상표의 'K' 부분이 대한민국의 약칭으로 인식될 가능성이 있다고 하더라도 일반 수요자 및 거래자가 이 사건 출원상표를 보고 바로 '한국과 관련된 항공산업'의 의미를 떠올릴 것이라 보기는 어렵고, 이 사건 출원상표가 위와 같은 관념을 불러일으킨다고 하더라도 지정상품인 '항공운송업, 상품/승객 및 여행객 항공운송업, 항공여행업' 등과 관련하여 한국과 관련된 항공운송업 회사임을 암시하는 정도에 그칠 뿐 지정상품의 용도 등을 보통으로 사용하는 방법만으로 표시된 표장이라고 볼 수는 없다.
이 부분 피고의 주장은 받아들이지 아니한다.
4) 따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 품질, 용도, 서비스 제공내용 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 않는다.}}}

(1) 이 사건 등록상표는 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록상표 중 ‘애월’ 부분이 지리적 명칭에 해당함을 명확히 인식할 수 없다 하더라도[38], 상단부 ‘애월’이 하단부 ‘바다’를 수식하는 구조로 인식되는 이 사건 등록상표의 표장 구성상 ‘애월바다’ 전체로 어느 지역의 바다 명칭을 나타내는 것으로 인식될 가능성이 높고, 설령 위와 같이 특정 바다 명칭을 의미하는 것으로까지 이해되지는 않는다 하더라도 ‘애월’이 ‘바다’를 수식하는 것으로 보이는 위 표장의 결합 구성과 함께 위 양 단어 사이에 경중의 차이가 있는 것으로 보이지 아니하는 점, 표장 구성상 하단부에 위치한 ‘바다’가 특별히 식별력이 강한 부분으로 볼 근거도 없는 점 등에 비추어 보면, 적어도 이 사건 등록상표 ‘파일:애월바다2.png’는 ‘애월’과 ‘바다’라는 양 단어가 합쳐져 일반적인 바다가 아니라 특정한(제한된) 의미의 바다라는 새로운 관념을 형성한다고 봄이 자연스럽고, ‘바다’만으로 약칭되거나 분리 인식될 것으로 보이지 아니한다. 따라서 이 사건 등록상표 ‘파일:애월바다2.png’는 그 문자 부분인 ‘애월’과 ‘바다’가 2단으로 띄어져 있기는 하나, 그 전체 호칭이 네 음절에 불과하여 발음상 전체로 호칭하기에 어려움이 없다.
(2) 선등록상표 1, 2인 ‘파일:바다캔들.png’, ‘파일:캔들바다.png’에 포함되어 있는 각 ‘캔들’ 부분은 지정상품인 양초를 나타내는 영문 'Candle'의 단순한 한글 음역으로서 지정상품의 보통명칭에 해당하여 식별력이 없다고 봄이 타당하다. 따라서 선등록상표 1, 2는 위 식별력 없는 ‘캔들’ 부분을 제외하고 요부인 ‘바다’ 또는 각 표장 전체인 ‘바다캔들’, ‘캔들바다’로 인식, 발음될 것으로 보인다.
(3) 종합하면, 이 사건 등록상표 ‘파일:애월바다2.png’는 표장 전체로 인식되고, 선등록상표 1, 2는 요부인 ‘바다’ 또는 표장 전체로서 ‘바다캔들’, ‘캔들바다’로 인식될 것임은 앞서 본 바와 같은바, 양 표장은 외관이 상이하고, 관념의 점에서도 이 사건 등록상표는 ‘애월 지역의 바다’ 또는 적어도 특정한 의미의 바다로, 선등록상표 1, 2는 모두 일반적인 의미의 바다로 각 관념될 것이어서 상이하며, 호칭상 이 사건 등록상표는 ‘애월바다’로, 선등록상표 1, 2는 ‘바다’ 또는 ‘바다캔들’, ‘캔들바다’로 발음될 것이므로 역시 상이하다. 결국 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 외관, 호칭, 관념을 종합적으로 검토하여 전체적으로 관찰하였을 때, 양 상표는 서로 유사하다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없다.
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가) 갑 제4 내지 22호증, 을 제1호증의 각 기재 및 영상에 의하면, ① '지평'은 지평면의 지리적 명칭의 약칭으로 사용되기도 하는 사실, ② 지평면에는 '지평의병·지평리전투 기념관', '지평지구전투전적비', '지평양조장', '지평향교', '송현리 효자 정문', '수곡서원', '선정비림', '이적장군 묘비', '구둔영화마을', '가나안농군학교', '양평수곡낚시터', '구둔역', '양평TPC 골프 클럽' 및 '양평 미리내캠프' 등의 유적지 내지 관광지가 있는 사실, ③ 지평면에서 '봉미산 성황대제', '가루매마을 배꽃문화축제' 및 '양평 해바라기 축제' 등의 행사 내지 축제가 열리는 사실, ④ 인터넷 포털사이트 다음에서 '지평면전원주택'을 검색하면 약 8,180건의 블로그 글이 검색되는 사실은 인정된다.
나) 그러나 을 제2, 33, 37, 38, 43, 46, 52호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 보태어 인정되는 다음의 각 사실 및 사정을 위 법리에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 경기 양평군 지평면이 국내 수요자나 거래자에게 널리 알려진 지리적 명칭에 해당한다거나 '지평'이 수요자나 거래자에게 지평면을 가리키는 지리적 명칭으로 직감될 정도로 널리 알려졌다고 보기 어려우므로, '지평'이 현저한 지리적 명칭의 약어에 해당한다고 볼 수 없다.
① '지평'은 1908년 9월경 '양근군'과 '지평군'이 합병하여 양평군으로 된 이후부터 2006년 12월경 '지제면'이 '지평면'으로 개칭되기 전까지는 '리' 단위 행정구역에 불과한 경기 양평군 지제면 지평리의 지리적 명칭에 불과하였고, 그 이후에도 '면' 단위 행정구역의 지리적 명칭에 불과하다. 더욱이 2017년을 기준으로 전국에 1,192개의 '면' 이 존재하므로, '지평'이 지평면으로 개칭된 이후 약 9년간 지평면의 지리적 명칭으로 사용되었다고 하더라도 전국적으로 약 1,192개에 달하는 면의 지리적 명칭 중 하나에 불과하다.
② 또한, '지평'은 사전적으로 '대지의 편평한 면', '사물의 전망이나 가능성 따위를 비유적으로 이르는 말' 등의 의미를 가지는 단어이다.
③ 지평면에 위 인정사실에서 본 바와 같은 유적지 및 관광지가 존재하고 다양한 행사 및 축제가 열리기는 하나, 이러한 유적지, 관광지 및 행사, 축제가 유명하다고 볼 만한 자료가 없을 뿐만 아니라, 나아가 이러한 유적지, 관광지 및 행사, 축제 등의 유명성으로 인하여 지평면이 유명하게 되었다고 볼 만한 자료도 없다. 지평면에는 지평이라는 지리적 명칭을 사용한 '지평의병·지평리전투 기념관', '지평지구전투전적비', '지평양조장' 및 '지평향교' 등이 존재하기도 하지만, 최근에는 '양평TPC 골프 클럽', '양평 미리내캠프' 및 '양평 해바라기 축제'와 같이 군 단위의 지리적 명칭인 '양평'이 주로 사용되는 것으로 보인다. 또한, 피고 측이 생산한 '지평막걸리'도 양평 지평막걸리, 양평의 지평막걸리 등으로도 지칭되는 것으로 보인다.
④ 달리 지평면과 관련하여 교과서, 언론 보도, 설문조사 등 수요자나 거래자의 인지도를 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다.
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다. 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호의 해당 여부
... 이상의 점에서 볼 때 피고의 서비스표는 그 지정서비스업 중 쟁점서비스업과 관련하여, 그 서비스의 제공 대상 또는 제공 장소 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 기술적 표장으로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다거나, 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표로서 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없다.
라. 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제6호의 해당 여부
... 요컨대 피고의 서비스표는 그 지정서비스업 중 쟁점서비스업과 관련하여, 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표로서 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당한다거나, 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 서비스표로서 구 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당한다고 볼 수 없다.
마. 사용에 의한 식별력 취득 여부 (부가적 판단)
... 따라서 설사 원고 주장처럼 피고의 서비스표가 등록결정 당시 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제4호 또는 제6호에 해당하는 구성의 것이었다고 하더라도 같은 무렵 이미 쟁점서비스업 중 위 교육정보제공업 등에 관하여는 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항이 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 봄이 타당하고, 그와 같은 사용에 의한 식별력 취득의 점에 비추어 보더라도 피고의 서비스표가 쟁점서비스업 중 위 교육정보제공업 등에 관하여 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없는 것이다.}}}

'APPLIED' 부분은 적용된, 응용된 이라는 사전적 의미를 가지고 있는 반면, 'BIOSYSTEMS' 부분은 사전에서 검색되는 단어가 아니고 'BIO'와 'SYSTEMS'이 합쳐져 이루어진 조어인데, 'BIO'는 '생, 생명'의 의미를, 'SYSTEM'은 '체계, 조직, 제도 등 요소의 집합' 또는 '정보를 처리하기 위하여 조직화되고 규칙적으로 상호작용하는 기기, 방법, 절차' 등의 사전적 의미를 가지고 있다.
(...) 이 사건 출원상표의 표장을 구성하는 부분의 사전적 의미를 우리나라의 영어보급실태를 감안하여 보면, 일반수요자는 이 사건 출원상표의 표장의 의미를 그 구성부분의 사전적 의미를 조합한 '응용 생물시스템', '생물시스템이 적용된'이라는 정도로 이해하거나 인식할 수 있을 뿐인 것으로 보이고, 이를 넘어서서 생명과 관련된 응용 의료기기나 시약 또는 피고가 주장하는 바와 같이 '생명(bio)과 관련된 정보처리를 수행하기 위한 방법/기기/체계(system) 등이 적용된(applied) 유전자분석기/키트(kit)' 등의 의미로 직감할 것이라고 보기는 어렵다.
(...) 이에 대하여 피고는, 이 사건 출원상표의 출원 이전에 다수의 대학교에서 생물학, 의학 및 공학을 연계한 바이오시스템(BIOSYSTEM) 학과가 개설되었는데, 위 학과에서는 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련한 사항을 연구 및 교육하는 것이므로, 바이오시스템(BIOSYSTEM)'이라는 용어는 일반수요자들 사이에서 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련된 것이라고 인식되기에 이르렀고, 따라서 이 사건 출원상표의 표장은 일반수요자들 사이에서 '응용 바이오시스템용 화학품' 등으로 인식될 수 있어서, 결국 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 용도, 성질 등을 직감시킨다고 주장한다.
살피건대, 을 제7 내지 11호증의 각 기재에 의하면 카이스트에서 2002. 1학기부터 바이오시스템학과를 개설하였는데, 위 학과는 바이오분야와 정보, 전자, 나노분야 등을 융합한 새로운 학문분야로서 그 세부분야로는 '바이오정보, 바이오전자, 바이오나노, 바이오멤스(MEMS)' 분야가 있는 사실, 동국대학교, 충북대학교, 충남대학교, 서울대학교에서도 그 무렵 동일한 명칭이 포함된 학과나 강좌가 개설되어 비슷한 내용의 연구와 학생들에 대한 교육이 이루어지고 있는 사실, 위 학과 등의 교육내용이 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련된 것인 사실을 인정할 수 있다.
그러나, 위와 같이 국내 여러 대학에 바이오시스템 학과나 강좌가 개설되어 해당 분야의 연구 및 학생들에 대한 교육이 이루어지고 있다고 하더라도, 이 사건 출원상표의 지정상품의 수요자에는 병원이나 진단기관에서 그 지정상품인 시약, 화학품, 키트 등 사용하여 진단이나 치료를 받는 사람, 진단이나 치료를 행하는 사람, 그러한 물건을 취급하거나 거래하는 사람들도 포함되는데, 이들이 모두 위 학과 교육을 받거나 학과와 관련한 연구분야에 종사하는 사람이라고 볼 수는 없고, 위 인정사실만으로는 위 학과와 관련된 사람들 외의 다른 일반수요자나 거래자들이 바이오시스템이라는 용어를 이 사건 출원상표의 지정상품의 용도, 성질 등과 관련하여 직관적으로 인식할 수 있을 것이라고 단정할 수 없다.
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갑 제12, 13호증, 을 제1, 2호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표는 전체로서만 호칭·관념되므로 지정상품 및 지정서비스업과 관련하여 식별력이 있다고 봄이 타당하다.
가) 다음과 같은 점에서 이 사건 출원상표는 일반 수요자나 거래관계자들에게 전체로서만 호칭·관념된다고 봄이 타당하다.
① 외관 면에서 볼 때 이 사건 출원상표 '파일:PRIMEWELL2.png'은 9개의 알파벳 문자가 글자체와 굵기, 기울기를 동일하게 하여 띄어쓰기 없이 연서된 것으로서 시각적으로 'PRIME'과 'WELL'이 구분되지 아니한다.
② 우리나라 영어교육 보급 수준을 고려하면 이 사건 출원상표는 '프라임웰' 정도로 호칭될 것으로 보이는데, 이는 4음절로 음절수가 비교적 짧다.
또한, 'PRIME'은 '(품질 등이) 최고의, 뛰어난'이라는 의미 외에도 '주된, 주요한, 기본적인, 전형적인, 가장 선택될 가능성이 큰, 가장 적합한, 한창때, 전성기, (사용 · 작동할 수 있게) 준비시키다' 등의 다양한 뜻을 가진 영어단어이고, 'WELL'은 '잘, 좋게, 좋은'이라는 의미 외에도 '제대로, 철저히, 완전히, 아주, 상당히, 쉽게, 아마, 당연히, 건강한, 우물' 등의 다양한 뜻을 가진 영어단어로서, 두 단어 모두 이 사건 출원상표의 지정상품 및 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없다.
이러한 점들에다가 아래에서 보는 바와 같이 'PRIMEWELL'이 식별력이 있으며, 전체로서 어떤 구체적 관념이 형성되기 어려운 점을 보태어 고려하면, 비록 일반 수요자나 거래관계자들이 간략한 호칭이나 관념에 의하여 상표를 기억하려는 경향이 있다고 하더라도, 이 사건 출원상표는 'PRIME'과 'WELL' 중 어느 한 부분이 이 사건 출원상표의 요부가 된다거나 이 사건 출원상표가 두 부분 중 어느 한 부분만으로 호칭·관념된 다고 보기 어렵고, 'PRIMEWELL' 전체로서만 호칭·관념된다고 봄이 타당하다.나) 다음과 같은 점에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 전체로서 식별력이 있을 뿐만 아니라 특정인이 독점적·배타적으로 사용하는 것을 금지할 필요성도 없다.
① 'PRIMEWELL' 자체는 영어사전에 등재되지 아니한 조어이다.
② 위에서 본 바와 같이 'PRIME'과 'WELL'이 다양한 뜻을 가진 영어단어인 점에다가 거래사회 실정상 이 사건 출원상표와 같이 'PRIME'과 'WELL'이 함께 사용되는 경우, 특히 상품이나 서비스업의 성질을 설명하는 표현으로 사용되는 경우가 있음을 인정할 증거가 없으며, 오히려 우리나라의 영어교육 보급 수준을 고려하면 일반 수요자로서는 'PRIMEWELL'이 영문법에 맞지 않는 어색한 표현임을 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보인다. 이러한 점에서 'PRIMEWELL'이라는 단어 또는 구(句) 자체는 'PRIME' 이나 'WELL'은 물론 그들의 단순한 결합을 넘어서는 특이성이 인정되며, 이 사건 출원상표가 지정상품이나 지정서비스업과 관련하여 일반 수요자에게 어떤 구체적 관념, 특히 피고 주장과 같이 '매우 좋은', '품질이 뛰어난'이라는 의미로 직감된다고 보기 어렵다. 설령 일반 수요자가 이 사건 출원상표를 통해 '매우 좋은', '품질이 뛰어난'이라는 의미를 인식할 수 있다고 보더라도, 이는 지정상품이나 지정서비스업의 품질, 효능 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것으로 봄이 타당하다.
③ 갑 제12, 13호증의 각 기재(가지번호 포함)에 의하면 'PRIMEWELL'이 원고의 상품출처표지로만 사용된다고 보인다.
다) 이에 대하여 피고는, 'PRIME'이라는 영어단어가 자동차용 타이어 관련 업계의 생산자, 수요자 및 언론 등에서 높은 품질의 타이어를 가리키는 데 사용된다고 주장한다.
그러나 을 제3 내지 7호증의 각 기재에 의하여 인정되는 사정, 즉 '한국타이어 벤투스 프라임'이라는 상품명이 존재하고, 'PRIME'이 자동차 경주용 타이어의 한 종류를 지칭하는 의미로 사용되는 경우가 있다는 점만으로는 피고 주장과 같이 'PRIME'이라는 영어단어가 통상 타이어와 관련하여 고품질 타이어를 가리키는 의미로 사용된다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.
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2.1.3. 특허심판원 사례


이 사건 출원상표 "파일:wellstone 워드마크.png"은 '잘, 좋은 등'을 의미하는 영단어 'well[45]'과 '돌, 석조'라는 뜻을 가진 'stone'이라는 비교적 쉬운 영단어 2개가 띄어쓰기 없이 결합된 문자표장으로, 전체적으로 보면 '좋은 돌' 또는 '행운(을 가져다주는) 돌'이라는 의미 정도로 관념될 수 있다.
그런데 이러한 의미만으로는 구체적으로 어떤 제품이나 용도로 사용되는 것인지 그 의미를 특정할 수 없다. 그리고 이 사건 출원상표를 그 지정상품인 '건축용 비금속제 벽외장재료, 비금속제 건축재료 등'과 관련하여 보더라도, '좋은 돌을 사용한 제품'이라는 의미 정도로 간접적으로 연상할 수는 있더라도, 직감된다고 단정할 수는 없다[46].
따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품이 '좋은 돌(을 사용한 제품)'이라는 의미에서 지정상품의 성질을 암시하거나 강조하는 상표에 해당할 수는 있어도 이 사건 출원상표의 지정상품인 '건축용 비금속제 벽외장재료, 비금속제 건축재료 등'의 고유한 성질을 직감케 하는 상표라고 보기는 어렵다.
더구나 이 사건 출원상표처럼 영단어 'well'과 상품이 결합된 상표들이 아래 표에서 보는 바와 같이 여러 상품류에서 이미 등록되어 있는 점을 더하여 보면, 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당한다고 할 수 없다.
파일:스크린샷_well 결합상표.png}}}

이 사건 출원상표는 '적은 양의 음식으로 겨우 시장기를 면함' 등의 사전적 의미인 '요기' 부분과 '집'의 의미로 사용되는 어미 '당'을 결합하여 구성된 표장으로서, 전체적으로 보면 '시장기를 면할 정도의 음식을 제공하는 집' 정도로 인식될 수 있다. 그리고 특허청의 상표등록검색 시스템을 통하여 조사하면, 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일 유사한 상품에 대하여 등록된 상표, '피자당(제373054호)', '채선당(제4028호)', '온채당(제376919호)', '팔면당(제373435호)', '온미당(제63256호)', '풍미당(제62768호)', '참소당(제53193호)', '팔천당(제57935호)'와 같이, '당'과 결합된 다수의 등록상표가 존재하여 어미 '당'은 다른 문자와 결합하여 서비스의 제공 장소를 나타내는 부분으로 식별력이 없거나 미약한 부분이라고 볼 수 있다.
그러나 한글로 표기된 '요기' 부분은 '시장기를 면한다'는 사전적 의미 이외도 '여기'라는 뜻의 지시대명사를 귀엽게 표현하기 위해 사용되거나, '요기당'은 '바로 여기 이곳이다'를 강조하는 정도의 용어로 사용되는 거래 실정도 발견된다. 그렇다면 이 사건 출원상표 '요기당'은 사전에 그 의미가 등재되어 있지 않은 단어이고, '요기' 부분도 '음식점업'과 관련하여 어느 정도 서비스의 제공내용을 간접적으로 암시하는 정도에 그칠 뿐만 아니라, 거래계에서 '음식을 제공하는 장소'로 일반적으로 사용되고 있는 자료를 찾아 볼 수도 없으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장에 해당한다고 할 수 없다.
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우선 'THE SCHOOL OF SCENT & ART'에 대한 식별력 여부를 살펴보면, 'THE SCHOOL OF SCENT & ART'는 주요 영어단어가 비교적 쉬운 단어인 'SCHOOL(학교)', 'SCENT(향기)', 'ART(예술)'로 구성되어 있으며, 일반 수요자들의 영어수준을 감안하면 이를 '향기와 예술의 학교' 등으로 인식될 것으로 보인다. 한편 'SCHOOL'이라는 단어와 'SCENT'라는 단어가 결합된 '향기학교'는 향기를 감별하거나 향기를 가르치는 학교로 인식할 수 있으나, 실제 향기를 감별하거나 향기를 가르치는 학교는 찾아 볼수없는 점, 'SCENT'가 이 사건 출원상표의 지정상품 중 '향초공예교육지도업 등'과 관련하여 볼 때, 향초에서 나는 향기와 연관될 수는 있으나 그 품질이나 효능을 직접적으로 표시한 것으로 보기에는 무리가 있는 점, 인터넷 포털사이트 네이버 영어사전검색에 의하면 'SCENT'의 의미로 '향수'가 세 번째로 검색되고 영국에서 주로 사용된다고 기재되어 있긴 하나, 우리나라에서 향수는 주로 'perfume'이라는 단어가 많이 사용되고 있으며 아울러 이 사건 출원상표의 지정상품은 향수와 관련된 서비스업도 아니라는 점 등을 고려하면, 이 사건 출원상표의 구성부분 중 'THE SCHOOL OF SCENT & ART'는 그 지정상품과 관련하여 암시적 표현으로 보아야 한다. 나아가 인터넷 포털사이트 NAVER에 'THE SCHOOL OF SCENT & ART'에 대하여 검색해 보면, 아래와 같이주로 청구인이 개설하여 운영 중인 양초공예 관련 민간자격증 과정(The School of Scent & Art, TSSA1))에 대한 내용이 대부분임을 확인할 수 있다.
...
그렇다면 문자부분 'THE SCHOOL OF SCENT & ART'가 이 사건 출원상표의 지정상품의 직접적인 성질표시라고 보기 어렵고, 검은색 바탕의 사각형 내부에 좌측상단에서 우측 상단으로 경사가 기울어진 사각도형이 배치되어 그 안에 문자부분 'THE SCHOOL OF SCENT & ART'를 3단으로 배치된 구성까지 감안하여 보면 일반 수요자나 거래자들에게 자타 상품의 출처를 표시하는 것으로 인식될 수 있다고 판단된다. 또한 이 사건 출원상표를 지정상품과 관련된 거래업계나 일반 수요자들이 흔히 사용하고 있어 거래계의 모든 사람이 사용할 수 있도록 할 필요가 있다거나 지정상품과 관련하여 필요한 표시로 모두가 사용을 원한다고 볼만한 사정을 찾을 수 없고, 동종업자들이 자신의 상품에 대하여 이 사건 출원상표의 표장과 같은 방식으로 표시할 필요가 있다고 할 수도 없으므로, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않다고 인정되는 표장으로 보기도 어렵다.}}}


이 사건 출원상표·서비스표의 구성 중 도형 부분 '파일:PETSMART 워드마크_상단도형.png'은 위로 볼록한곡선이 왼쪽위에서 아래로 내려와서 다시 오른쪽으로 올라가는 중간에 공의 형상과 결합되어 있으므로 전체로 공이 왼쪽에서 오른쪽으로 튀는 모습이 연상되는 것이다. 따라서 도형 '파일:PETSMART 워드마크_상단도형.png'은 표장의 전체적인 구성으로 볼 때 문자의 인식력을 압도할 정도는 아니라 할지라도 일반의 주의를 끌기에 충분하다 할 것이다. 또한 그 구성 중 영문자부분 '파일:PETSMART 워드마크_문자2.png'은 'PET'와 'SMART'가 색채를 달리하여 결합되어 있고 이들 사이의 상단에 도형이 위치하고 있으므로 'PET'와 'SMART'의 결합으로 어렵지 않게 인식되어 지는 바, 이러한 경우 'PET'는 '애완동물'을 'SMART'는 '세련된, 영리한' 등의 의미가 있는 것이므로, '파일:PETSMART 워드마크_문자2.png'는 '애완동물이 영리하다' 정도로 관념된다. 그런데, 원 결정에서는 '파일:PETSMART 워드마크_문자2.png'가 'PETS'와 'MART'의 결합으로 보아 '애완용 동물가게' 등으로 관념되어 품질, 효능을 나타내는 성질표시에 해당한고 하였으나, 위에서 살펴본 바와 같이 '파일:PETSMART 워드마크_문자2.png'는 'PET'와 'SMART'의 결합으로 인식되어 '애완동물이 영리하다' 정도로 관념되는 것이므로, 이러한 관념이 이 사건 출원상표·서비스표의 지정상품/서비스업인 '애완동물용 완구' 등과 관련하여 구체적으로 어떤 품질과 어떤 효능을 나타내는지 불분명하고, 그러한 의미가 이 사건 출원상표·서비스표의 지정상품/서비스업 등과 관련하여 상품의 품질·효능 등을 나타내는표시로 현실적으로 사용되고 있는 경우라든가 또는 상품의 품질·효능 등을 나타내는표시로 일반 수요자나 거래자가 인식하고 있는 경우로 볼 수도 없는 것이다. 거기에다 공이 왼쪽에서 오른쪽으로 튀는 모습을 형상화한 도형이 결합되어 있으므로 이 사건 출원상표·서비스표는 그 지정상품/서비스업의 품질, 효능 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에도 해당하지 않는 것이다. 따라서 이 사건출원상표·서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 할 수 없다.
또한, 이 사건 출원상표·서비스표는 그 지정상품/서비스업과 관련하여 상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 않으므로, 자타상품을 구별케 하는 힘, 즉 식별력이 없다고 볼 이유가 없고, 그 지정상품/서비스업의 분야에서 모든 사람에게 그 사용이 개방되어야 한다거나, 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것이 부적당하다고 볼 이유도 없다. 따라서 이 사건 출원상표·서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당하지 않는다 할 것이다.
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이 사건 출원서비스표의 지정서비스업은 '커피점업, 커피전문점경영업, 커피전문점프랜차이징업, 카페업, 레스토랑업' 등인바, 이와 관련하여 이 사건 출원서비스표는 해당 서비스업을 제공하는데 필요한 용구 중의 하나를 지칭하는 표현으로 일반수요자나 거래자가 쉽게 그 의미를 인식할 수 있다 할 것이다. 이러한 의미를 가지는 이 사건 출원서비스표의 식별력 여부를 살펴보면, '커피점업' 등과 관련하여 이 사건 출원서비스표가 '검은색 머그컵으로 커피를 제공하는 커피점업' 등으로 관념된다 하더라도 일반적인 '커피점업' 등에서 제공되는 서비스의 제공수단을 직접적으로 나타낸다고 보기 어렵고, '검은색 머그컵'이 '커피점업' 등의 서비스업에서 일반적으로 사용되는 서비스제공수단이나 방법이 아니며, '커피점업' 등에서 쓰이는 여러 용구 중의 하나의 명칭이 해당용구 자체의 상표로 사용되는 경우('머그컵'을 지정상품으로 하여 이 사건 출원서비스표가 상표로 사용되는 경우를 상정할 수 있다)와 달리 해당 서비스업의 표장으로 사용된다고 하더라도 반드시 그 식별력이 없다고 볼 수는 없다는 점을 고려할 때, 이 사건 출원서비스표는 자타 서비스업의 출처를 나타낼 수 있는 식별력이 충분한 표장이라 하겠다.}}}

이 사건 출원상표 'RED DIGITAL CINEMA'는 ... 우리나라 일반 수요자의 영어인식수준을 감안하면 전체적으로 '빨간(색) 디지털 영화(관)' 정도의 의미로 관념되는 표장이다. 그러나 '빨간 디지털 영화' 또는 '빨간색의 디지털 영화관'이라는 관념과 이 사건 지정상품인 '카메라' 자체의 품질, 형상, 효능, 용도 등의 성질과는 어떠한 직접적 연관성을 찾기 힘들다는 점에서, 일반수요자가 이 사건 출원상표로부터 지정상품 '카메라'가가지고 있는 일반적이고도 공통된 성질을 직감하기는 어렵다 할 것이다.
이에 대하여, 원결정에서는 이 사건 출원상표의 'RED'는 지정상품의 단순한 색상을 표시하는 것으로 식별력이 없고, 'DIGITAL CINEMA'는 지정상품의 용도를 표시하는 것으로 식별력이 없으며, 이들의 결합에 의하여도 전혀 새로운 관념을 형성하지 않으므로, 이 사건 출원상표는 전체적으로 특별현저성이 없는 표장이라고 판단하였다.
살피건대, 어떠한 표장이 색채를 표시하는 단어로 구성되어 있다는 이유만으로 모든 지정상품과의 관계에서 그것이 곧 식별력이 없다고 단정할 수는 없는 것인바(대법원1995.2.10. 선고 94후1770 판결 및 'RED', 'White', '화이트블루', 'PINK', 'RED BLUE', 'BLACK' 등 단순히 색채를 표시하는 단어만으로 구성된 표장이 등록된 사례 참조), 설령 이 사건 출원상표의 지정상품인 '카메라'에는 빨간색으로 된 것도 있을 수 있어서 'RED' 가 지정상품 중 일부의 색상을 표시하는 것으로 볼 수도 있겠으나, 거래실정에 비추어 볼 때 '카메라'에는 그 밖에도 아주 다양한 색상이 있으므로('네〇〇' 등 주요 포털사이트와 국내의 주요 인터넷 쇼핑몰을 검색해 보더라도 빨간색인 경우는 극히 드물고 대부분의 카메라는 주로 검은색 또는 은색 계열로 되어 있음을 알 수 있다), 'RED'가 '카메라'의 일반적인 색상을 표시하는 것이라고 할 수도 없으며, 나아가 이 사건 출원상표가 'RED' 또는 'DIGITAL CINEMA' 만으로 구성되어 있는 것도 아닌 이상, 일반거래자나 수요자들이 카메라에 표시된 이 사건 출원상표 'RED DIGITALCINEMA'를 보고 그것이 단순히 지정상품 '카메라'의 색상 또는 용도를 표시하는것이라고 인식할 리는 없다 할 것이다(이러한 사정은 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 이 사건 청구인이 출원한 'RED 3D', 'RED HEAD', 'REDRAY', 'REDPLAY', 'REDCINE', 'RED ONE', 'RED DIGITAL CINEMA SHOT ON RED' 등의 표장들과 타인이 출원한 'Art Cinema', 'CINEMA 3D', 'Cinema TV', 'd-cinema', 'Cinema Screen' 등의 표장들이 등록되어 있는 사실로도 뒷받침 된다).
따라서 이 사건 출원상표 'RED DIGITAL CINEMA'는 지정상품의 성질을 간접적으로 암시 또는 강조하는데 그칠 뿐, 당해 상품의 일반적이고 공통적인 성질을 직접적으로 기술하는 표장으로 보기는 어렵다 할 것이므로 상표법 제6조 제1항 제3호의"상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장"에 해당하지 아니한다.
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'강정'은 쌀가루로 만든 과자의 하나를 의미한다.
그런데 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업들은 모두 '음식업과 주점업'과 관련된 것이므로, 일반수요자들은 '음식업과 주점업'에 대하여는 과자인 '강정'과는 연관성이 없는 것으로 판단할 것이다. 그러므로 이 사건 출원서비스표의 표장 중 '강정'이 그 지정서비스업의 원재료, 제공 내용 등의 성질을 직접적으로 표시하는 것이라고 보기 어렵고, 그렇게 볼만한 거래 관행이 있다거나 사회 통념이 존재한다고 할 수도없다.
설령 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업에서 '강정'을 제공할 수 있다는 것을 암시하는 것이라고 하더라도, 그러한 암시는 그 지정서비스업의 제공 대상에 내재될 수도 있을 것이라는 가정을 전제로 한 것일 뿐이고, 이를 곧바로 지정서비스업에 대한 직접적인 성질표시로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 단정하기는 어렵다하겠다.
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2.2. 문자는 식별력이 없으나 도안화로 식별력이 인정된 경우

1) JW 부분이 간단하고 흔히 있는 것인지 여부
이 사건 출원상표 중 'JW'는 우리나라에서는 '여호와의 증인'으로 알려져 있는 종교단체의 영문명칭인 'Jehovah's Witnesses'의 약어인데, 일반 수요자들 사이에서 'JW'라는 용어가 '여호와의 증인'으로 인식되는지를 뒷받침하는 객관적인 자료를 찾아볼 수 없다.
'JW' 부분은 영문 알파벳 2자로 이루어져 있으므로 '간단한 표장'에는 해당될 수 있다. 나아가 '흔히 있는 표장'에 해당하는지 여부에 관하여 보건대, 'JW'가 표장으로서 사용되거나 등록되어 있는 경우는 'JWSOFT'(갑 제6호증의 1), 'JW'S'(갑 제6호증의 2) 정도 외에는 찾아볼 수 없고, 그 외에도 'JW'가 제3자에 의해 다양하게 사용되고 있음을 알 수 있는 객관적 자료를 찾아볼 수 없다.
이에 대하여 피고는, 'JW' 부분이 현실적으로 표장으로 많이 사용되고 있지는 않더라도, 앞으로는 사용될 개연성이 크므로 '흔히 있는 표장'이라고 주장하나, 이를 뒷받침할 아무런 자료도 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
따라서, 이 사건 출원상표를 구성하는 'JW' 부분은 '간단하고 흔히 있는 표장'에 해당한다고 할 수 없다.
2) 여기에 결합된 부분이 식별력이 없는지 여부
이 사건 출원상표에는 .ORG 부분이 JW 부분과 행을 달리하여 배치되어 있고, 이러한 문자부분들은 검은색 사각형 내에 배치되어 있다.
'.ORG'는 비영리기관의 도메인 이름을 의미하기는 하나(을 제1호증), 이 사건 출원상표의 지정상품의 공통된 성질이 별지에 기재된 바와 같이 종교단체의 도서, 잡지 등 출판물이거나 이러한 매체를 통한 정보를 제공하는 업이라는 점에 비추어 보면, 표장의 사용주체가 비영리 기관임을 암시할 뿐, 위와 같은 지정상품이나 서비스업의 성질을 직감시키는 것으로 보이지는 않는다.
더욱이, 이러한 문자부분이 2열로 검은색 사각형 내에 배치된 표장의 예 역시 쉽게 찾아볼 수는 없다(원고가 제출한 갑 제7호증의 1 외에, 피고가 제출한 자료는 없다).
따라서, JW 부분의 하행에 .ORG가 하행에 배치되고, 이러한 문자부분이 검은색 사각형 내에 배치되어 있는 결합상표인 이 사건 출원상표는 JW 부분의 식별력 유무와 관계없이, 전체적으로는 '간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 경우'에 해당하지 않을 뿐만 아니라, 구 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정하는 '그 외 식별력이 없는 경우'에도 해당하지 않는다고 보아야 할 것이다.
3) 그 외 사정의 검토
원고는 이 사건 출원상표가 등록되더라고 그 상표권의 효력은 'JW 부분', '.ORG' 부분 및 검은색 사각형이 결합된 표장에만 미치고 각 구성부분에까지 미치지는 않는다는 취지의 의견을 표명하였으므로(이 법원 변론조서 참조), 이 사건 출원상표가 등록되더라도 제3자에 대한 예측하지 못한 불이익이 발생할 여지도 적어 보인다.
또한 원고는 이 사건 출원상표를 구성하는 'JW.ORG'를 2012년 이후부터 우리나라에서 뿐만 아니라 전세계 여러 국가에서 자신의 인터넷 웹싸이트의 도메인 이름으로 사용하고 있으며(을 제2, 3호증), 이 사건 출원상표의 지정상품이나 서비스업 또는 이와 관련된 지정상품이나 서비스업에 관하여 'JW'를 제3자가 표장으로 사용하고 있는 경우를 찾아볼 수 없다. 따라서 구체적인 거래의 실정, 독점적응성의 측면에서도 이 사건 출원상표에 대한 등록거절사유가 있다고 할 수 없다.
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1) 'A1' 이라는 단어는 사전에 등재된 형용사로서 '최고의, 최상의'라는 의미를 가지고 있음을 알 수 있다(을 제1호증). 따라서 이 사건 표장은 지정서비스업에 사용되는 경우 '최고의 이사 서비스를 제공한다'는 관념으로 인식될 가능성이 크다. 또한 갑 제5호증 1 내지 14의 각 기재 및 영상에 의하면, 'A1' 부분을 포함하여 'A1' 또는 '에이원'으로 인식될 수 있는 표장이 이미 다수 등록되어 있는 사실을 인정할 수 있다.
2) 이 사건 표장은 'A1' 부분과 이에 대한 국문호칭인 '에이원'을 나란히 병기한 후에 파일:A1에이원.png과 같이 상부는 짙은 청색으로, 아래 부분은 주황색으로 표기하였으며, 이러한 두 색채의 경계선이 연속적으로 이어져 둥근 원호를 형성하고 있다. 이러한 도안화는, 문자 부분에 도형을 단순히 병기하거나, 문자 부분을 단순한 도형 내에 배치한 것과 달리, 각 문자 부분에 두 가지 색채를 부여하여 그러한 색채 구분으로 인해 각 문자에 두 개의 영역이 형성되도록 한 후, 그러한 영역의 경계가 연속적으로 이어져 표장 전체에 걸쳐 원호 형태를 형성하도록 것이므로, 그 도안화의 정도가 경미하다고 보기는 어렵다.
3) 또한 이 사건 표장 중에는 파일:SERVICESMILESAFE.png 부분이 배치되어 있는데, SERVICE 부분은 서비스업을 의미하므로 이 부분은 식별력이 없다고 할 수 있겠으나, '웃음, 친절' 등을 연상케 하는 'SMILE' 부분과, '안전'을 의미하는 'SAFE' 부분은 이 사건 출원상표의 지정서비스업과 관련된 이사서비스와 관련하여 그 품질을 직감시킨다고 단정할 수는 없다. 그러므로 적어도 파일:SERVICESMILESAFE.png 부분 전체가 식별력이 없는 것으로만 이루어져 있다고 할 수는 없다.
4) 또한 이 사건 표장 파일:A1에이원 표장.png에서 파일:SERVICESMILESAFE.png 부분은 노란색 배경 내에 검은색으로 표기되어 주황색으로 포섭되는 둥근 경계선 안쪽 영역에 배치되어 있는데, 다른 부분인 파일:A1에이원.png에 비해 매우 작은 크기로 표기되어 있다. 이러한 크기 및 배열로 인하여 관찰자가 특별히 주의를 기울이지 않은 상태에서 이 사건 표장을 보는 경우에는 파일:SERVICESMILESAFE.png 부분이 이를 구성하는 개개의 단어로서 인식되기보다는, 그 전체가 노란색과 검은색이 섞인 일종의 '띠'가 배치되어 있는 것으로 인식될 개연성도 적지 않다고 할 것인바, 결국 파일:SERVICESMILESAFE.png 부분은 이 사건 표장의 도안화 측면에서도 어느 정도 기여한다고 보아야 할 것이다.
5) 갑 제6호증의 1 내지 12의 각 기재 및 영상에 의하면, 이 사건 표장과 마찬가지로 알파벳 'A'와 1개의 숫자 및 색채부여 또는 도형이 배치되는 방식으로 도안화된 표장이 다수 등록되어 있는 사실을 인정할 수 있는데, 그 도안화의 정도는 앞서 본 바와 같은 이 사건 표장의 도안화의 정도에 미치지 못하는 것으로 보인다. 이 점에 비추어 보더라도, 이 사건 표장이 그에 대한 상표권 설정등록을 허용할 수 없을 정도로 식별력이 낮다고 단정할 수는 없다.
6) 이 사건 변론종결일 현재, 이 사건 표장을 구성하고 있는 'A1' 또는 '에이원' 부분을 포함하는 표장이 이 사건 출원상표의 지정서비스업에 관련된 이사서비스 업종에 사용되거나 출원되어 등록된 예를 찾아볼 수 없다{원고의 이와 같은 주장에 피고는 특별히 반박하지 않고 있으며, 피고가 제출한 'A1'에 대한 네이버 검색결과(을 제6호증의 1, 2) 중 '기업이사전문가 그룹 에이원'이라는 검색결과는 원고의 출처를 표시하는 것이며, 그 외 이사서비스업을 제공하는 다른 서비스 제공자가 검색되지는 않음을 알 수 있다}. 따라서 이 사건 표장이 그 지정서비스업인 이사서비스에 사용되는 경우에 일반 수요자는 이러한 거래실정으로 인해, 이 사건 표장이 원고의 출처를 표시하는 것으로 인식할 것으로 보인다. 또한 설령 차후에 제3자가 A1이 포함되어 있는 표장 또는 이 사건 표장과 비슷하게 알파벳 'A'와 1개의 숫자 및 색채부여 또는 도형이 포함된 표장을 이사서비스업과 관련하여 사용하더라도 이 사건 표장의 도안화의 정도에 비추어 볼 때, 일반 수요자는 이 사건 표장을 다른 표장들과 구별하여 이 원고의 출처를 표시하는 것임을 충분히 인식할 수 있을 것으로 보인다.
7) 원고는 이 법원에서 열린 변론에서 '이 사건 출원상표가 등록되더라도 그 상표권의 효력은 'A1' 또는 '에이원' 부분에까지 넓게 미치지는 않고, 이 사건 표장과 동일·유사한 색채까지 사용한 경우에라야 미칠 수 있다'고 인정하고 있다(제1회 변론조서 참조). 따라서 이 사건 출원상표가 등록되더라도 그로 인해 제3자의 상표 선택의 범위가 부당하게 제한되는 결과가 발생할 우려는 커 보이지 않는다.
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이 사건 출원상표는 직사각형을 좌우로 나누어, 그 왼쪽은 흰색 바탕의 사각형 안에 초록색의 "파일:RoHS 인증도형.png"와 같은 도형과 '생태학의, 환경의' 등의 의미를 가진 영문자 'ecological' 또는 '생태학, 자연환경' 등의 의미를 가진 영문자 'ecology'의 약어로 환경을 나타내는 용어인 "ECO"('E'를 일부 도안화하였으나 문자인식력을 압도할 정도는 아니다)를 초록색으로 채색하여 상하로 배치하고, 그 오른쪽은 초록색 바탕의 사각형 안에 '폐전기전자제품의 친환경적 재생과 처리를 목적으로 전기전자제품 등에 납(Pb), 수은(Hg), 카드뮴(Cd), 육가크롬(Cr6+)의 중금속과 브롬계 물난연제인 PPB와 PBDE의 사용규제에 관한 지침'을 의미하는 영문 약자 "RoHS"와 '응낙, 순종' 등의 의미를 가진 영문자 'Compliance'를 흰색으로 채색하여 상하로 배치한 도형, 문자 및 색채의 결합상표이다.
그 중, 문자부분만 분리하여 보면, 지정상품과 관련하여 'RoHS의 지침에 의하여 친환경적으로 만든 반도체나 RoHS 기준에 따라 친환경적으로 만든 집적회로' 등으로 지정상품의 품질, 효능, 생산방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하고, 도형 부분도 초록색의 "파일:RoHS 인증도형.png" 부분을 제외하면 통상적인 직사각형을 분할한 것에 불과하고, 색채만으로 식별력을 인정하기도 어렵다고 할 것이다.
그러나 이 사건 출원상표를 전체적으로 관찰하여 보면, 커다란 직사각형을 좌우로 분할하여 좌측에는 흰색 바탕에 초록색 도형과 문자를, 우측에는 초록색 바탕에 흰색 문자를 각각 대비되게 배치하여 강한 시각적 효과를 나타나게 하였고, 그 좌측에는 일부 도안화한 영문자 "ECO"와 식별력이 없다고 단정하기 어려운 도형 "파일:RoHS 인증도형.png"을 상하로 배치하고, 그 우측에는 앞서 본 바와 같은 영문자들을 상하로 배치함으로써, 다수의 문자, 도형, 색채의 조화로운 구성으로 통상적으로 찾아볼 수 없는 현저한 외관을 나타내고 있으므로, 타인의 동종 상품과의 관계에서 지정상품의 출처표시기능을 할 수 없을 정도로 식별력이 미약하다고 할 수는 없다.
그리고 위와 같은 식별력은 그 전체적인 표장 구성에서 도출될 뿐, 상표를 구성하는 각각의 개별 문자나 도형 또는 색채에 있는 것은 아니므로(원고 또한 표장 전체의 식별력을 주장할 뿐, 문자 부분 등 각각의 구성요소 자체에 대한 식별력 내지 독점력을 주장하지는 않고 있다), 위와 같은 전체적인 표장 구성을 모든 사람이 사용할 수 있도록 개방하여야 할 공익상의 필요성도 찾기 어렵다.
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이 사건 출원상표 "파일:Pure the Winery 로고.png"는 영어 대문자 'PURE' 및 'THE WINERY'가 상하로 배치되어 있고, 'THE'와 'WINERY' 사이에 결합된 언덕형상의 도형 및 'PURE'의 'U'자를 이용하여 와인이 담긴 와인잔을 단순화한 도형을 형상화하고 있다.
이 중 문자 부분 'PURE' 및 'THE WINERY' 각각은 '순수한' 및 '와인양조장'의 의미이고, 도형 부분 역시 '와인잔'을 형상화 한 것으로 이 사건 출원상표의 지정상품인 '와인'의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이라 할 여지가 있다.
그러나 이 사건 출원상표는 각 문자와 도형이 독창적인 방식의 배열로 결합되어 있는 상표이고, 결합상표에 있어서는 그 상표를 구성하고 있는 각 부분을 하나하나 떼어서 볼 것이 아니라 구성부분 전체를 하나로 보아 특별현저성이 있는지의 여부를 판단하여야 할 것인바(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후1208판결 등 참조), 설령 이 사건 출원상표의 문자 부분이나 도형 부분이 각각으로서는 식별력이 없더라도 이 사건 출원상표 전체를 기준으로 하여보면 각 문자의 크기, 글자체, 배열방법 및 와인잔을 단순화한 표현의 방법 등에 있어서 자타상품의 출처를 표시하기에 충분한 특성이 있다고 판단된다.
나아가 이 사건 출원상표와 같은 구성의 표장은 와인 거래업계의 종사자나 거래자들에 의하여 상품의 출처표시로 널리 사용되고 있다거나 공익상 특정인이 독점하는 것이 적당하지 않다는 사정도 보이지 않는다 ... 그렇다면 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다고 할 수 없다.
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이 사건 출원상표 '파일:네오 로고.png'는 '新(새로운), 최근의' 등의 뜻을 가지고 있는영어단어 'neo'의 한글음역으로서, 심사관이 지적한 바와 같이, '새로운', '신(新)' 등의 의미로 직감되어 그 지정상품과의 관계에서 '새로운 제품' 등으로 상품의 성질을 직접적으로 나타내는 표시에 해당될 수도 있다. 그러나, 어떠한 표장이 특정상품의 품질 등을암시하고 있어 이를 접하는 수요자나 거래자가 그 표장으로부터 특정상품의 품질 등을 인식할 수 있다 하더라도, 거래계에서 보통으로 사용하고 있는 품질 등의 표시방법이 아닌 경우에는, 일반 수요자 또는 거래자는 그 표장을 특정상품의 품질 등을 설명하는 내용으로 인식하는 것이 아니라, 특정상품의 출처를 표시하는 것 즉, 특정인의 상표로 인식할 것이고, 이러한 상표는 특정인에게 독점시킨다 하더라도 경쟁자의 입장에서자신이 취급하는 상품의 품질 등을 표시하는 데 아무런 장애가 되지 않을 것인바, 특정상품의 품질 등 성질을 나타내는 문자부분이 문자인식력을 압도할 정도로 도형화된 경우 등 거래계에서 해당 상품의 성질을 설명하는 표현방식으로 전혀 사용되지 않는 독특한 표현방식일 경우에는 상품의 성질을 '보통으로 사용하는 방법'으로 표시한 것이라고 볼 수 없다 할 것인데(특허법원 2008. 2. 1. 선고 2007허10453 판결 등 참조), ①이 사건 출원상표는 문자 '네오'로 인식되기도 하지만, 보는 이에 따라 화살표 모양(파일:네오 로고_너.png), 한글 '너(파일:네오 로고_너.png)', '비(파일:네오 로고_네.png)', 암수기호(파일:암수기호 로고.png)의 변형 도형(파일:네오 로고_오.png) 등 그 도형성 및 외관의 끊어지는 기준에 따라 다양하게 인식될 여지가 있는 등 문자의 인식력을압도할 정도로 독특한 표현방식으로 관찰되는 점, ② 이 사건 출원상표가 '新(새로운), 최근의' 등의 뜻을 가지고 있는 영어단어 'neo'의 한글음역이긴 하나, 그러한 이유만으로이 사건 지정상품이 고유하게 갖고 있는 품질, 효능 등을 직접적으로 표시하는 것으로 수요자들에게 그대로 직감된다거나 식별력이 없다고 단정하기 어려운 점, ③ '네오'가 도안화되었다 하더라도 일반 수요자 및 거래자가 '파일:네오 로고.png'와 같은 형태로만 굳이표현해야 할 이유가 있다고 볼 근거가 없는 점, ④ 청구인은 의견서에서 이 사건 출원상표의 권리범위가 문자부분에 있는 것이 아니라 외관의 독특한 도안화에 있으며, 청구인만이 관련 지정상품에 이와 같은 디자인된 로고를 사용(파일:네오 로고 사용례 1.png, 파일:네오 로고 사용례 2.png, 파일:네오 로고 사용례 3.png, 파일:네오 로고 사용례 4.png, 파일:네오 로고 사용례 5.png)하고 있다고 주장하는 점, ⑤ 당 심판부에서 직권으로 조사해 보아도 청구인 이외에 실제 거래사회에서 이 사건 출원상표와 같이 독특한 표현방식으로 도안화하여 사용하는 사례를 찾아 볼 수 없는 점등을 종합하면, 이 사건 출원상표는 한글 '네오'를 도안화하여 문자의 인식력을 압도할 정도에 이르렀다고 할 것이고, 그 지정상품의 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표라고 볼 수 없으므로, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.
또한, 이 사건 출원상표는 그 지정상품과의 관계에서 일반 수요자로 하여금 특정인의 출처표시로서 특별한 주의를 끌 정도로 도안화되어 특별현저성이 있다고 판단되는바, 일반 수요자나 거래자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별하기에 충분한 식별력을 갖는다 할 것이므로, 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다고볼 수도 없다.
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(1) 이 사건 출원상표 '파일:hotelbeds 워드마크.png'가 문자로만 인식될 경우에는 영어 단어 'hotel'과 'beds'의 결합어인 'hotelbeds'로 인식될 것이어서, 'hotel reservation services(호텔예약업)' 등의 지정상품과 관련지을 경우 '호텔 침대' 정도로 관념될 것인 바, 지정상품의 내용을 직접 기술하고 있고, 나아가 일반수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 알기 어려운 표장에 해당한다(이 점에 대하여는 청구인도 심판청구서에서 별다른 주장을 하지 않고 있다).
(2) 아래 WIPO에서 발간한 이 사건 출원상표에 대한 국제상표등록 공보에 따르면, 이 사건 출원상표는 국제도형분류체계인 비엔나코드 '27.05.11', '27.05.17', '29.01.12'로 분류[50]된 바, '굵게 표시된 문자이면서 테두리가 장식되어 있는 글자로서 두 가지 주요 색상으로 된 도형'으로 파악되며, 또한 'Blue and garnet[51]'(푸른색과 어두운 적색) 색채에 대한 권리를 요구하고 있어, 청구인은 이러한 도형성과 색채에 대한 권리를 요구하고 있는 것으로 보인다.
파일:심결문 캡쳐화면.png
(3) 한편, 이 사건 출원상표에는 문자 외에 표장의 첫 부분 '파일:hotelbeds 워드마크_h.png'에는 도형성이 가미되어 있는데, 좌측 맨앞의 돌출된 작은 사각형 부분의 '푸른색'과 'h'자 기둥의 하단 사각형 부분의 '어두운 적색' 부분이 각각 채색되어 있으며, 좌측의 돌출된 작은 사각형과 'h'자 기둥의 하단 사각형은 각각 가로, 세로의 길이가 같은 비율로 된 동일 크기의 사각형으로 보인다.
(4) 그리고 이 사건 출원상표의 't'와 'l'에 해당하는 '파일:hotelbeds 워드마크_t.png'와 '파일:hotelbeds 워드마크_l.png'도 보통으로 표기하는 방식으로 표현된 문자라기 보다는 도형성이 어느 정도 반영되어 있다.
(5) 비록 '파일:hotelbeds 워드마크_h.png'부분과 '파일:hotelbeds 워드마크_t.png' 및 '파일:hotelbeds 워드마크_l.png'부분이 그 자체로서는 비중이 작더라도 '파일:hotelbeds 워드마크_h.png' 부분과 '파일:hotelbeds 워드마크_t.png' 및 '파일:hotelbeds 워드마크_l.png' 부분이 포함된 이 사건 출원상표의 전체적인 구성으로 볼 때, 통상적으로 쉽게 접하기 어려운 독특한 외관을 형성하고 있어 표장 전체로서 상품의 출처를 인식할 수 있는 특별현저성을 지닌 표장으로 인식한다고 봄이 타당하다.
(6) 또한 지정상품에 대한 거래업계에서 이 사건 출원상표와 유사한 구성을 가진 표장이 다수에 의해 사용되고 있다거나, 이 사건 출원상표의 전체적인 구성에 대하여 거래업계의 모든 사람이 사용할 수 있도록 개방하여야 할 공익상의 필요성도 찾기 어렵다.
(7) 소결
따라서 이 사건 출원상표는 보통으로 기재된 영문자 'hotelbeds'로 인식될 경우에는 지정상품과 관련하여 식별력이 인정되기 어려우나, 도형성이 가미된 '파일:hotelbeds 워드마크_h.png', '파일:hotelbeds 워드마크_t.png' 및 '파일:hotelbeds 워드마크_l.png' 부분이 포함된 표장 전체의 구성으로 볼 때 지정상품의 내용을 직접 기술하는 것에 불과하거나, 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당한다고 보기 어려우므로 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다고 볼 수 없다.
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(2) 이 사건 출원상표 중단의 핑크색 문자 '파일:히말라야핑크솔트 워드마크.jpg' 부분을 지정상품인 '치약(히말라야에서 생산된 핑크솔트 성분을 포함한 것에 한함)'과 관련지을 경우, '히말라야'는 아시아 대륙의 남부에 위치하여 네팔, 인도, 파키스탄, 중국, 부탄에 걸쳐져 있는 산맥을 의미하는 것으로 에베레스트를 비롯한 해발 8,000m가 넘는 세계의 높은 봉우리가 다수 있어 우리나라에서도 널리 알려진 현저한 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 없는 부분에 해당하고, '핑크솔트'는 히말라야 광산에서 채취되는 분홍빛 소금으로서 무기질과 철분이 풍부한 천연암염으로 알려져 있다. 따라서 문자 전체인 '히말라야 핑크솔트'는 '히말라야에서 생산된 핑크솔트'로 직감될 것이므로 지정상품인 '치약(히말라야에서 생산된 핑크솔트 성분을 포함한 것에 한함)' 관련하여 성질표시(품질, 원재료 등)로 봄이 타당하다.
(3) 이 사건 출원상표 중상단의 '파일:히말라야핑크솔트_상단도안.png' 부분은 현저한 지리적 명칭이자 산지표시인 히말라야 설산에 대한 사실적인 묘사에 지나지 아니하며, 이 사건 출원상표 하단의 '파일:히말라야핑크솔트_하단도안.png' 부분은 분홍색 소금과 민트향을 직감시켜 제공내용과 효능 등을 나타내는 성질표시이다.
(4) 이 사건 출원상표의 나머지 부분인 상단 도형 '파일:히말라야핑크솔트_산도형.png'은, ① 이 사건 출원상표의 전체에서 차지하는 비중이 극히 작은 점, ② 이 사건 출원상표의 문자 '히말라야'로부터 '산'을 형상화한 것이라고 쉽게 알 수 있는 점 ③ '산'을 로고화할 경우, 삼각도형 '▲'을 흔하게 사용하는 점, ④ 이렇게 흔히 사용되는 산모양 삼각도형 '▲'을 2개 중첩하여 같은 크기로 배치하였다고 하더라도 그 도안화의 정도가 일반 수요자나 거래자에게 그 도형이 본래 가지고 있는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다고 보기 어려운 점 등을 종합 고려할 때, 일반 수요자에게 인상적인 부분(요부)으로 인식되기 어렵다고 판단된다.
(5) 그런데 표장의 식별력은 그 전체적인 구성에서 도출될 뿐, 표장을 구성하는 각각의 개별 문자나 도형 또는 색채에 있는 것이 아니라 할 것이어서(특허법원 2008. 10. 10. 선고 2008허7577 판결 등 참조), 위에서 살펴 본 바와 같이 각 구성요소인 '파일:히말라야핑크솔트_상단도안.png', '파일:히말라야핑크솔트_하단도안.png', '파일:히말라야핑크솔트_워드마크2.png'가 식별력이 없거나 미약한 요소들만으로 구성되어 있는 것은 사실이지만, 이 사건 출원상표 '파일:히말라야핑크솔트.jpg'를 전체적으로 볼 경우, 위로부터 아래로 푸른 하늘, 흰 설산, 핑크솔트를 나타내는 분홍색, 그리고 분홍색에 대비되는 푸른 민트잎이 조화롭게 배치되어 있으며, 여기에 비중은 작지만 도형 '파일:히말라야핑크솔트_산도형.png'도 추가하는 등, 각 구성요소들의 조화로운 배치와 결합을 통하여 통상적으로 쉽게 접하기 어려운 독특한 외관을 형성하고 있는 것으로 보여진다. 그러므로 이 사건 출원상표는 표장 전체로 볼 때 특별현저성이 생성되었다고 보아야하며, 또한 지정상품에 대한 거래업계에서 이 사건 출원상표 전체가 다수에 의해 사용하고 있다거나 거래업계의 모든 사람이 사용할 수 있도록 개방하여야 할 공익상의 필요성도 찾기 어렵다.
(6) 소결
따라서 이 사건 출원상표는 전체적으로 볼 때 그 지정상품과 관련하여 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없다거나, 나아가 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익상 적합하지 않다고 볼 수 없으므로 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다고 볼 수 없다.
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고품이라는 단어는 '고품(高品)' 이외에 古品(고품) 또는 告稟(고품)의 의미가 있고, '고품(高品)'의 의미도 '높은 품위(직품(職品)과 직위를 아울러 이르는 말; 사람이 갖추어야 할 위엄이나 기품; 어떤 물품의 질적 수준)'를 의미하는 것으로, 이 사건 출원상표의 구성부분인 '고품'이 반드시 '고품질(高品質)'을 의미한다고 속단할 수 없는 점, 이 사건 출원상표의 구성부분인 '파일:고품산초 로고_산초.png'가 특색있게 도안화되어 있는 점을 종합적으로 고려하면, '파일:고품산초 로고_고품.png'과 '파일:고품산초 로고_산초.png'와 도형 '파일:고품산초 로고_하단도형부분.png'이 결합된 이 사건 출원상표(파일:고품산초 로고2.png)가 상품의 성질(원재료, 품질)을 보통으로 표시하는 표장만으로 된 상표라고 보기는 어렵다. 나아가 각각의 표장이 결합되어 전체로 인식되는 '파일:고품산초 로고2.png' 표장이 다수인이 현실적으로 사용하여 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반한다고 볼 만한 사정이 발견되지 아니한다.
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... 이 사건 출원상표의 주요부는 '파일:K2 Technology 로고_K2.png'이다.
(2) 우선 이 사건 출원상표의 주요부인 '파일:K2 Technology 로고_K2.png'가 간단하고 흔한 표장인지를 살핀다. '파일:K2 Technology 로고_K2.png'는 알파벳 11번째 글자인 'K'와 숫자 '2'가 결합된 표장으로 그 도안화 정도가 일반 수요자나 거래자에게 두 글자의 관념을 압도하여 사람의 주의를 끌 정도에 이르지 않아 간단하고 흔한 표장이라는 원결정에 일부 공감할 수 있으나, '한글, office 프로그램' 등에 등록된 다양한 글자체에서 '파일:K2 Technology 로고_K.png'와 유사한 모양을 찾기 어렵고, 더욱이 '파일:netK2 워드마크.png'(상표등록 제22386호), '파일:K2 워드마크.png'(상표등록 제1051128호), '파일:K2 systems 워드마크.png'(국제상표등록 제1081336호), '파일:K2TECH 워드마크.png'(국제상표등록 제1475763호)' 등 이 사건 출원상표의 표장과 동일하거나 유사한 수준으로 도안화된 'K2'의 식별력이 인정된 사례 등을 참고할 때, '파일:K2 Technology 로고_K2.png'를 간단하고 흔한 표장으로 단정하기에는 어려움이 있다.
(3) 따라서 이 사건 출원상표는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표로 단정할 수 없으므로 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당되지 않고, 더불어 이 사건 출원상표는 사회통념상 자타 상품의 식별력을 인정하기 곤란하다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 표장이라고 볼 근거도 없으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 표장에도 해당되지 않는다.
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이 사건 국제등록출원상표가 간단하고 흔한 표장만으로 된 상표에 해당하는지 여부에 관하여 살펴보건대, ① 영어 알파벳 '파일:fx로고-f부분.png'의 도안화 정도가 특이한 점, ② 어두운 검은색 바탕의 직사각형 안에 황색의 알파벳 '파일:fx로고-f부분.png'와 회색의 알파벳 '파일:fx로고-x부분.png'를 표기함으로써 유채색과 무채색의 보색대비 효과가 뚜렷하여 표장의 시각성을 크게 높인 점 등을 고려하면 이 사건 국제등록출원상표는 무채색계열의 알파벳 2자가 단순히 나열된 것이 아니라 그 도안화의 정도가 일반 수요자나 거래자에게 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다고 보아야 한다. 따라서, 이 사건 국제등록출원상표는 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당한다고 볼 수 없다.
또한, 이 사건 국제등록출원상표가 전체로서 지정상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있다거나 그 사용을 원하는 표장이라고 인정할만한 사실도 없으며, 더 나아가 네이버, 구글 등 인터넷 검색사이트에서 이 사건 표장을 검색하면 호텔업 등과 관련하여서는 청구인이 검색되는 사실(갑 제9호증 및 제10호증) 등을 종합적으로 고려하면 이 사건 국제등록출원상표가 지정상품에 관하여 상표법 제33조 제1항 제7호에서 정한 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당한다고 보기도 어렵다.
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이 사건 출원상표 '(이미지 생략)'는 어두운 갈색의 사각형 도형안에 영어단어 'Cafe', 'Everyday & Everywhere' 및 아라비아 숫자 '25'가 상하(上下) 3단으로 결합되어 구성된 표장임을 알 수 있는바, 이 중 'Cafe'는 '음료수를 마시거나 간단한 식사를 할 수있는 곳'을 의미하고, 'Everyday & Everywhere'는 '매일 그리고 어디든지' 등의 의미로 관념되어 그 지정상품인 '커피, 차(茶)' 등과 관련하여 볼 때 식별력이 없거나 부족하고, '25'는 간단하고 흔히 있는 표장이라고 볼 여지도 있다.
그러나 영어단어 'Cafe' 및 'Everyday & Everywhere' 또는 아라비아 숫자 '25'를 각각의 표장으로서 그 등록여부를 고려할 때에는 특별현저성을 인정할 수 없으나, 이 사건 출원상표는 위의 영어단어 내지는 아라비아 숫자를 단순히 글자 그대로 나열한 것에서 벗어나 사각형 도형의 상단에 영어문자 'Cafe'가 흘림체로 표시되어 있고, 그하단에 주황색 및 노란색으로 표시된 '25'가 도형의 색상보다 두드러지게 표시되어 표장 전체적으로 특정상품의 출처를 표시하는 것으로 인식될 수 있는 점, 아라비아숫자 '25'는 시간의 흐름상 24시를 초과하여 25시간 동안 고객에게 최선을 다하여 서비스를 제공하는 의미로 인식되는 점, '25'가 주황색과 노란색으로 표시되어 출원인의 표장인 '(GS25 로고/이미지 생략)'가 연상되는 점, 그 밖에 이 사건 출원상표의 지정상품과 유사하거나 경제적 견련성이 있는 상품 또는 서비스업에 '25'가 포함된 타인의 상표 제552137호 '라면 25시', 서비스표 제272963호 '(호텔 25시/이미지 생략)', 서비스표 제210661호 '(25 야채막회/이미지 생략)' 등이 식별력을 인정받아 공존하고 있는 점 등에 비추어 보면, 청구인에게 이 사건 출원상표를 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반하는 것이라고 할 수도 없으므로, 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제1항 제6호의 간단하고 흔히 있는 표장에 해당한다고 할 수 없다.
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이 사건 출원상표가 간단하고 흔한 표장만으로 된 상표에 해당하는지 여부에 관하여 살펴보건대, 도형 '파일:TS샴푸로고-도형부분.png' 부분은 2겹의 원형 안에 작은 글자를 원형으로 균등하게 배치하고, 하단의 원형 안에 새싹으로 보여지는 도형 '파일:TS샴푸로고-도형부분2.png'이 결합되어 있어 간단하고 흔한 표장으로 보이지 아니하여 이 사건 출원상표는 그 전체표장((이미지 생략))의 각 구성요소간의 결합의 정도 등을 고려할 때, 그 도안화의 정도가 일반 수요자의 특별한 주의를 끌어 문자 부분인 'TALMOSTOP·TS탈모방지샴푸·'의관념을 상쇄, 흡수할 정도의 식별력이 있다고 판단된다(대법원 2004. 11. 26. 선고 2003후2942 판결, 대법원 2004. 11. 26. 선고 2003후2942 판결, 대법원 1990.12.26. 선고 90후793판결 참조).
따라서 이 사건 출원상표는 해당 상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장 '만'으로 된 상표에 해당하지 아니하고, 도형부분과 결합하여 상표 전체로서 자타상품의 식별력이 있는 표장에 해당된다고 할 것이다.
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이 사건 출원상표((이미지 생략))는 검은색 바탕에 영문자 'R'과 'V'를 양각화한 표장으로, 앞 영문자 'R'을 2중선으로 양각화 하였으며 그 왼쪽 윗부분은 3중선으로 처리하였고 뒤 영문자 'V'도 2중선으로 양각화 하였으며 이 역시 앞쪽 윗부분은 3중선으로 처리되도록 하여 입체화 되게 하였다. 영문자 2자인 'RV'로 인식은 되나 일반적인 인쇄체 영문 대문자로 구성되었다고 볼 수 없고 흔히 볼 수 있는 글자체에 해당한다고 보기도 어려워 식별력을 부정하기도 어렵다고 할 것이다. 또한, 이 사건 출원상표가 등록된다고 하더라도 지정상품과 관련된 거래계에서 'RV'를 일반적인 알파벳 표기법에 따라 표기하거나 이를 포함하는 표장을 자유롭게 상표로 사용할 수 있으므로 이 사건 출원상표의 등록을 허용하는 것이 공익에 반한다고 할 수도 없다고 하겠다.
따라서 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하지 아니한다.
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이 사건 출원상표는, 앞에서 본 바와 같이 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표에 해당한다고 할 수 없고, 그 지정상품의 거래자나 일반 수요자들이 많이 사용하고 있어 자타 상품간의 출처표시 기능을 할 수 없다고 볼 증거도 없다. 또한 특정인에게 위 상표를 그 지정상품에 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 바람직하지 아니하다고 볼 만한 사정도 찾을 수 없다.
따라서 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제1항 제7호의 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당한다고 할 수 없다.
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이 사건 출원상표는 문자 자체로는 'WIRE'와 'WORLD'의 결합에 의해 새로운 특정한 관념이 생성되는 것도 아니므로, 결국 지정상품의 성질표시와상품제공의 장소의 결합에 의해 식별력을 갖지 못하는 표장이라 할 수 있다.
다만, 표장의 구성에 있어 '파일:WIREWORLD 워드마크_W.png'를 가운데에 배치하고 좌우에 각각 'WIRE'와 'ORLD'를 배치함으로써 문자만의 배열인 'W I R E W O R L D'와는 시각적으로 차별화된 느낌을 준다 할 수 있으며 이러한 관점에서 이 사건 출원상표는 일반 수요자나 거래자들로 하여금 특정인의 출처표시로서 충분히 기능할 수 있다고 판단된다. 또한, 이 사건 출원상표와 같은 형태의 표장이 다수인에 의해 사용되고 있다거나, 특정인에 의해독점적으로 사용되는 것이 공익상 바람직하지 못하다는 증거를 찾을 수도 없으므로 기타 식별력 없는 표장이라 할 수도 없다 하겠다.
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원결정은 이 사건 출원상표는 "전문적으로 하는 단거리 경기"라는 뜻을 직감하게 하여 지정상품 "스포츠신발(sports shoes), 슬리퍼, 신발(shoes), 양말"에 사용하는 경우 그 상품의 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표이므로 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제6조 제1항 제7호에 해당한다 하여 같은 법 제23조의 규정에 의하여 상표등록을 거절하였다.
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이 사건 출원상표 "파일:ProSprints.png"는 영어 알파벳 대소문자로 된 'ProSprints'와 'Pro' 윗부분에 삼각형 형상을 길쭉하게 곡선으로 변형한 도형을 결합한 문자와 도형의 결합표장이다. 먼저 문자부분 'ProSprints'에 대하여 살펴보면, 'P'와 'S'가 각각 알파벳 대문자로 표시되어 있어 시각적으로도 'Pro'와 'Sprints'로 분리하여 관찰될 수 있는데, 그 중 'Pro'는 '전문가, 전문가의, 전문적인, 직업적인' 등의 의미로 지정상품과 관계없이 널리 통용되고 있고, 'Sprints' 부분은 '전력 질주하다, 전력질주, 단거리 경기' 등을 의미하는 'Sprint'에 's'를 붙인 것으로 쉽게 이해되어 지정상품인 신발류의 용도나 품질을 직접 표시하는 정도이므로 'Pro'와 'Sprints'는 모두 성질표시적 표장에 해당하여 식별력이 없으며, 문자부분 'ProSprints' 전체적으로도 원결정에서 지적 한 것처럼 신발류인 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자는 '단거리 경기를 전문적으로 할 수 있게 하는 신발', '숙련된 선수처럼 단거리 경기를 할 수 있게 하는 신발' 내지 '전문적으로 전력질주하기에 적합할 정도로 우수한 신발' 등의 의미로 직감 되어 지정상품의 용도나 품질 등 성질을 표시하는 표장에 해당한다고 볼 여지가 충분히 있다.
그러나, 이 사건 출원상표의 도형부분은 삼각형 모양을 모티브로 하고 있으나, 두 변은 길게, 한 변은 짧게 나타내어, 길게 표시한 두 변 사이의 꼭지점 부분이 가늘고 날렵한 모양을 하고 있으며, 긴 변들을 직선이 아니라 곡선으로 표시하여 좌측으로 갈수록 폭이 좁아지면서 휘어지게 함으로써, 전체적으로 역동적인 느낌을 주도록 표현된 독특한 모양의 도형으로서, 자타 상품간 출처표시 기능을 할 수 없을 정도로 간단하고 흔한 표장이라고 단정할 수 없다.
더욱이 이 사건 출원상표는 도형부분 외에도 식별력이 약한 영문자로 된 문자부분이 조화롭게 배치되어 있는 점에 비추어 보면, 이 사건 출원상표가 지정상품인 신발류의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 것이 아니어서 거래업계에서 꼭 필요한 표시라고 볼 수 없고, 일반 수요자들은 이 사건 출원상표를 단지 지정 상품인 신발류의 성질을 설명하는 표시 정도로 인식하기보다는 청구인의 출처를 표시하는 상표로 인식할 것이므로, 타인의 동종 상품과의 관계에서도 식별이 가능하다고 판단된다.
따라서 이 사건 출원상표는 일부 식별력이 없는 부분이 있다 하더라도 문자부분과 도형이 결합한 전체적으로 거래상 자타상품의 식별력을 가지는 표장이라 할 것이므로 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장에 해당하는 상표라고 할 수 없다.
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한편 표장의 식별력은 그 전체적인 구성에서 도출될 뿐, 표장을 구성하는 각각의 개별 문자나 도형 또는 색채에 있는 것이 아니라 할 것인데(특허법원 2008. 10. 10. 선고 2008허7577 판결 등 참조), 이 사건 출원상표는 문자부분 'ProSprints'의 'Pro' 바로 상단에 도형을 배치함으로써 시각적인 효과를 나타나게 한 결과, 도형과 영문자의 조화로운 구성을 통하여 통상적으로 쉽게 접하기 어려운 외관을 형성하고 있으므로 타인의 상품과의 식별기능을 갖추고 있다고 판단된다.
그러므로 이 사건 출원상표는 지정상품의 성질을 표시하는 기술적 표장이라고 할 수 없는 한 상표법 제6조 제1항 제7호에서 규정하는 소정의 식별력이 없는 상표라고도 할 수 없다.
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2.3. 그 외 전체로서 식별력이 인정된 경우

이 사건 출원상표의 'wide'는 '넓다'는 의미로서 어떤 지정상품의 형상 등을 나타내는 성질표시적 단어로 보이나, 이 사건 지정상품들과 관련하여 그 지정상품의 본질적인 성질표시라든지 그 거래사회에서 흔히 사용되는 성질표시적 표현이라기보다 단지 암시적 표장 정도로 보이는 점, 영문자 'wide'와 단순한 도형인 밑줄(-)과 꺽쇠(∧)를 결합되었으나 그 조합의 특이성이 있어 보이는 점('wide'의 'wi'와 'de'를 단차지게 배치하고 위 알파벳에 각각 밑줄과 꺽쇠를 표시하여 서로 일체화되어 '파일:wide 로고_wi.png'와 '파일:wide 로고_de.jpg'가 분리된 느낌을 주기도 한다), 아울러 이러한 표장의 형태가 이 사건 지정상품에 흔히 사용되어 특정인에 독점 사용하게 하는 것이 부적당하다는 사정도 찾아보기 어려운 점 등을 종합하면, 이 사건 출원상표는 표장 전체의 식별력이나 그 외관의 특이성 등으로 인하여 자타 상품의 식별력을 구비한 상표에 해당한다 할 것이다 ... 따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하지 않으므로, 위 규정에 해당한다는 이유로 그 등록을 거절한 원결정은 타당하지 아니하다.
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이 사건 국제등록출원상표 '파일:hello 로고.png'는 '안녕, 여보세요' 등의 인사말 또는 감탄사인 영어단어 'hello'를 도안화한 표장인바, 그 구성 중 '파일:hello 로고_e.png' 부분은 일반적인 알파벳 'e'가 아닌 반원모양의 '파일:hello 로고_e 상단.png'와 곡선 '파일:hello 로고_e 하단.png'이 상하로 결합되어 있어 전체적으로 흔하지 않은 도안화된 영문자로 인식될 여지가 크다. 또한 이 사건 국제등록출원상표의 지정상품은 상품류 구분 제3류의 '비누, 치약, 구강세정제', 제21류의 '칫솔', 제30류의 '껌' 등이므로, 이 사건 국제등록출원상표가 영어단어 'hello'로 인식된다 하더라도 그 의미상 지정상품의 성질을 직감하게 하거나 출처 표시의 기능이 없다고 보기도 어렵다. 나아가 영어단어 'Hello'와 같은 인사말이나 일상에서 흔히 사용되는 용어가 요부를 이루는 상표들이 그 식별력을 인정받아 등록된 사례가 많은 점(파일:Hello-I 로고.png, 파일:GOODMORNING 로고.png, 파일:모닝 로고.png, 파일:YES로고.jpg, 파일:오케이헬로 로고.png 등), 비록 우리와 법제가 다른 외국에서의 등록례가 이 사건 국제등록출원상표의 등록적격성 유무 판단의 직접적인 근거가 될 수는 없다고 하더라도, 이 사건 국제등록출원상표가 영어를 모국어로 사용하는 국가에서도 식별력을 인정받아 등록된 점, 이 사건 국제등록출원상표의 구성이 독특한 점, 특정인에게 독점시키는 것이 공익상 부적합다고 보기도 어려운 점 등을 종합하면, 이 사건 국제등록출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호의 부등록 사유에 해당한다고 보기 어렵다.
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이 사건 출원상표 "파일:Capri-Sun 제품 패키지.png"는 청구인의 상호상표인 'Capri-Sun'과 오렌지 도형이 입체적 형상 정면에 크게 표시되어 있는 파우치를 상표로 삼고 있는 입체적 표장이다. 파우치는 음료수 등을 담는 용기로 사용되므로 그 지정상품인 '비알코올성 음료, 과일맛음료, 과일주스, 비알코올성 과일넥타' 등에 사용되는 경우 상품을 담는 용기의 일반적인 형상에 불과하여 일반 수요자들이 파우치만 보고 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 있다고 보기는 어렵다 하겠다.
한편, 최근 대법원은 입체적 형상과 기호․문자․도형 등이 결합된 상표라고 하여 그 식별력의 판단에 있어서 다른 일반적인 결합상표와 달리 보아서는 아니되므로, 입체적 형상 자체에는 식별력이 없더라도 식별력이 있는 기호․문자․도형 등과 결합하여 전체적으로 식별력이 있는 상표인 경우에는 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 상표등록을 거절하여서는 아니된다고 판시한바(대법원 2015. 2. 26. 선고 2014후2306 판결 등 참조), 이 사건 출원상표는 파우치 겉면에 상호상표인 'Capri-Sun'과 도형이 표기되어 있어 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 식별력이 인정되는 부분이라 할 것이므로, 이 사건 출원상표는 그 구성상 자타상품의 출처표시로서 사용될 수 있다고 할 것이다. 또한 거래의 실정을 볼 때 이 사건 출원상표가 거래업계의 모든 사람이 사용할 수 있도록 개방되어야 할 특별한 사정 또한 찾기 어렵다.
... 그렇다면 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제2항에 해당하는지를 살펴 볼 필요 없이, 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당하지 않는다 할 것이므로, 이를 이유로 등록을 거절한 원결정은 타당하지 않다.
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식별력 없는 표장 상호간만으로 결합된 표장이라 하더라도 그 결합에 의하여 새로운 관념 또는 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 자타상품 식별력이 있다고 보아야 하는 바(상표심사기준 제13조 제1항), 이 사건 국제등록출원상표는 하단의 직선이 상단의 곡선보다 더 두껍게 구성되어 있어 표장의 기준이 되는 느낌을 주는 점, 상단의 곡선이 하단의 직선에 결합되는 형태도 좌측 부분은 직선에 더 가까운 높이인 반면 우측은 더 위쪽으로 상승하고 있으며, 하단의 직선과 겹칠 정도로 가까워지다가 겹치지 않고 평행선을 잠시 유지하다 위쪽으로 상승하고 있는 점, 상단의 곡선이 하단의 직선과 가장 가까워지는 중심이 하단 직선의 정중앙에서 왼쪽으로 치우친 점 등을 볼 때 단순히 선 2개를 결합시킨 것과 같은 단순한 도형이라 할 수 없다 할 것이다. 오히려, 마치 두께와 방향의 높낮이가 다른 2개의 선이 모여서 전체적으로 조화롭게 어우러진 독특한 구성을 형성하여 '수평선 너머 육지' 등을 연상시키게 함으로써 독자적인 식별력을 갖춘 상표로 판단된다. 나아가, 거래실정상으로도 이러한 도형이 '의류 등'의 거래업계에서 흔히 사용되고 있는 것으로 보기도 어렵고, 또 위와 같은 표장이 누구나 사용하고 싶어 하는 것으로서 그 독점적 사용이 공익에 배치된다고도 볼 수 없다 할 것이다.
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3. 식별력 불인정 사례

우리나라의 영어 보급수준과 충전용 전자기기가 보편화된 거래사회의 실정을 고려하면 수요자들로서는 이 사건 출원상표·서비스표 "파일:ChargeNow.png"의 관념을 '지금 충전하라'는 의미로 인식할 수 있다. 이 사건 출원상표·서비스표가 지정상품인 전기에너지 및 지정서비스업인 전기에너지 공급계약 알선업에 사용될 경우 수요자들은 '바로 충전할 수 있는 전기에너지 및 이를 상품으로 하는 영업'으로 지정상품·서비스업의 용도나 사용방법을 직감하게 된다. 이러한 이 사건 출원상표·서비스표의 표시는 전기에너지 충전과 관련한 거래에 있어서 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로도 타당하지 않다. 따라서 이 사건 출원상표·서비스표는 지정상품·서비스업의 용도나 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 보아야 한다.
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사리원은 조선 시대에는 조치원, 이태원, 장호원, 퇴계원 등과 함께 '원(院)'이 설치되어 있던 교통의 요지였고, 일제 강점기 무렵부터는 경의선과 황해선을 가르는 철도 교통의 중심지로 알려졌다. 사리원은 1947년에 시로 승격되었고, 1954년에 황해도가 황해북도와 황해남도로 나뉘면서 황해북도의 도청 소재지가 되었다. 이 사건 등록서비스표의 등록 결정 당시인 1996년경 북한의 행정구역은 9도 1특별시 2직할시 등으로 구분되어 있었는데, 사리원은 그 당시는 물론 현재까지도 황해북도의 도청 소재지로 되어 있다 (...) 1960년대부터 2010년대까지 발행된 국내 초·중·고등학교 사회 과목의 교과서와 사회과부도에도 사리원이 황해북도의 도청 소재지이고 교통의 요지라는 등의 내용이 지속적으로 서술되거나 지도에 표기되어 있다 (...) 인터넷 포털사이트를 통하여 검색하면, 사리원 관련 신문기사는 주로 1920년대부터 1940년대 초반까지 집중되어 있지만, 그 이후에도 남북 경제협력 등 북한 관련 기사나 날씨 관련 기사 등에서 사리원은 북한의 대표적인 도시 중 하나로 언급되고 있다 (...) 위와 같이 사리원이 조선 시대부터 유서 깊은 곳으로 널리 알려져 있었을 뿐만 아니라, 일제 강점기를 거쳐 그 후에도 여전히 북한의 대표적인 도시 중 하나로 알려져 있는 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표 중 '사리원' 부분은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 1996. 6. 26. 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭이라고 볼 여지가 있다.
원심은 1996. 6. 26. 당시 '사리원'이 국내 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 할 수 없다고 판단하면서, 2016년에 실시된 수요자 인식 조사 결과를 주된 근거로 들고 있다. 그러나 이러한 수요자 인식 조사는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일부터 20년이나 지난 후에 이루어진 것으로 그 등록결정일 당시를 기준으로 일반 수요자의 인식이 어떠했는지를 반영하고 있다고 보기 어렵다.
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이 사건 도형 부분은 특별히 새로운 형태로 보기도 어렵고 금융 관련 분야에서 다수 사용되던 점, 문자 부분은 그 본래적 의미 및 거래계에서 사용되는 의미에 빛워 금융관련 어플리케이션과 관련하여 그 효능이나 용도 등을 나타내는 표장으로 식별력이 없거나 미약한 점, 도형과 문자가 결합하여 새로운 관념이 형성되지도 않는 점 등에 비추어 이 사건 국제등록출원상표는 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하여 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하고 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 식별력이 없는 상표에 해당한다고 봄이 타당하다.
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가) 일반적으로 컴퓨터키보드의 숫자 6키 위에 표시되어 있는 삿갓 모양의 기호[65] '^' 두 개를 연달아 나열한 '^^'는 웃는 얼굴을 표현한 이모티콘으로서 모바일 메신저를 활용한 대화 등에서 자주 사용된다.
나) 그런데 '^^'는 이 사건 심결일 당시 국내에서 인터넷 기호언어를 넘어 아래와 같이 여행사의 로고, 단체 티셔츠 디자인, 반지 디자인, 시험문제의 예문 등에 쓰이면서 생활 주변에서 일상적으로 접할 수 있게 되었다.
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다) 이 사건 출원상표 "파일:noname.png"는 수평으로 나열된 '파일:noname-crop.png' 2개가 결합한 표장이다. 그런데 ① '파일:noname-crop.png' 부분이 선의 두께가 다소 굵게 표현되어 있기는 하나, 삿갓표 '^'의 기본 형태를 그대로 유지하고 있고, ② 배경 전체를 놓고 봤을 때 상단부만을 차지하는 ''와 달리 중앙부에 위치한다는 점에서 차이가 있기는 하나, 이러한 차이는 미세한 것에 불과하여 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 출원상표가 웃는 모습의 이모티콘 ''으로 인식되는 데 장애가 될 것으로 보이지는 않는다. 따라서 이 사건 출원상표는 일반 수요자나 거래자에게 웃는 모습의 이모티콘 '^^'가 가지는 의미 이상으로 인식되거나 일반 수요자나 거래자로부터 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다고 보기 어렵다.
라) 원고가 이 사건 출원상표의 하단에 영문자 'mandom'을 결합한 실사용표장 '파일:noname실사용표장.jpg'을 사용하고 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로는 이 사건 출원상표 자체가 일반 수요자나 거래자에게 웃는 모습의 이모티콘 '^^' 이상의 의미로 인식되거나 일반 수요자나 거래자로부터 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다고 보기 어렵다.
마) 위에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표가 웃는 모습의 이모티콘 ''로 직감되는 사정에다가 웃는 모습의 이모티콘, ''가 일상 속에서 흔히 사용되고 있는 거래 실정을 더하여 보면, 이 사건 출원상표는 특정인이 독점하도록 하는 것이 적절하지 않다.
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3. 이 사건 등록상표가 상표법 제조 제항 제호에 해당하는지 여부
가. 판단 기준
나. 인정사실
다. 검토
앞에서 살펴본 사실에 의하여 인정되는 아래와 같은 사정을 고려하면, 이 사건 등록상표의 표장인 ‘파일:편백집.png’은 그 등록결정일인 2018. 3. 5. 당시 국내 거래계의 수요자나 거래자들에게 ‘편백나무를 이용하여 조리한 요리를 제공하는 음식점’, ‘편백찜을 제공하는 음식점’이라는 의미로 인식되어 그 지정상품(서비스업)의 제공방법, 제공대상 등을 강하게 연상시키거나 직감하게 할 것으로 보인다. 또한, 이러한 사유로 이 사건 등록상표는 그 지정상품을 영위하는 과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장에 해당할 것으로 보이므로 공익상 특정인이 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니하다. 그리고 이 사건 등록상표는 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인들에게 특별한 주의를 끌 정도에 이르지도 않으므로, 이 사건 등록상표는 그 지정상품과의 관계에서 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 성질표시 표장에 해당한다고 봄이 타당하다.
1) 이 사건 등록상표는 “파일:편백집.png”와 같이 좌측의 도형 ‘파일:편백집_도형.png’ 부분과 문자 ‘편백집’ 부분이 나란히 표시되어 구성된 표장이다.
2) 그런데 이 사건 등록상표 중 '파일:편백집_도형.png' 도형 부분은 녹색의 굵은 테두리로 구성되어 있는 정사각형으로, 직감되는 별도의 관념이나 호칭이 도출되지 아니하는 간단하고 흔한 표장으로서 그 자체로 독자적인 식별력이 있다고 할 수 없어, ‘편백집’ 부분에 의하여 우선적으로 관찰될 것이다.
3) ‘편백집’은 ‘편백’과 ‘집’의 두 단어가 결합된 표장으로서, ‘집’에는 사전적으로 ‘갈빗집’과 같이 “(일부 명사 뒤에 붙어) 물건을 팔거나 영업을 하는 가게를 나타내는 말”의 의미가 있고(을 제15호증), 세부적으로 음식점업과 관련하여서는 고기를 연탄불에 구워먹는 식당인 ‘연탄집’, 뚝배기에 음식을 담아서 제공하는 ‘뚝배기집’ 등과 같이 그 음식점에서 제공하는 요리의 성격이나 종류를 나타내는 표현으로도 사용된다.
4) 편백나무는 항균 작용 및 내수성, 방향성 등 고유한 특성에 따라, 주방 조리기구의 수단이나 재료로 흔히 사용된다. 특히 이 사건 등록결정일 이전부터 음식을 숙성하거나 찌는 등의 요리나 조리를 위해 편백나무 틀이나 도마, 찜기 등이 흔히 사용되어 왔고, 이 사건 등록결정일 무렵 ‘편백찜’은 관련 업계의 거래자나 수요자들에게 편백나무로 만든 찜기에 고기, 채소 등을 넣고 수증기를 통해 쪄서 먹는 요리로 알려져 있었으며, 원고 및 피고들 외에도 ‘편백찜’ 요리를 제공하는 음식점업을 영위하면서 ‘편백’을 음식점의 상호나 표지의 일부로 포함하여 사용하고 있는 사례가 상당수 있었다.
5) 이와 같은 이 사건 등록상표의 구성 및 거래실정 등에 비추어, 이 사건 등록상표가 음식점업에 관한 이 사건 지정상품에 사용되는 경우 거래계의 거래자나 수요자들에게 ‘편백나무를 이용하여 조리한 요리를 제공하는 음식점’, ‘편백찜을 제공하는 음식점’이라는 의미로 인식되어 그 지정상품(서비스업)의 제공방법, 제공대상 등을 강하게 연상시키거나 직감될 것으로 보인다. 또한 이러한 이유에서 이 사건 등록상표는 이 사건 등록결정일 무렵에는 해당 지정상품을 영위하는 과정에서 필요한 표시가 되어 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 이와 같은 상표의 등록을 허용할 경우에는 타인의 동종 서비스와의 관계에서 식별이 어렵게 되어 공익상 특정인이 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니하다.
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이 사건 출원상표 "파일:Hewlett Packard Enterprise 로고.png"는 직사각형의 테두리를 초록색의 굵은 선으로 구성한 도형 표장으로서, ① 비록 테두리 선의 두께가 일반적으로 직사각형을 그리거나 만들 때 구성하는 선보다 넓게 구성된 특색은 있지만, 일반적인 직사각형의 기본적인 형태를 그대로 유지하고 있어 쉽게 접할 수 있는 형태의 흔한 도형이고, ② 색상 역시 초록색, 연두색, 청록색이 그라데이션[68] 기법을 이용하여 구성되기는 하였으나 해당 기법으로 구성된 색채 역시 흔히 볼 수 있는 것으로서 전체적으로 특별한 주의를 끌 정도는 아니다. 따라서 이러한 도안화의 정도만으로는 이 사건 출원상표가 일반 수요자나 거래자에게 직사각형 모양의 도형이 가지는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다고 보기 어렵다.
이처럼 위에서 본 도형, 색채만으로는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 표장인지를 식별하기 어렵다고 보아야 하므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당한다(이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당하므로, 상표법 제33조 제1항 제1호에서 제6호 이외의 사유에 해당하여 등록을 거절하는 제7호 해당 여부는 따로 판단하지 않는다).
원고는 다각형(직사각형, 삼각형, 마름모 등)을 바탕으로 음영, 테두리 두께 등이 조화롭게 결합된 표장이 특허청으로부터 그 식별력을 인정받아 등록된 사례가 있고, 외국에서 이 사건 출원상표와 동일한 표장을 출원하여 등록받은 사례를 들어 이 사건 출원상표가 등록되어야 한다는 취지로도 주장한다. 그러나 상표의 등록적격성 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표의 등록례는 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으며(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조), 더욱이 이 사건 출원상표의 등록 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제가 다른 외국의 등록례에 구애받을 것도 아니다(대법원 1997. 12. 26. 선고 97후1269 등 판결 참조). 따라서 원고의 이 부분은 주장은 받아들이지 않는다.
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1) 위 인정사실[73]에 비추어보면, 이 사건 출원상표인 '올레드'는 그 지정상품인 '텔레비전 수신기'의 생산․판매업 등에 종사하는 자들이나 일반 수요자들 사이에서 'OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)'의 한글 음역으로 인식되고 있다고 봄이 상당하다.
따라서 이 사건 출원상표는 위 지정상품의 원재료, 생산방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하므로, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.
2) 그리고 일반 수요자들은 그 지정상품과의 관계에서 이 사건 출원상표를 보고 'OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)' 패널이 사용된 텔레비전으로 인식할 것이므로, 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관계에서 식별력을 인정하기 어렵고, 공익상 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 하는 것은 타당하지 않다.
따라서 이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하여 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당하여 상표등록받을 수 없다.
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① 이 사건 등록상표 중 덩굴식물 또는 월계관 형태의 도형 부분은 상품이나 포장 등에 흔히 사용되는 장식용 무늬로서(피고 역시 덩굴식물 또는 월계관 형태의 도형이 개별적으로 흔히 사용되는 것이라고 자인하고 있다. 2019. 5. 7.자 준비서면 참조) 일반 수요자나 거래자들에게 장식적 무늬나 디자인적 요소 외에 전체적으로 특별한 주의를 끌 정도는 아니어서 식별력이 미약한 점, ② 이 사건 등록상표 중 오른쪽에서 왼쪽으로 벌어지며 흐르는 듯한 물결무늬 도형 부분 역시 이 사건 등록상표의 등
록결정일 이전에 널리 이용되고 있던 장식용 무늬로서 일반 수요자나 거래자들에게 시각적‧심미적 효과를 위한 장식적 무늬나 디자인적 요소 외에 전체적으로 특별한 주의를 끌 정도는 아니어서 식별력이 미약한 점, ③ 이 사건 등록상표 중 다이아몬드 사진의 경우 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전부터 화장품의 포장 등에 흔히 사용되어온 점(피고 역시 위 다이아몬드 부분이 개별적으로 흔히 사용되는 것이라고 자인하고 있다. 2019. 5. 7.자 준비서면 참조) 등에 비추어 위 다이아몬드 사진 부분이 화장품 등의 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들이 위 다이아몬드 사진 부분에 의해 지정상품의 출처를 인식하고 자타상품을 구별하기는 어렵고, 그 외 반짝임 일러스트 부분은 위 다이아몬드 사진 부분과 독립하여 식별력을 갖는 부분으로 인식되기보다는 위 다이아몬드 사진 부분을 강조하거나 장식하는 부수적 또는 보조적인 것에 불과하여 식별력이 미약한 점, ④ 이 사건 등록상표는 문자 부분 없이 도형 등으로만 구성된 상표로서 언어적으로 호칭되거나 관념될 수 없어 위 각 구성부분에서 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 식별력 있는 부분을 추출하기도 어려운 점, ⑤ 이 사건 등록상표는 위와 같이 식별력 없는 도형 등 부분이 단순히 결합되어 있는 표장에 불과하여 그 결합으로 인하여 각각의 도형 등과 구분되는 별개의 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 보기도 어려운 점, ⑥ 거래통념상 도형 등으로만 구성되어 호칭되기 어려운 이 사건 등록상표가 상품의 출처를 표시하기 위한 목적으로 사용되는 것이 일반적이라고 보기 어렵고(실제로 피고 스스로도 이 사건 등록상표를 문자 상표인 이 사건 선등록상표를 돋보이게 하기 위하여 장식적으로 사용한 것으로 보인다), 일반 수요자에게 그에 관한 인상을 심어주거나 기억을 하게 할 수 있을 정도의 독립성을 갖추었다고 단정하기 어려우며, 각 구성부분의 조합이 주지저명성을 갖추었다고 보기도 어려운 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 그 지정상품들과의 관계에서 식별력이 없다.
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이 사건 출원상표가 지정상품인 양말에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 '두 발에 최고의 양말'과 같은 의미로 인식되거나 이와 관련이 있는 것으로 직감된다고 할 것이고, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 성질이나 용도를 직접적으로 표시한 것으로 지정상품의 특성을 광고할 때 등 그 유통과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장으로서 특정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니할 뿐만 아니라, 특별한 도안화 없이 평이한 서체의 영문자 알파벳 대문자로만 이루어져 있어 표장의 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않으므로, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 품질이나 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.
가) 이 사건 출원상표는 'THE BEST' 부분, 'SOCKS' 부분, 'ON TWO FEET' 부분으로 구성된 문장 형태의 표장으로서, 그중 'THE BEST'는 '최고의'라는 의미를 가지는 쉬운 영어단어이고, 'SOCKS'도 '양말' 등의 의미를 가지는 쉬운 영어단어인 'SOCK'의 복수형에 불과하며, 'FEET' 역시 '발'이라는 의미를 가지는 쉬운 영어단어인 'FOOT'의 복수형으로서 '두 발' 또는 '양 발' 의미를 가지는 쉬운 영어단어인바, 우리나라의 영어보급실태와 교육수준에 비추어 원고 스스로 인정하는 바와 같이[74] 일반 수요자나 거래자들은 이 사건 출원상표인 'THE BEST SOCKS ON TWO FEET'를 '두 발에 최고의 양말'로 관념할 수 있을 것으로 보인다.
나) 비록 외국의 사례이기는 하나 이 사건 심결일 이전에 의류 관련 인터넷 블로 그나 건강 관련 잡지의 웹사이트에 'best'와 'socks'를 함께 사용하여 특정 양말을 소개 또는 광고하는 문구나 글이 게재되었고, 실제로 이 사건 심결일로부터 그리 멀지 않은 시기에 국내에서도 이 사건 출원상표가 관념되는 것과 유사하게 양말 제품에 '#내발에착붙'과 같은 표현이 제품소개 내지 광고문구로 사용되기도 하였는바, 이러한 사정은 이 사건 심결일 이전에도 크게 다르지 않았을 것으로 보인다.
다) 원고 측의 이 사건 출원상표의 사용례를 보더라도 원고 측도 이 사건 출원상표를 단독으로 양말 제품의 출처 표시를 위한 상표로 사용하는 것으로 보이지는 아니하고, 'GOLDTOE'와 같은 다른 상표와 같이 사용하여 광고 대상 양말 제품의 품질 등을 표시하거나 광고문구로 사용하는 것으로 보인다.
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QLED는 발광층이 양자점(Quantum dot, 2~10nm 크기의 반도체 결정)으로 구성되어 있어 별도의 광원이 필요 없는 디스플레이 소재인 '양자점 발광다이오드(Quantum dot LED)'의 약어로 '한경경제용어사전'에 기재되어 있다. QLED는 유기발광다이오드(Organic LED, OLED)와 비교하여 발광층이 유기물질에서 양자점으로 대체되었다는 차이가 있다(다툼 없는 사실, 을 제11호증 등). 한편 이 사건 심결 무렵 양자점 발광다이 오드의 약어로는 QLED 외에도 QD LED, Quantum dot LED, 양자점 LED 등이 사용되고 있었다[다툼 없는 사실, 갑 제12, 14호증, 을 제5, 6, 9, 10, 19호증(각 가지번호 포함) 등].
2) 거래사회의 실정
가) 이 사건 심결일 무렵까지 경제용어사전의 등재 내용(을 제11호증), 언론 매체의 보도 내용[갑 제15호증, 을 제9, 10, 19호증(각 가지번호 포함)], 특허 공보에서의 사용례[갑 제14호증, 을 제5호증(각 가지번호 포함)], 논문에서의 사용례(을 제6호증의 1 내지 24) 등을 종합하면, QLED는 이 사건 심결일 무렵 이 사건 각 지정상품, 특히 텔레비전용 LED 디스플레이, 휴대폰, 컴퓨터용 모니터, 스마트폰 등의 거래사회에서 지정상품의 재료 등 성질, 상품의 명칭을 표시하는 용어로 상당히 널리 사용되고 있었고, 사용 빈도가 급격히 증가되고 있었다. 이러한 사용 빈도 증가에 비례하여 일반 수요자나 거래자들의 인식 가능성도 증가하고 있다고 할 것이다.
나) OLED가 유기발광다이오드(Organic LED)의 약어로 일반적으로 사용되고 있는 현실(갑 제7호증 등)과 호칭에 있어 간이·신속을 추구하는 거래사회의 실정 상 QLED가 다른 약어보다 '양자점 발광다이오드(Quantum dot LED)'의 약어로 호칭될 가능성이 높고, 앞서 본 바와 같은 이 사건 심결일 무렵까지의 거래현실도 그러한 것으로 보인다.
3) 공익상의 요청
이 사건 출원상표가 이 사건 각 지정상품, 특히 텔레비전용 LED 디스플레이, 휴대폰, 컴퓨터용 모니터, 스마트폰 등에 사용되는 경우 갖게 되는 본래적인 관념[위 1)항 참조], 위 각 지정상품 거래사회에서의 QLED 사용례나 수요자들의 인식 내지 인식 가능성[위 2)항 참조] 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 이 사건 각 지정상품, 특히 텔레비전용 LED 디스플레이, 휴대폰, 컴퓨터용 모니터, 스마트폰 등의 거래사회에서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 누구나 사용을 원하는 표장이라고 할 것이므로, 공익상 특정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하도록 하는 것은 적당하지 않다.
4) 검토 결과의 종합
그렇다면 이 사건 출원상표는 이 사건 심결일 무렵 지정상품인 텔레비전용 LED 디스플레이, 휴대폰, 컴퓨터용 모니터, 스마트폰 등의 재료 등을 표시하는 용어로서 널리 사용되고 있었고 상당수 일반 수요자나 거래자들에게 그와 같은 의미로 인식되거나 인식될 가능성이 있어, 지정상품인 텔레비전용 LED 디스플레이, 휴대폰, 컴퓨터용 모니터, 스마트폰 등에 대하여 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나, 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되므로 식별력이 없다고 할 것이다(이 사건 출원상표가 상품의 성질 등을 표시하는 용어로 사용되었다는 사정뿐만 아니라 상품의 명칭을 표시하는 용어로 사용되었다는 사정도 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다는 판단을 뒷받침하는 요소로 볼 것이다).
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'파일:쭉쭉대리운전.png'에서 '대리운전' 부분은 대리운전 관련업과의 관계에서 지정서비스업의 보통명칭에 불과하다. 갑 제4호증의 기재에 의하면 '쭉쭉'은 크게 세게 잇따라 펴거나 벌리거나 뻗는 모양을 나타내는 말, 막힘이 전혀 없이 계속 잘 읽거나 외우거나 말하는 모양을 나타내는 말 임을 알 수 있다. 따라서 '쭉쭉'이 '대리운전'과 함께 사용되면 막힘이 없이 잘나가는 등의 관념이 직감되므로, '파일:쭉쭉대리운전.png' 부분은 '막힘이 없이 잘나가는 대리운전'으로 직감되어 대리운전 관련업과의 관계에서 보통명칭 내지 그 품질표시에 불과하여 식별력이 없다.
2) 다음, '파일:2588-2588.png' 부분의 식별력 유무에 관하여 본다.
가) 관련 규정[77]
...
나) 판단
'파일:2588-2588.png' 부분은 다음과 같은 이유로 식별력이 없다.
① '파일:2588-2588.png' 부분은 그 구성이 전기통신사업법 및 전기통신번호관리세칙에서 규정한 일상생활에서 흔히 사용하거나 대하게 되는 전기통신번호와 동일하여 수요자로서는 이를 전기통신번호 정도로 인식할 것이므로 사회통념상 자타서비스업의 식별력을 인정하기 곤란하다.
② 전기통신번호는 국가의 소유·관리에 속하는 유한한 자원이고(구 전기통신번호관리세칙 제1조), 이를 부여받은 전기통신사업자는 그 전기통신번호에 대하여 독점적이고 배타적인 권리를 취득하는 것이 아닌 점, 국가는 위 관련 법규의 목적 달성을 위하여 필요한 경우에는 그 번호를 변경 또는 회수하거나 전기통신사업자에게 변경 또는 회수를 명할 수 있는 점(구 전기통신번호관리세칙 제8조 제6항, 제21조 제2항, 제3항), 전기통신사업자는 전기통신번호를 이용자에게 판매하여서는 아니되는 점(구 전기통신번호관리세칙 제19조 제3항) 등을 고려할 때, 전기통신번호 이용자는 전기통신사업자가 국가에 신청하여 부여받은 전기통신번호를 전기통신사업자와의 서비스 이용계약에 의하여 한시적으로 이용하는 것에 불과하고 번호의 이용과 관련하여 전기통신번호관리세칙에서 정해진 보호를 받을 뿐이다.
③ 앞서 본 관련 법규에 따르면 특정 전기통신번호 이용자가 특정 전기통신번호를 이용한다고 하더라도 국가의 정책적 판단이나 전기통신사업자와의 계약의 내용에 의하여 전기통신번호의 이용이 종료될 수 있을 뿐만 아니라, 국가나 전기통신사업자에 의하여 전기통신번호의 변경이 이루어질 수도 있다. 전기통신번호의 이용이 종료되거나 전기통신번호의 변경이 이루어지게 되면 그 전기통신번호는 전기통신사업자에게 회수되어 타인에게 제공되고 사용되어야 하는데, 전기통신번호 이용자가 원래 독점·배타적인 권리가 없는 특정 전기통신번호에 대하여 서비스표 등록을 통하여 반영구적이고 독점·배타적인 권리를 취득하여 타인의 전기통신번호 사용을 금지하도록 하는 것은 공익상 적절하지 아니하다.
3) 다음, '파일:좌우로정렬좌우로정렬.png' 부분의 식별력 유무에 관하여 본다.
'파일:좌우로정렬좌우로정렬.png' 부분은 서비스업과 관련된 전기통신번호 '2588-2588'이 '-'을 기준으로 좌우가 '2588'로 같다는 특징을 설명하거나, 그 전기통신번호를 기억하기 위한 방법이므로 서비스업의 사용방법을 표시한 것에 불과하여 식별력이 없다. 그리고 갑 제8, 9, 19호증, 을 제2, 3호증의 각 기재에 의하면, 대리운전 관련업에서는 전기통신번호를 기억하기 쉽게 '-'을 기준으로 좌우가 똑같은 번호를 사용하는 경향이 있고, 이러한 전기통신번호를 광고하기 위하여 '앞뒤가 똑같은', '좌우로 정렬', '쌍둥이' 등의 구호나 광고 문안이 사용되는 사실을 인정할 수 있으므로, '파일:좌우로정렬좌우로정렬.png' 부분은 대리운전 관련업과의 관계에서 출처를 표시한다기보다는 거래사회에서 흔히 사용되는 구호나 광고 문안으로 인식되므로 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적절하지 않다.
4) 마지막으로, 이 사건 등록서비스표 전체의 식별력 유무에 관하여 본다.
이 사건 등록서비스표의 각 부분이 결합하여도 "막힘이 없이 잘나가는 대리운전의 전기통신번호는 2588-2588입니다. 좌우가 똑같은 번호로 기억하세요."라는 관념만 형성될 뿐 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수 없다.
5) 정리
이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록서비스표는 대리운전 관련업과의 관계에서 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표이므로 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.[78]
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이 사건 등록상표(파일:SUN SCIENCE.png)는 '해(태양)'를 의미하는 영어단어 'SUN'과 '(특정 분야의)과학, 학문'을 뜻하는 영어단어 'SCIENCE'가 결합된 문자표장으로 원래 단어의 의미대로만 관념되면 '해(태양) 과학' 등의 의미로 인식될 수 있다.
그런데, ① 영어단어 science`가 원래의 '과학, 학문'이라는 의미 뿐만 아니라 국내에서 상품의 우수한 품질이나 효능을 강조하기 위해 상품 광고나 상품의 명칭, 상표의 일부로 자주 사용되는 것으로 보이는 점, ② 상품류 구분 제3류의 화장품 등에 관하여 'science'를 표장의 일부로 하는 상표가 다수 등록되어 있는 점(갑 제4호증) 등에 비추어 보면 '파일:SUN SCIENCE.png'가 이 사건 등록상표의 지정상품 중 별지 2 목록 기재 상품[81]과 같이 주된 용도가 햇볕으로 인한 피부 손상 방지인 화장품에 사용될 경우 '햇볕으로부터 피부 보호 효과(피부 손상 방지 효과)가 우수한' 등의 의미로 쉽게 인식된다고 할 것이다.
따라서, 이 사건 등록상표는 별지 2 목록 기재 지정상품의 품질 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 봄이 타당하다[82].
그러나, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 별지 2 목록 기재 지정상품을 제외한 나머지 지정상품(이하 '이 사건 나머지 지정상품'이라 한다)[83]은 화장품류가 아니거나 주된 용도가 햇볕으로 인한 피부 손상 방지에 해당하지 않는 화장품이어서 이 사건 등록상표가 이 사건 나머지 지정상품에 대하여 사용되더라도 그 상품의 산지 품질 효능 용도 등을 직감시킨다고 보기 어렵고, 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익상 적절하지 않다고 할 수도 없다.
따라서, 이 사건 등록상표는 이 사건 나머지 지정상품에 대하여는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.
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1) 이 사건 출원상표는 '오시'와 '날개'가 결합된 상표로서, 여기서 '오시'란 표준국어대사전에 의하면 다섯 시를 나타내는 '五時'나, 오전 11시부터 오후 1시까지를 나타내는 '午時'의 의미도 있으나, 뒤에 결합된 '날개'를 감안하면, '옷이'를 소리나는 대로 표시한 것으로 보이고, '날개'는 '새나 곤충의 몸 양쪽에 붙어서 날아다니는 데 쓰는 기관', '선풍기 따위와 같이 바람을 일으키는 물건의 몸통에 달려 바람을 일으키도록 만들어 놓은 부분' 등을 의미하며, 두 단어를 결합하여 사용할 경우 일반 수요자에게 '옷이 날개'라는 의미로 인식될 수 있다.
2) 이 사건 출원상표의 지정상품은 상품류 구분 제25류의 의류 등으로서, 을 제1, 2호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다)에 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 즉, ① '옷이 날개다'라는 표현은 '옷이 좋으면 사람이 돋보인다'는 속담으로, 옷이나 의류를 전제로 한 일반인들이 일상생활에서 쉽게 접하거나 사용하는 표현인 점, ② 위 표현이 이 사건 출원상표의 지정상품인 의류나 악세사리, 신발 등에 사용될 경우, 그 제품의 상태나 품질 등이 양호하거나 우수함을 간접적으로 나타내는 것으로 인식될 수 있는 점, ③ 인터넷 포털사이트에서 '옷이날개', '오시날개'라는 검색어로 검색할 경우 의류 등을 판매하는 인터넷 사이트(예를 들면, '옷이날개' - www.dresswing.co.kr, '옷이 날개다 의류 공동구매' - blog.naver.com/ enoch55, '옷이날개다' - www.옷이날개다.com, '오시날개' - www.ocnalgae.co.kr, 오시날개 - www.오시날개.cc, 더함 오시날개 - www.osinalgae.biz 등)와 의류나 패션에 대한 글을 게재한 블로그(blog) 등의 웹페이지들이 다수 검색되는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표는 일반적으로 사용하는 표현 또는 표어로 구성되어 있고, 일반 수요자들의 이 사건 출원상표에 대한 인식과 관념 등에 비추어, 일정한 상품과의 관계에서 당해 상품의 출처를 나타내는 표시로서 기능한다고 보기 어려우며, 공익상 특정인에게 독점시키는 것은 적절하지 않으므로, 이 사건 출원상표가 지정상품의 특성을 직접 나타내고 있어 전체적으로 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식할 수 있는 상표에 해당한다고 볼 수 없다.
3) 또한, 상표의 식별력 유무는 앞서 본 바와 같이 일반수요자나 거래자의 상표에 대한 직관적 인식과 그 상표의 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 개별적으로 결정하는 것이고, 이미 등록된 상표도 사후에 다시 등록적격을 심사받아 무효로 될 수 있으며, 표장의 결합에 의하여 새로운 관념이나 식별력을 형성하는 경우도 있으므로, 가사 이 사건 출원상표와 동일, 유사한 표장에 대하여 상표등록 사정(갑 제7호증)이 있었다거나, 도형, 색채와 결합한 도형복합 내지 도형복합색채 상표로 등록(갑 제2, 6호증)되거나 일반적으로 사용하는 표현이나 구호 등으로 구성된 표장이 상표, 서비스표로 등록(갑 제3, 4, 5, 12, 13, 14호증)되었다는 등의 사정만으로는 이 사건 출원상표가 식별력이 있는 표장이라고 하거나 그 등록이 허용되어야 한다고 단정할 수도 없다.
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다. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부
... 앞서 본 바와 같이, 영문자 ‘UGLY’는 ‘못생긴’이라는 뜻을 가진 형용사이고, 영문자 ‘DOLL’은 ‘인형’이라는 뜻을 가진 명사이므로 이 사건 출원상표는 ‘못생긴 인형’이라는 뜻을 가지고 있다고 할 것이다.
그러므로 이 사건 출원상표를 그 지정상품인 ‘인형 등’에 사용하는 경우, 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표로부터 ‘외형이 못생긴 인형’을 직접적으로 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으므로, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다.
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이 사건 출원서비스표 ‘파일:TOPOKKI.png’는 로마자 알파벳 7자로 이루어진 문자상표로서 일반적으로 쓰이거나 사전에서 찾을 수 있는 특정 외국어 단어가 아니고, 외국어 단어들의 조합으로 보이지도 아니하므로[원고는 이 사건 출원서비스표가 ‘TOPO’(산악 가이드 또는 로봇)와 ‘KKI’(기독교선교단체 ‘King’s Kids International’의 약자)의 결합, ‘TOP'(최고, 정상)과 ’OKKI‘(어린이용 노래인 ’OKKI-TOKKI-UNGA‘의 오키나 ’OK‘라는 뜻으로 쓰이는 오키)의 결합 또는 ’TO‘와 ’POKKI‘(일본의 과자 이름)의 결합으로 이해될 수 있다고 주장하나, 일반수요자들이 일반 사전에도 등장하지 않는 ’KKI’나 ’OKKI‘ 또는 ’POKKI‘ 등의 의미로서 이 사건 출원서비스표를 인식할 것으로는 보이지 아니한다] 특정한 호칭이나 관념을 떠올리기 어렵다.
위와 같은 사정을 전제로 이 사건 출원서비스표에 대한 호칭을 살펴보면, 로마자 단어에 대한 일반인들의 발음 관습상 일응 ‘터포키(끼)‘나 ‘타포키(끼)’, ‘토포키(끼)’ 또는 ‘투포키(끼)‘ 등의 여러 가지로 호칭될 수 있다고 할 것인데, 모두 떡볶이 관련 서비스업종들인 지정서비스업과 관련하여 보면 ‘파일:TOPOKKI.png’를 대하는 일반수요자들이나 거래자들은 이를 ’떡볶이‘의 로마자 표기로 직감적으로 인식할 수 있다 할 것이다.
이에 대하여 원고는, 한글의 로마자표기법 규정에 의하면 떡볶이에 해당하는 영어표기는 ‘TTEOKPPOKKI’이고, 위키백과사전 등 인터넷 사전에도 그와 같이 실려 있으므로 이 사건 서비스표는 ‘떡볶이’로 호칭될 수 없다고 주장한다. 살피건대, 갑 제5 내지 9호증의 기재에 의하면 원고가 주장하는 위와 같은 사실은 모두 인정되나, 한글의 로마자표기법의 통일을 위해 정부가 정해놓은 규정이 있다 하더라도 위와 같은 규정이 일반인들의 언어생활을 지배하고 있다고 보기도 어렵고, 을 제5, 6호증의 기재에 의하면 농림수산식품부가 주최한 ‘2009년 서울 떡볶이 페스티벌’에서 한글의 원어발음에 충실하면서도 외국인들의 발음용이성 등을 고려할 때 ‘떡볶이’의 로마자 표기로서 ‘TOPOKKI’가 가장 적합하다고 판단하여 채택된 사실을 인정할 수 있는 바와 같이, 한글의 로마자표기는 정부가 정한 규칙과 달리 필요와 편의에 따라 다양한 표현들이 널리 사용되는 것으로 보이고, ‘TOPOKKI’도 떡볶이의 로마자 표기 중 하나로서 ‘TTEOKPPOKKI’보다는 훨씬 간명하고 인상적이어서 내국이나 외국의 일반인들에게 쉽게 발음되고 기억되기 쉬울 것으로 보이므로, 이 사건 출원서비스표인 ‘파일:TOPOKKI.png’가 ‘떡볶이’의 로마자 표기로 인식되지 아니한다는 원고의 주장은 이유없다.
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(5) ... 이 사건 출원상표 "파일:요로굿 워드마크.png"은 그 지정상품인 '비뇨기과용 약제, 방광염 치료제' 등과 관련하여 볼 때, '콩팥, 요관, 방광, 요도 따위로 이루어지고, 오줌을 몸 밖으로 배출하기 위한 길'을 뜻하는 '요로(尿路)'와 '좋다'의 영어단어 'good(굿)'이 결합된 것으로, 국내 영어교육 및 보급 수준에 비추어 이를 대하는 일반 수요자들이나 거래자들은 '요로에 좋은 약제, 치료제'의 의미로 직감할 가능성이 매우 높아 보인다.
(6) 또한, 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련된 약품, 건강기능식품 및 의료업계에서 누구나 자유롭게 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 청구인에게 독점시키는 것은 적당하지 않다고 할 것이다.
(7) 한편, 청구인은 이 사건 출원상표는 ① 표장의 구성부분인 '요로'가 흔하게 사용되는 'You only live once'의 약칭인 'Yolo'의 한글음역인지 '요로(urinary tract)'를 의미하는 것인지 단정하기 어렵고, 한글 '굿' 역시 '무속의 종교 제의'를 의미하는지 영문 'good'의 한글음역으로서 '좋다'를 의미하는 것인지 명확치 않으며, 또한 '요로'가 '위, 간, 전립선' 등의 특정 장기가 아닌 생식기의 특정부위로서 '요로에 좋다'는 의미가 구체적으로 요로에 어떤 품질이나 효능을 말하는지 그 의미가 명확히 전달되지 않아, 일반수요자가 그 지정상품의 성질을 직감하기 어렵다는 점, ② '굿(good)', '웰(well)'을 결합한 타인의 상표들도 다수 등록되어 있으므로 이 사건 출원상표를 거절한 원결정은 특허청 심사의 일관성 및 형평성에 부합하지 않다는 점 등을 들어, 이 사건 출원상표도 등록이 되어야 한다는 취지로 주장한다.
살피건대, 어떠한 상표가 식별력이 있는지 여부는 그 지정상품과 관련하여 일반수요자나 거래자들이 느끼는 인식 등을 기준으로 개별적으로 판단하여야 할 것인데, 이 사건 출원상표의 지정상품이 약제나 건강기능식품류이고 영문인 'yorogood'이 병기되어 있음을 감안하면 일반 수요자들이 청구인이 주장하는 것처럼 'Yolo'의 한글음역으로 인식한다고 보기 어렵다는 점[84], '요로굿'에서 '굿'이 '무속의 종교 제의'를 떠올린다고 보기엔 더욱 무리가 있다는 점, 앞에서 본 바와 같이 청구인의 실사용 제품에도 '요로건강에 도움을 줄 수 있음'이라고 표기하고 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 청구인이 주장하는 의미로 인식하기보다는 앞서 본바와 같이 '요로에 좋은 약품·건강기능식품'으로 직감될 수 있다고 봄이 상당하다.
또한, '굿(good)', '웰(well)'을 결합한 타인의 상표들이 다수 등록되어 있는 것은 일부 인정되나[85], 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하므로, 종전에 유사한 상표가 등록된 바가 있었다고 하더라도 그 이유만으로 출원상표도 반드시 그 등록이 허용되어야 하는 것은 아니라는 점(대법원 1999. 7. 9. 선고 99후529 판결 참조), 아울러 청구인이 제출한 갑 제1호증의 등록상표들을 살펴보면, '굿(good)'을 결합한 등록상표들은 '앤(&)'을 결합하거나 다른 문자나 도형 등과 결합하여 전체로서 식별력이 인정된 것으로 보이는 점[86], '웰(well)'만을 결합한 등록상표는 존재하여도 이 사건 출원상표와 같은 형태로, '굿(good)'만을 결합하여 구성된 등록상표는 찾아 볼 수 없다는 점, '굿(good)과 '웰(well)'은 모두 '좋다'는 비슷한 관념을 갖고 있지만, 품사('형용사'와 '부사'), 직감되는 관념('좋다'와 '잘'), 일상생활에서 '좋다'는 의미로 흔히 사용하는 용어['굿(good, 👍)'과 '웰(well)']의 차이 등으로 일반 수요자나 거래자들이 느끼는 각 상표가 지니고 있는 관념도 각 상표마다 달리 인식될 가능성이 높다는 점 등을 고려하면, 위 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.
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이 사건 출원상표 'EM-Tech'는 영문자 'EM'과 'Tech'를 하이픈으로 연결한 표장으로서, 'EM'은 지정상품 '전기식 모기퇴치기, 해충퇴치기' 등의 거래사회에서 '유용 미생물(effective microorganism)'의 약어의 의미로 널리 사용되고 있고, 'Tech'는 '기술, 과학'을 뜻하는 관용어로서 'technology 또는 technical'의 약어에 불과하여 위 지정상품과의 관계에서 우수한 기술이나 생산기술에 의하여 제조되어 품질이 우수한 제품이라는 뜻을 가지게 되어 위 지정상품의 성질표시적 표장에 해당하여 두 구성부분 모두 자타상품의 식별력이 미약하거나 없는 표장인데, 이러한 식별력이 없는 두 표장의 결합에서도 어느 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 할 정도로 새로운 관념이나 식별력이 형성되지 아니한다.
그렇다면, 이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 상표라고 할 것이다.
한편, 청구인은 이 사건 출원상표 'EM-Tech'의 구성부분 'EM'은 '① emanation (발산, 방사, 감화)', ② education manual (교범), ③ electronic mail (전자우편), ④ electron microscope (전자 현미경), ⑤ electron microscopy (전자 현미경 검사)의 약어로 다양한 의미를 가지고 있으므로 간단하고 흔히 있는 알파벳 2글자에 해당하지 않는다고 주장한다. 그러나 이 사건 지정상품과 관련하여 거래자 및 수요자들이 이 사건 출원상표의 'EM'을 보고 위와 같은 의미를 떠올린다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거도 없을 뿐 아니라, 청구인이 주장하는 바와 같이 'EM'이 다양한 의미를 가지고 있다고 하더라고 인터넷 포털을 통해 'EM'과 지정상품과의 관계에서의 그 사용실태 및 거래실정을 살펴보면[87] ... (중략) ... EM을 활용한 해충퇴치법 등을 소개하는 다수의 블로그 및 카페글이 검색되는 등 이 사건 지정상품 '전기식 모기퇴치기, 해충퇴치기'와 관련하여 일반수요자 또는 거래업계에서 지정상품의 성질(품질, 효능, 용도 등)을 표시하는 것으로 사용되고 있어서 특정인에게 독점시키는 것은 공익상으로 바람직하지 않다고 할 것이고, 그 지정상품과 관련하여 상품의 출처를 나타내는 표시로서 기능한다고 보기도 어려우므로 일반 수요자나 거래자가 '누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당하므로 청구인의 위 주장은 받아들일 수 없다.
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4. 상표법 제33조 제2항 (사용에 의한 식별력 취득)

4.1. 인정 사례

이마트, K2, α, 반클리프 아펠 알함브라 입체적 형상(특허심판원 2019. 5. 23. 자 2018원1408 심결)
(1) ... 원고는 이 사건 심결일인 2015. 3. 31. 무렵까지 수년간 자산과 대부 잔액 등의 규모 면에서 대부업계 3위로 평가되고 있었다.
(2) 원고는 이 사건 출원서비스표를 출원하기 몇 년 전인 2011년경부터 중개업체를 통하지 않고 스스로의 마케팅에 의하여 유입된 고객에게 대출을 해주는 영업(이하 '직접대출방식'이라 한다)과 관련하여 이 사건 출원서비스표와 동일한 '단박대출'이라는 표장을 사용하였다.
(3) 또한 원고는 2011년경부터 이 사건 심결일 이전까지 이 사건 출원서비스표가 포함되어 있는 원심 판시 실사용표장들 1, 2를 사용하여 방송이나 신문 등을 통하여 반복적으로 직접대출방식에 관한 광고를 하였다.
(가) 실사용표장들 1, 2는 반복적으로 이루어진 광고에서 이 사건 출원서비스표와 함께 사용된 일련의 표장들 중 일부인데, 이 사건 출원서비스표를 중심으로 하여 이를 강조하는 내용으로 구성되어 있다.
(나) 실사용표장들 1, 2에는 이 사건 출원서비스표가 단독으로 표시되어 있지는 않으나, 이 사건 출원서비스표와 동일성이 인정되는 부분과 함께 사용된 문자 부분은 운영주체인 원고를 나타내는 것으로 인식되는 '웰컴론'이나 대출을 신청하는 방법에 해당하는 '전화', '인터넷', '한통화', '모바일' 또는 대출대상을 나타내는 '100% 여성전용' 등으로 대부업에서 흔히 쓰이는 표지에 불과하다.
(다) 실사용표장들 1, 2 중 상당수에서 이 사건 출원서비스표와 동일성이 인정되는 부분은 나머지 부분과 글자체나 글자 크기, 글자의 색상, 글자 부분의 배경 색상 등을 달리하여 독립성을 유지하면서 분리 인식될 수 있도록 구성되어 있고, 실사용표장들 1, 2에서 공통적으로 반복됨으로써 수요자들에게 강조되어 인식되도록 사용되고 있다.
나. 이러한 사정들에다 원심판결 이유에 나타난 이 사건 출원서비스표와 관련된 직접대출방식의 대출 규모, 신문·방송 등을 통한 광고 횟수와 기간, 원고가 대부업체로서 알려진 정도 등을 종합하여 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제6조 제2항이 규정하는 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 보인다.
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... 이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 2009년 말을 기준으로 선사용서비스표들을 사용하는 매장의 수가 전국적으로 188개에 이르고, 이들 매장을 관리하는 주식회사 커피빈코리아는 국내에서 제2위의 커피체인점업체로서 2009년에 1,112억 원의 연매출액을 달성하였고 2007년부터 2010년까지 4년 연속 한국산업 고객만족지수(KCSI) 1위를 수상하기도 하였으며, 선사용서비스표들을 사용하는 매장들은 거래계에서 ‘커피빈’으로 약칭되어 왔고 특히 스타벅스가 ‘별다방’으로 애칭되는 것과 대비하여 커피빈은 ‘콩다방’으로 애칭되기도 하였으므로, 이 사건 등록상표의 등록결정시인 2009. 9. 1. 무렵에는 선사용서비스표들이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 선사용서비스표들의 구성 중 애초 식별력이 없었거나 미약하였던 ‘coffee bean' 부분이 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있었다고 볼 여지가 충분히 있다.
그렇다면 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 선사용서비스표들의 구성 중 이 사건 등록상표의 등록결정시에 식별력을 취득한 ‘coffee bean' 부분을 그 사용서비스업인 ’커피전문점경영업, 커피전문점체인업’에 관하여 요부로 보아 상표의 유사 여부를 살피고 등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부를 판단할 수 있다 할 것이다.
그럼에도 원심은, 선사용서비스표들을 따로 살피지 아니한 채 원심 판시 선사용상표들만을 살펴보았고 선사용상표들을 살펴봄에 있어서도 선사용상표들의 구성 중 각 ‘Coffee Bean' 부분이 이 사건 등록상표의 등록결정시가 아니라 선사용상표들의 등록결정시인 1998년 및 2000년경 무렵에 식별력이 있던 부분이 아니어서 상표의 유사 판단에 있어 요부로 될 수 없다는 이유로 이 사건 등록상표가 위 규정의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하지 않는다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 필요한 심리를 다하지 아니하였거나 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 대한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.
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상품 등에는 기호·문자·도형 등으로 된 표장이 함께 부착되는 경우가 있는데, 그러한 사정만으로 곧바로 상품 등의 입체적 형상 자체에 관하여 사용에 의한 식별력 취득을 부정할 수는 없고, 부착되어 있는 표장의 외관·크기·부착 위치·인지도 등을 고려할 때, 그 표장과 별도로 상품 등의 입체적 형상이 그 상품의 출처를 표시하는 기능을 독립적으로 수행하기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력 취득을 긍정할 수 있다.
위와 같은 법리를 기초로 아래와 같은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑4, 33~106호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 사실과 이를 통하여 확인할 수 있는 제반 사정, 즉 이 사건 등록상표를 사용한 원고의 비아그라 제품(이하 '원고 제품')의 판매기간 및 판매량, 원고 제품의 푸른색 마름모형 육면체 형태에 대한 지속적인 광고활동과 언론보도 등을 통하여 노출된 빈도, 원고 제품에 부착된 'Viagra' 및 '비아그라' 문자 상품표지의 외관, 크기 및 수요자의 인식, 원고의 문자 상품표지가 지닌 압도적인 주지저명성이 그 상품의 형태인 이 사건 등록상표에도 상당 부분 전이된 것으로 보이는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표는 그 상표출원 전에 오랜 기간 원고 제품에 사용되면서 그 출처를 표시하는 기능을 독립적으로 수행해 왔고, 그 결과 수요자 간에 이 사건 등록상표가 원고의 업무에 관련된 상품을 표시한 것으로 현저하게 인식됨에 따라 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보아야한다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결 참조).
1) 원고는 의약품 개발을 주목적으로 하는 미합중국 법인으로서, 1997. 말경 성기능장애 치료용 약제인 "비아그라(Viagra)" 제품을 개발하여 1998. 3. 27. 미합중국 식품의약국의 국내 판매 승인 후, 1998. 4. 7.경부터 약국에서 의사의 처방전이 있는 이들을 상대로 시판하기 시작하였는데, 기존의 발기기능장애 치료제들과 달리 먹는 알약으로 투약이 편리하고, 그 효능이 탁월하며 부작용도 적다고 알려짐에 따라 판매 개시 전부터 세계 각국의 주목을 받았고, 판매가 개시되자마자 전 세계적으로 선풍적인 인기를 끌게 되었다.
2) 원고 제품은 국내에서도 1999. 10.경 한국 식품의약품안전청의 판매 승인 후 의사의 처방전이 있는 경우에 한하여 약국에서 판매되기 시작하였고, 이에 따라 원고의 등록상표인 'Viagra' 및 '비아그라'는 원고가 개발ㆍ판매하는 발기기능장애 치료제를 지칭하는 상품표지로, 원고의 위 등록상표 및 원고의 상호인 'PFIZER(pfizer)'는 원고가 생산하는 의약품을 지칭하는 상품표지 및 영업표지로서 일반인들에게 널리 알려지게 되었다. 원고는 한국화이자제약 주식회사(이하 '한국화이자')를 통하여 국내에서 1999년경부터 현재까지 약 16년간 국내에서 원고 제품을 그 제품의 형태에 변화 없이 계속 판매하여 왔는데, 이 사건 등록상표의 등록결정 당시인 2005. 2. 5.이 속한 2005년까지 원고 제품의 누적 판매량은 약 1,957만 정, 누적 매출액은 2,023억 원 정도에 이르렀다.
3) 한국화이자는 원고 제품의 국내 판매 개시 직후부터 원고 제품을 광고하면서 그 제품 형태를 지속적으로 노출시켰고, 이 사건 등록상표의 관념과 이미지를 주된 아이디어로 하여「Blue diamond is forever」라는 문구나 푸른색 다이아몬드 사진 또는 손바닥 위의 다이아몬드 모양 그림 등을 광고에 사용하였으며, 국내에서 개최된 각종 학회, 심포지엄 등에서 안내 부스를 설치하여 원고 제품의 형상을 이용한 다양한 종류의 판촉물을 제작, 배포하는 등의 판촉활동을 하였다. 또한, 이 사건 등록상표는 각종 국내 언론을 통해서 수차례 보도된 바 있는데, 언론들은 원고 제품을 소개하면서 그 사진과 함께, '다이아몬드형의 푸른색 알약', '푸른 다이아몬드', '블루 다이아몬드' 등으로 지칭하였고, 2003년경부터 원고 제품의 형태를 모방한 가짜 발기부전 치료제의 적발 사례들을 다루면서 이 사건 등록상표의 형태와 거의 유사한 불법 복제품들을 쌓아
놓은 사진 및 영상을 함께 보도하였고, 원고 제품의 실물 사진 또는 영상을 띄워놓고 복제품과 구별하는 방법을 소개하는 프로그램도 몇 차례 방영한 바 있다.
4) 원고 제품은 그 출시 이후부터 이 사건 등록상표의 등록결정 시까지 거의 대부분이 '파일:비아그라 입체적 형상.png'와 같은 푸른색의 마름모형 육면체 형상에다가, 정면에 원고의 상호인 "pfizer" 또는 제품명인 'Viagra'의 영어 약자인 "VGR"이라는 문자가 음각의 방식으로 표기된 채로 생산, 유통, 판매, 홍보되었다. 그러나 위와 같은 문자들은 모두 별도의 색상 처리나 도안화 과정을 거치지 않은 일반적인 글씨체로 음각되어 있어 일반 수요자나 거래자가 알약 자체의 형태에는 관심을 갖지 않을 정도로 강렬한 인상의 외관을 지닌다고 볼 수 없었고, 이에 따라 원고가 2012. 10.경 한국 갤럽을 통해 국내 약사들 600명을 상대로 실시한 설문조사 결과에서도, 전체 조사대상자 중 75.5%는 'pfizer' 문자가 표기되지 아니한 상태의 이 사건 등록상표를 보고는 원고 제품이 연상된다고 응답한 바도 있다.}}}

위 인정사실과 같이, 세계적인 스포츠용품 업체인 원고가 국내에서 3선 줄무늬를 의류 등에 약 20년 넘게 사용한 점, 국내의 약 400개가 넘는 매장에서 원고의 의류 및 신발등이 판매되고 있는 점, 2001.부터 2007.까지 원고의 국내 매출액은 약 1조 2,250억 원이고, 그 중 의류 매출액은 6,104억 원인바, 이러한 점에 비추어 보면 이 사건 출원상표가 사용된 스포츠셔츠, 스포츠재킷, 풀오버도 같은 기간 동안 상당한 규모의 매출을 올렸을 것으로 보이는 점, 원고는 1990.부터 2007.까지 의류 및 신발 등의 국내 광고비로 합계 약 685억 원을 지출한 점, 국내 언론에 3선 줄무늬가 원고 회사 브랜드인 '아디다스'를 떠올리게 한다는 취지의 기사가 여러 차례 보도된 점, 이 사건 출원상표와 같이 옆구리에 3선 줄무늬가 부착된 스포츠셔츠, 스포츠재킷, 풀오버를 착용한 운동선수 등의 사진이나 위와 같이 3선 줄무늬가 부착된 스포츠셔츠, 스포츠재킷, 풀오버의 광고사진이 1971.경부터 2009.경까지 사이에 국내 언론매체에 약 1,000회 이상 보도된 점, 원고는 이 사건 출원상표와 같이 3선 줄무늬를 모티브로 한 상표들을 출원하여 등록받았고, 이 사건 출원상표와 같이 위치상표에 해당하는 운동화 3선, 재킷 3선, 바지 3선이 특허심판원 심결과정에서 모두 식별력을 취득하였음이 인정되어 상표로 등록된 점, 이 사건 심결 시로부터 약 4개월 후에 실시된 설문조사에서 이 사건 출원상표와 동일하게 옆구리에 3선 줄무늬를 표시한 운동복을 접한 응답자 중 89.2%가 원고 회사 브랜드인 '아디다스'를 떠올렸고, 그 중 97%가 '3선/세 줄' 또는 '선/줄 무늬 등'을 '아디다스'가 떠오른 이유라고 응답한 점 등 이 사건 출원상표의 사용기간, 신문이나 방송 등의 언론매체에 소개되거나 광고된 정도, 관련 판매점포 수, 판매액과 광고지출비, 이 사건 출원상표와 부착되는 위치 및 지정상품만 다른 별도의 위치상표들의 등록 여부, 설문조사결과 등을 두루 종합하여 보면, 이 사건 출원상표는 이 사건 심결 시인 2009. 11. 17.경 스포츠셔츠, 스포츠재킷, 풀오버에 관한 거래자 및 수요자의 대다수에게 원고의 상품을 표시하는 표장으로 인식되기에 이르렀다고 할 것이어서, 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 것이다.}}}

① 원고가 1983년경부터 이 사건 거절결정일인 2011. 7. 8.까지 약 28년이라는 오랜 기간 동안 이 사건 출원상표를 지정상품인 각종 골프용품의 표장으로 사용해 온 점, ② 하나의 카탈로그 및 하나의 골프용품에서 이 사건 출원상표와 이 사건 결합상표가 혼용되어 다수 사용됨으로써 일반 수요자들에게는 이 사건 출원상표와 이 사건 결합상표의 출처가 동일한 것으로 인식되었을 것으로 보이는 점, ③ 원고가 5년간 공중파 방송사의 후원 아래 주최한 골프대회의 팜플렛 등에서도 이 사건 출원상표와 이 사건 결합상표가 병기되어 사용된 점, ④ 원고와 1996년경부터 2004년경까지 약 8~9년간 스폰서계약을 유지한 최경주 선수가 위 기간 중 국내외 큰 골프대회에서 여러 차례 우승하였고, 특히 2002년에는 미국 PGA에서 한국인 최초로 우승까지 함으로써 당시 최경주 선수가 착용하였던 골프용 모자 및 의류 등에 표시된 이 사건 출원상표에 대한 일반 수요자들의 인지도가 상당히 높아졌을 것으로 보이는 점, ⑤ 전국에 고르게 분포되어 있는 다수의 원고 대리점 및 백화점 매장의 간판에 이 사건 출원상표가 사용된 점 등을 고려하면, 비록 원고가 생산, 판매하는 각종 골프용품에 이 사건 출원상표만 사용한 것이 아니라 이 사건 결합상표를 함께 사용함으로써 원고의 총매출액에서 이 사건 출원상표를 사용한 비율을 특정하기는 어려우나, 원고의 총매출액은 이 사건 출원상표의 사용과 상당 부분 관련이 있는 액수로 볼 수 있다 할 것인데, 1983년부터 2008년까지 이 사건 출원상표와 이 사건 결합상표가 사용된 각종 골프용품에 대한 원고의 총매출액이 약 8,652억 원에 이르는 사정들을 종합하면, 이 사건 출원상표는 그에 관한 거절결정일인 2011. 7. 8. 당시 장기간 사용된 결과 수요자간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되었다고 추인할 수 있으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제2항에 의한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 판단된다.
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3. 이 사건 등록서비스표의 식별력 여부
가. 구성 자체의 식별력 여부
... 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업과 관련하여 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당한다고 할 것이다 ...
나. 사용에 의한 식별력 취득 여부
... 이 사건에서 보건대, 갑 제2, 3, 4호증, 을 제22, 24, 51 내지 60, 142 내지 203호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 1999. 1. 4. 종전의 상업은행과 한일은행이 한빛은행으로 합병된 후 2001. 4. 2. 위 한빛은행을 자회사로 편입시켜 우리금융그룹으로 출범한 회사인데, 2002. 5. 20. 자회사의 은행명을 우리은행으로 변경한 다음 그때부터 지금까지 직접 또는 통상사용권 등을 부여받은 자회사들을 통하여 "우리은행", "Woori Bank", "파일:우리은행_워드마크(2).png" 등의 서비스표를 그 지정서비스업에 사용하여 온 사실(다만, 그 지정서비스업 가운데 대부업, 리스금융업, 보증업, 어음교환업, 여행자수표발행업, 전자식자금대체업, 팩토링서비스업, 귀중품예탁업, 보험·금융·부동산의 재무평가업, 재무평가업, 저축은행업, 할부판매금융업, 복권발행업, 부동산임대업, 채권매수업, 회사재무정산업에 대하여는, 피고 제출의 규정집, 업무매뉴얼, 사내 인트라넷 출력물 및 회계계정분류에 관한 자료는 회사 내부 자료에 불과하여 그 기재만으로는 해당 지정서비스업에 위 서비스표들이 사용되었음을 인정할 수 없고, 달리 이를 인정할 자료를 제출하지 못하거나 해당 지정서비스업과 무관한 자료만을 제출하고 있으므로, 그 사용사실을 인정하기 어렵다), 피고와 그 자회사들은 기존 이미지를 쇄신하고 바뀐 은행명을 조기에 정착시키고자 2002. 5. 20.경부터 같은 해 7월 말경까지 사이에 간판교체비만 약 166억 원을 들여 전 영업점의 간판을 위 서비스표들의 일부 표장이 들어간 것으로 교체하였고, 그 표장이 포함된 브랜드 홍보를 위하여 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지 등을 통한 순수 광고비만도 2002년도에 약 220억 원, 2003년도에 약 111억 원을 각각 지출한 사실, 위와 같은 광고 및 여러 영업활동의 결과, 피고 자회사인 주식회사 우리은행은 2002년 말 기준 총 자산 101.1조 원, 점포 수 665개(국내 655개, 국외 10개), 종업원 수 10,182명, 예금수신액 62조 1,849억 원, 여신액 56조 5,183억 원, 영업수익 2조 9,880억 원에, 2003년 말 기준 총 자산 119.3조 원, 점포 수 703개(국내 692개, 국외 11개), 종업원 수 10,202명, 예금수신액 70조 6,897억 원, 여신액 67조 867억 원, 영업수익 약 3조 4,213억 원에 각각 이르게 되었고, 2002년도와 2003년도 1일 평균 금융거래건수가 약 1,000만 건에 육박하게 된 사실, 그에 따라 우리은행 브랜드는 2002년과 2003년 연속하여 한국경제신문이 선정한 '여성이 뽑은 최고의 금융브랜드'로 선정되었고, 2003년에는 헤럴드경제신문의 '헤럴드 광고 대상', 매일경제신문의 '부즈앨런 지식경영 대상', '한국경영대상 - 서비스 부분 대상' 등을 각각 수상하기도 한 사실, 한편 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 후인 2005년 8월경 한국갤럽이 전국 광역시 이상 대도시 거주 성인남녀 1,260명을 대상으로 우리은행에 대한 브랜드 인지도 및 식별력을 조사한 결과, 원고 1 주식회사 다음으로 인지도가 높았고, 전체 응답자의 78.7%가 "우리은행"을 특정 은행으로 인식하고 있었으며, 일반적인 용어인 우리 은행과 혼동유발 가능성이 있다고 응답한 비율은 6.1%에 불과한 사실을 각각 인정할 수 있고 반증이 없는바, 위 인정사실에 나타나는 이 사건 등록서비스표의 사용경과와 광고현황, 영업점 수, 영업실적, 지정서비스업별 등록결정일 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록서비스표는 피고의 사용에 의하여 지정서비스업 추가등록결정일(2003. 10. 8.) 무렵에는, 위와 같이 본격적으로 사용하기 훨씬 전인 1999. 8. 26. 이미 지정서비스업으로 등록된 은행업, 국제금융업, 대부업, 대여금고업, 데빗카드발행업, 리스금융업, 보증업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 신탁업, 어음교환업, 여행자수표발행업, 저축은행업, 전자식자금대체업, 증권업, 증권중개업, 투자금융업, 팩토링서비스업, 할부판매금융업, 환전업 및 앞서 본 바와 같이 그 지정서비스업에 사용되었다고 인정할 증거가 없는 귀중품예탁업, 보험·금융·부동산의 재무평가업, 재무평가업, 복권발행업, 부동산임대업, 채권매수업, 회사재무정산업을 제외한 나머지 지정서비스업에 대하여는 일반 수요자 및 거래자들이 피고의 서비스업이라는 출처를 인식하기에 이르렀으므로 식별력을 취득하였다고 할 것이다.
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청구인의 주장 및 제출된 증거들의 각 기재내용을 종합하여 보면,다음과 같은 사실이 인정된다.
① ... 2005. 9월경부터 ... 사용해 왔다 ... ② ... 서비스의 가입자 수와 거래금액은 서비스 시작 이래 아래 표와 같이 해가 갈수록 큰폭으로 증가하였는데, 가입자 수는 2021. 9월 기준 약 612만 8천명에 이르며,거래금액은 2021. 1월부터 9월까지 9개월 동안 약 1조 4590억 원에 달한다 ... ③ ... 홍보를 위하여 페이스북, 블로그 등 온라인(on-line) 홍보 콘텐츠 제작, 운영 등 2015년부터 2021년까지 약 15억 4,291만 원의 광고 및 홍보비를 지출하였으며 ... ④ 과학기술정보통신부 주최 '대한민국 모바일 어워드(KMA)'광고 부문 대상(2017년), 한국인터넷전문가협회 주최 '스마트앱어워드 2017스마트앱' 최고대상(2017년), 산업정책연구원 주최 '국가서비스대상' 페이먼트서비스 부분 대상(2019년), 디지털조선일보 주최 '대한민국 올해의 히트상품' 대상(大賞) 3년 연속 수상(2018년부터 2020년) 등 여러 기관으로부터 많은 상을 수상하였다 ... ⑤ 청구인이 2019년 실시한 설문조사에 의하면, 설문응답자의 46.5%가 청구인의 '파일:L.PAY.png' 간편결제 서비스에 대해 알고 있고, 23.9%가 실제로 서비스를 이용하고 있는 것으로 나타났는데, 이는 전체 간편결제 서비스 중 5위에 해당한다(갑 제13호증).
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위 인정사실을 종합하면, 청구인은 2018. 9.경부터 이 사건 출원상표를 그 지정상품인 ‘보험대리업, 보험 서비스 및 이와 관련된 정보제공업’에 사용하면서, ①청구인의 매출액은 2018년부터 2020년 상반기까지의 총 약 5,889억 원에 이르는 점, ②청구인의 보험대리점은 2020. 9. 기준으로 전국 139개 지점 및 약 4천 2백 명의 설계사 수를 보유하여 관련 업계 선두를 유지하고 있는 점, ③ 보험클리닉을 통한 보험점검 신청건수는 2020. 1. 16. 기준, 총 8만 7,714건이고, 보험 리모델링 진행건수는 7만 1,232건에 이르는 점, ④ 청구인은 TV광고, 신문 지면광고, 옥외광고, 버스광고 등을 통하여 홍보활동을 하였고, 광고의 파급효과가 큰 유명배우 ‘현빈’을 기용하여 광고하는 등 청구인의 광고비 지출액은 2018년부터 2년간 약 330억 원에 이르는 점 ⑤ 청구인의 '보험클리닉'은 국내 독립 보험대리점 브랜드평판에서 꾸준히 1위를 지키고 있고, 국내 주요 언론에 ‘국내 최우수 GA업체’ 등으로 보도되기도 한 점 등을 종합하면, 청구인의 ‘보험클리닉’은 그 출원이전부터 수요자간에 청구인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 인식되었다고 인정된다. 아울러, 이 사건 출원상표 ‘파일:보험클리닉’과 실사용상표 ‘파일:보험클리닉 실사용상표 1, 파일:보험클리닉 실사용상표 2’은 서로 거래통념상 동일성 범위에 해당된다고 할 수 있으며, 청구인은 주로 ‘보험상품의 비교, 신규 가입, 보험금 청구대행, 보험상담’ 등을 주요 업무로 하고 있으므로, 실사용상품 또한 이 사건 지정상품인 ‘보험대리업, 보험서비스 및 이와 관련된 정보제공업’과 동일성이 인정된다. 따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품에 사용에 의한 식별력을 획득하였다고 볼 수 있다.
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위 각 인정사실에 따르면, ① 청구인은 2017년부터 이 사건 출원상표를 경리업무소프트웨어에 사용한 이래 현재까지 독점적·계속적으로 사용해 오고 있다는 점, ②인터넷 포털사이트 네이버(NAVER), 다음(DAUM)에 이 사건 출원상표를 검색하면 ’경리나라‘가 자동 완성되어 청구인의 상품 출처표시로만 검색이 되는 점, ③ 2017년부터 브랜드 평가 및 시상을 주관하는 단체와 신문사가 시상하는 대회에서 이 사건 출원상표가 사용된 상품이 여러 차례 우수 상품으로 선정되어 수상한 실적이 있는 점, ④청구인은 공중파 라디오 광고 등 다양한 홍보매체를 이용하여 이 사건 출원상표를 지속적으로 광고해 온 점, ⑤ 이에 따라 이 사건 출원상표가 일반 거래자나 수요자들 사이에서 청구인의 업무를 표시하는 상표로 널리 인식되었으리라고 보이는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 출원상표는 심결일인 2021. 11. 기준으로 그 사용상품과 관련하여 일반 수요자 및 거래자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에 해당하여 상표법 제33조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 판단된다.
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가. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제4호에 해당하는지 여부
이 사건 출원상표의 구성부분 중 ‘烟台(연태)’는 중국 산동성 동부에 위치하고 있는 인구 약 650만 명의 도시로 현저한 지리적 명칭에 해당하고, ‘古酿‘(고량)은 ‘고량주’의 의미로 일반적으로 ‘高粱’으로 표기하는데 반해 청구인이 연태지역에서 ‘옛 기법으로 빚은 술’이라는 이름으로 ‘古酿‘이라는 용어를 사용하여 현재에는 연태지역에서 생산되는 ‘고량주’의 의미로 사용되고 있다. 또한 ‘古酿‘은 '수수를 원료로 하여 빚은 술'의 의미가 있으므로 이 사건 출원상표 '烟台古酿‘은 전체적으로 '연태지역에서 전통적인 방식으로 생산된 술'의 의미가 직감되어 지정상품인 ‘중국식 증류 알코올 음료(백주)’와 관련하여 볼 때 그 성질(속성)을 나타내어 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제4호에 해당한다(이에 대하여는 청구인도 다투지 아니한다)
나. 이 사건 출원상표가 상표법 제3조 제2항에 따라 등록될 수 있는지 여부
(1) 판단기준
(2) 인정사실
(3) 구체적 판단
위 인정사실을 종합해 보면, ① 청구인은 2003년경부터 건외 회사인 인창무역(대표 이천웅)에 의해 현재까지 ‘중국식 증류 알코올 음료(백주)’에 대하여 이 사건 출원상표를 사용해 온 점, ② 국세청 매출과세표준 자료를 기준으로 최근 5년간 매출액이 약 1,000억 9천만 원에 달한다는 점, ③ 각종 언론매체에서도 청구인의 ‘연태고량주’를 다수 언급하고 있다는 점, ④ ‘연태고량주(烟台古酿酒)와 관련된 인터넷 기사가 네이버 블로그, 카페, 뉴스, 지식iN과 구글에서도 상당수가 검색되는 것으로 보아 이 사건 출원상표는 수요자들에게 청구인의 상표로 알려졌다고 볼 수 있는 점, ⑤ 청구인이 설문조사기관인 한국리서치에 의뢰하여 실시한 연태고량주의 수요자 인식도조사 결과 66%가 이 사건 출원상표 '烟台古酿‘을 알고 있다고 대답한 점, ⑥ 청구인이 이 사건 출원상표를 홈페이지, 블로그, 홍보 전단 및 제품포장 등을 통하여 지속적으로 홍보하여 왔다는 점, ⑦ 이 사건 출원상표는 출원 전부터 오랫동안 사용한 결과 국내의 소비자들에게 청구인의 상표임을 표시하는 것으로 알려졌다고 두 건의 판결에서 인정된 점 등을 알 수 있는바, 그렇다면 이 사건 출원상표는 출원일 전부터 사용한 결과 수요자간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에 해당하여 상표법 제33조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 판단된다.
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위 인정사실들에 따르면, 2004년 이 사건 출원서비스표를 사용한 치킨프랜차이즈가맹점을 오픈한 이래 2012. 7. 25.에는 그 가맹점이 전국적으로 총 317개에 달하고, 이 사건 출원서비스표는 시청율 17.7%를 차지한 인기드라마 S〇〇 주말극장 ‘내일이오면‘ 등 TV 드라마 제작지원 및 TV 광고, 스포츠 협찬, 전광판 광고, 신문 광고, 온라인 광고, 버스 광고’ 등 유력 광고 매체를 통해 널리 홍보되어 왔으며, 국내 포털사이트에서 ‘치킨매니아’에 대한 검색결과(검색 설정기간 2004. 1. 1. 부터 2012. 4. 30.) 구〇의 경우 14,500건, 다〇 블로그에 29,200건 등이 검색되고, ‘치킨매니아’가 치킨프랜차이즈 부문‘2012 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드대상‘을 수상하고 ’2012 대한민국 올해의 히트상품‘으로 선정된 점 등을 종합하여 볼 때, 이 사건 출원서비스표는 거절결정시점인 2013. 6. 17. 경 그 지정서비스업 ’치킨전문점체인업, 치킨전문음식점업‘과 관련하여 거래자및수요자 간에 청구인이 제공하는 서비스를 표시하는 표지로서 현저하게 인식되기에이르렀다고 봄이 상당하다 할 것이므로, 상표법 제6조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력을취득하였다고 판단된다.
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가. 이 사건 출원상표의 상표법 제6조 제1항 제2호 해당 여부
... (2) 청구인이 제출한 갑호증의 기재에 의하면, ① 청구인「〇〇〇〇〇〇〇 코포레이션」은 Windows 등 컴퓨터 운영체제뿐만 아니라, Microsoft Office 등 종합 소프트웨어 및 Internet Explorer를 개발 및 보급하고 있는 회사(갑 제3호증)로서, 컴퓨터소프트웨어 분야를 선도하고 있는 세계적으로 저명한 기업이며, 세계 최고의 브랜드 인지도를 갖는 기업으로 국내외에서 널리 알려져 있다는 사실(갑 제5호증), ② 청구인이 개발한 "EXCEL" 스프레드시트 소프트웨어가 처음 국내에 소개된 것은 1991년경으로 단품으로 판매되기도 하나, 주로 ACCESS, POWERPOINT, OUTLOOK, WORD 등과 함께 사무 처리와 관련된 종합적인 프로그램을 제공하는 Microsoft Office (마이크로소프트의업무용 소프트웨어)에 포함되어 판매되고 있는 사실(갑 제7호증), ③ Microsoft Office는 국내는 물론 전 세계적으로 PC를 사용하여 사무처리가 이루어지는 곳에서는 거의 어디에서나 사용되는 업무처리용 프로그램이므로(갑 제3호증 참조), "EXCEL" 스프레드시트 컴퓨터소프트웨어 역시 거의 모든 PC에 설치되어 사용되어 왔다는 사실, ④ 2005년을기준으로 국내 PC 보급 대수가 약 25,685,000대이고(갑 제8호증), 2003. 2. 12. 한국소프트웨어저작권협회의 발표에 따르면, 마이크로소프트사의 "EXCEL" 스프레드시트 컴퓨터소프트웨어 중의 하나인 "EXCEL 2000"이 국내 344개 PC 가운데 293대에 설치된것(갑 제9호증)으로 보아 국내 PC 사용자의 대부분이 "EXCEL" 프로그램을 인식하거나 사용하고 있다는 사실, ⑤ 이 사건 출원상표의 지정상품인 스프레드시트 컴퓨터소프트웨어의 종류에는 이 사건 출원상표가 부착된 "EXCEL" 제품 외에도 "LOTUS 1-2-3", "훈민시트", "넥셀" 등 다른 제품들이 존재하고 있으며(갑 제15, 16호증), 이러한 종류의스프레드시트 소프트웨어 중 "EXCEL" 제품이 가장 많이 보급·사용되고 있다는 사실, ⑥ "EXCEL" 스프레드시트 소프트웨어에 대한 광고가 주로 인쇄매체, 온라인 매체, 지하철 등 옥외매체를 통하여 행하여졌으며(갑 제11호증의 1 내지 4), Microsoft Office를 광고하기 위하여 한국마이크로소프트가 2000년부터 2006년까지 45억 9천만 원 상당의광고비를 지출한 사실(갑 제3호증)을 각 인정할 수 있다.
... 위 가. (2)항의 인정사실에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는그 지정상품인 "스프레드시트 컴퓨터소프트웨어(spreadsheet software)"와 관련하여 이사건 출원상표의 출원시인 2007. 11. 21.경에는 청구인이 생산, 판매하는 상품임을 표시하는 표지로서 국내 일반 수요자들 사이에 현저하게 인식되었다고 봄이 상당하므로, 상표법 제6조 제2항에 의한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정된다.
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... '클린앤드클리어' 화장품은 1995년부터 국내에서 제조·판매되었고, 1995년 5월부터 2009년 6월까지 '클린앤드클리어' 제품의 광고비로 총 380억원이 지출되었으며(이중 지상파TV로 240억원, 케이블TV로 105억원이 각각 지불됨), 2005년 1월부터 2009년 6월까지 최근 5년간 지상파TV와 케이블TV로 방영한 '클린앤드클리어' 광고횟수가 총 110,422회에 이르러 월 평균 200회, 하루평균 66회씩 '클린앤드클리어' 광고가 방영되었고, 1995년부터 2008년까지 '클린앤드클리어' 제품의 총 매출액이 2천2백억여원에 이른 사실이 인정된다.
또한 '클린앤드클리어'에 관한 인터넷 신문기사로서, ''클린앤드클리어'는 청소년화장품 시장에 첫 등장한 1995년 이후 70% 이상의 점유율을 기록하며 1위를 놓친 적이 없다'(2000.11.24 한국경제) ...
위 인정사실을 종합해 보면, 이 사건 출원상표 '파일:Clean&Clear 워드마크.png'는 출원전에 사용한 결과 청소년 화장품 및 비누에 관한 거래자 및 수요자의 대다수에게 누구의 상품을 표시하는 상표인지 이미 현저하게 인식된 표장으로서 상표법 제6조 제2항에 의한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 것이다.
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4.2. 불인정 사례






5. 상표권의 효력제한 사유

상표법 제90조 제1항 제1호는 상표의 식별력 유무와 큰 연관이 없으므로 상표법/제90조 제1항 제1호/사례에서 별도로 다룬다.

5.1. 제90조 제1항 제2호

상표법 제90조 제1항 제2호에서 '상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당하는 경우에 상표권의 효력이 미치지 않도록 한 것은, 위와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이다. 따라서 위와 같은 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질, 효능, 용도 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당하나, 그 상표가 사용상품의 품질, 효능, 용도 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자가 사용상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 않는다.(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결, 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결, 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 등 참조).
즉 어느 상표가 그 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 바로 인식할 수 없는 것은 그 식별력을 함부로 부정할 수 없다(대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결 등 참조).


가. 이 사건 등록상표의 상표법 제90조 제1항 제2호 해당 여부
1) 갑 제1 내지 4호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, ‘온도’라는 단어는 ‘따뜻함과 차가움의 정도 또는 그것을 나타내는 수치’라는 뜻을 가지고 있어 화장품 등을 지정상품으로 하여 등록 또는 출원된 상표에 ‘동안온도’, ‘코어온도’, ‘온도 극복’과 같이 사용된 점, 화장품의 보관을 위한 적정 온도 또는 피부의 온도와 관련하여 다수의 기사가 작성된 점은 인정된다. 그러나 ‘온도’라는 단어 자체만으로는 화장품의 온도를 의미하는 것인지 아니면 화장품의 기능을 의미하는 것인지 구별하기 어렵고, 화장품의 온도 또는 화장품이 피부의 온도에 미치는 영향만으로 화장품의 품질이나 효능, 용도가 결정된다고 보기도 어려운 점을 고려하면, 앞서 본 사정만으로는 ‘온도’라는 단어가 수요자들에게 화장품과 관련하여 품질이나 효능, 용도 등을 직감하게 한다고 보기는 어렵다.
2) 따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제90조 제1항 제2호의 성질표시 표장에 해당한다고 보기 어렵다.
나. 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부
1) 관련 법리
2) 검토
... 호칭 및 관념을 살펴보면, 이 사건 등록상표는 한글 부분에 의하여 '온도'로 호칭, 인식될 것이고, 확인대상표장 또한 한글 부분에 의하여 '온도'로 호칭, 인식될 것으로 보인다(이에 대하여 원고는 확인대상표장은 영문 'owndo' 부분에 의하여 '오운도'로 호칭될 것이라고 주장하나, 확인대상표장의 영문 부분 하단에 '온도'라는 한글 문자열이 결합되어 있는 이상 일반 수요자나 거래자로서는 위 한글 부분을 따라 '온도'라고 호칭하는 것이 자연스럽다. 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다).
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5.2. 제90조 제1항 제3호

5.3. 제90조 제1항 제4호

상표법 제90조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표에 대하여는 등록상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있는데, 이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다(대법원 1999. 11. 26. 선고 98후1518 판결 등 참조).
여기서 현저한 지리적 명칭이란 그 용어 자체가 일반 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말한다(대법원 1997. 8. 22. 선고 96후1682 판결 등 참조).
가. 확인대상표장이 상표법 제90조 제1항 제4호에 해당하는지 여부
1) 관련 법리
2) ‘IFEZ’가 현저한 지리적 명칭의 약어인지 여부
... 앞서 본 증거들과 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음의 각 사실 또는 사정에 비추어 보면, 위와 같은 신문기사, 게시글, 보도자료, 광고 등에 이 사건 등록업무표장, ‘IFEZ(ifez)’가 표시되어 사용된 점만으로는 ‘IFEZ(ifez)’가 일반 수요자나 거래자들에게 인천경제자유구역의 약어로서 직감하게 하거나 즉각적인 지리적 감각을 전달한다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
가) 인천경제자유구역청은 2008. 4. 23. “IFEZ(아이페즈)로 특허청 상표등록 – 브랜드 홍보 가속화”라는 제목의 보도자료를 작성하여 배포하였는데, 그 주요 내용은 다음과 같다(갑 제8호증).
...[126]
나) 원고가 ‘IFEZ(ifez)’가 현저한 지리적 명칭의 약어로서 널리 알려졌다고 주장하면서 그 근거로 제출한 증거들은 대부분 아래 표에서 보는 바와 같이 피고 등의 인천경제자유구역 내 외국인 투자 유치 등에 관한 사업 및 홍보 전략, 업무 성과, 실적, 제공 서비스 등을 소개하거나 홍보하는 내용의 신문기사, 피고 등이 작성한 보도자료나 인터넷 게시글, 피고 등이 시행한 광고 등이다.
...
다) 그리고, 위 가), 나)항 기재 및 아래의 표에서 보는 바와 같이, 원고가 제출한 증거들에 표시된 ‘IFEZ(ifez)’는 대부분 ‘인천경제자유구역’이 함께 표시되어 사용되고 있다.
라) 앞에서 본 ‘IFEZ(ifez)’의 사용사례, 사용 경위, 위 표장들의 사용과 함께 게시된 내용들에 비추어 보면, ‘IFEZ(ifez)’는 피고 등이 인천경제자유구역의 영문 명칭인 ‘Incheon Free Economic Zone’의 영문 이니셜을 이용하여 만든 표장으로, 주로 피고 등과 언론기관에 의하여 피고 등의 인천경제자유구역 관련 업무의 수행, 홍보, 소개 등의 목적으로 사용되어 온 것으로 보일 뿐이고, 이 사건 소송에서 제출된 자료들을 살펴보더라도 일반 수요자나 거래자들이 ‘IFEZ(ifez)’를 인천경제자유구역을 지칭하는 용어로 인식하거나 위와 같은 용도로 사용하고 있다고 인정하기 어렵다.
마) 따라서, 원고가 제출한 증거들에 표시된 ‘IFEZ(ifez)’의 사용 사례들이 국내의 일반 수요자나 거래자에게 현저히 알려져 있는 지리적 명칭 또는 그 약어로 인식되고 있음을 뒷받침하는 근거로 볼 수 없고, 나아가 위 표장들은 주로 피고 등에 의하여 사용되거나, 피고 등이 수행하는 인천경제자유구역 관련 업무를 홍보하거나 설명하는 등의 용도로 사용되어 온 것임이 인정되므로, 위 표장들을 피고가 독점적으로 사용하도록 하는 것이 부당하다고도 보기 어렵다.
3) 원고의 주장에 대한 판단
가) 원고는, 피고가 2006년경 실시한 전국단위 여론조사 결과 ‘IFEZ’에 대한 인지도가 81%, 시민 여론조사 결과 ‘IFEZ’에 대한 인지도가 93.8%로 나타났고(갑 제93호증), 2018년경 실시한 입주사업체에 대한 실태조사 결과 인천경제자유구역에 대한 인지도가 99.3%로 나타났으므로(갑 제42호증), ‘IFEZ(ifez)’는 현저한 지리적 명칭의 약어에 해당한다고 주장한다.
이 사건은 확인대상표장 중 ‘IFEZ’를 접한 일반 수요자들이 즉각적인 지리적 감각을 갖게 되는지 여부가 문제되는 사안이다.
그런데, 갑 제93호증에는 “[IFEZ에 대한 인지도]와 관련한 질문에, 국민의 24%는 알고 있다고 대답하였고 57%는 들어는 보았다라고 답변하였다”, “[IFEZ에 대한 인지도]와 관련 인천시민의 63.1%는 ‘잘 알고 있다’고 대답하였고, 30.7%가 ‘들어는 보았다’고 답변하여 93.8%가 인천경제자유구역이 국제도시로 개발되고 있는 사실을 알고 있는 것으로 나타났다”라는 취지의 기재가 있을 뿐이고, 위와 같은 설문조사가 구체적으로 어떤 내용의 설문에 따른 것인지 확인할 수 없으므로, 위 답변이 ‘IFEZ(ifez)’의 인지도 확인을 위한 설문에 대한 답변인지, ‘인천경제자유구역’의 인지도 확인을 위한 설문에 대한 답변인지조차 알 수 없다. 나아가, 인천경제자유구역청이 작성한 2008. 4. 23.자 보도자료(갑 제8호증)의 “아직 IFEZ 브랜드 이미지가 턱없이 낮으므로 당분간은 IFEZ와 인천경제자유구역이라는 네이밍을 동시에 노출시”켜야 한다는 취지의 기재에 비추어 보더라도 갑 제93호증의 위 기재를 “2006년경 국민의 81% 및 인천시민의 93.8% 상당이 ‘IFEZ’를 인천경제자유구역을 지칭하는 것으로 인식하였다”는 취지의 기재라고 인정하기 어렵다.
또한, 갑 제42호증에는 “현재 귀사가 속해 있는 지역이 경제자유구역임을 창업 또는 이전하기 전에 알고 계셨습니까”라는 내용의 설문 조사 결과 “2018년 종사자 5인 이상 입주사업체가 속해있는 지역이 경제자유구역임을 창업 또는 이전에 인지하고 있는 경우는 99.3%로 대부분 인지하는 것으로 나타남”이라고 기재되어 있는바, 위 설문조사는 ‘경제자유구역’에 관한 설문조사로 볼 수 있을지언정 ‘IFEZ(ifez)’에 관한 설문조사로 보기 어렵다.
따라서, 갑 제42, 93호증의 각 기재만으로는 위 각 설문조사 당시 ‘IFEZ(ifez)’ 가 인천경제자유구역 또는 그 약어로서 일반 수요자들에게 널리 알려져 있었다거나 즉 각적인 지리적 감각을 전달한다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.
나) 원고는, 상표법 제90조 제1항 제4호는 ‘현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표’에 상표권의 효력을 미치지 않는다고 규정하고 있어 지리적 명칭에 한하여 현저성을 요구하고 있을 뿐이므로, 인천경제자유구역이 현저한 지리적 명칭에 해당하는 이상 그 약어인 ‘IFEZ(ifez)’는 현저하지 않더라도 상표법 제90조 제1항 제4호의 ‘현저한 지리적 명칭의 약어’에 해당하므로 상표권의 효력이 미치지 않는다고 주장한다.
살피건대, 상표법 제90조 제1항 제4호가 ‘현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도만으로 된 상표’에 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 규정한 것은, 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도 그 자체는 그 현저성과 주지성 때문에 자타상품 식별력이 없어 어느 특정 개인에게만 독점시키는 것은 공익의 견지에서 부당하기 때문이다. 그런데, 지리적 명칭의 약어가 그 자체로 일반 수요자에게 널리 인식되어 현저성과 주지성을 가지지 않는다면 이를 자타상품의 식별력이 없는 표장에 해당한다고도, 공익의 견지에서 특정인에게 독점시키는 것이 부당하다고 볼 이유도 없다. 나아가, 지리적 명칭의 약어를 지리적 명칭과는 달리 취급하여 그 자체로 현저성과 주지성이 인정되지 않음에도 불구하고 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 볼 만한 특별한 이유가 있다고도 할 수 없다. 따라서, 현저한 지리적 명칭의 약어 자체가 일반 수요자들에게 현저하게 알려져 있지 않음에도 불구하고 상표법 제90조 제1항 제4호의 효력제한사유에 해당한다는 취지의 원고 주장은 이유 없다.
4) 소결
따라서, 확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제4호 소정의 ‘현저한 지리적 명칭의 약어’로 된 표장에 해당한다고 볼 수 없다.
나. 확인대상표장이 상표법 제90조 제1항 제2호에 해당하는지 여부
1) 관련법리
2) 판단
... 앞에서 본 바와 같이 일반 수요자나 거래자들 사이에서 ‘IFEZ(ifez)’가 인천경제자유구역 또는 그 약어로 널리 사용되거나 인식되었다고 보기 어렵고, 인천경 제자유구역 내에서 상품을 거래하거나 서비스를 제공함에 있어서 인천경제자유구역을 의미하는 표시가 필요한 경우에는 ‘인천경제자유구역’, ‘Incheon Free Economic Zone’ 등의 문구를 사용할 수 있으며 그로써 충분하다고 할 것이므로, 인천경제자유구역 내에서 이루어지는 서비스 등과 관련하여 ‘IFEZ(ifez)’가 누구에게나 필요한 표시라고 보기 어렵다.
또한, ‘IFEZ(ifez)’는 ‘인천경제자유구역’의 영문 명칭인 ‘Incheon Free Economic Zone’의 이니셜을 조합하여 만든 조어에 불과한 것으로 사전 등에 등재된 단어도 아니므로 그 객관적인 의미가 인천경제자유구역에 해당한다고도 보기 어렵고, 피고 등과 피고 등의 인천경제자유구역 관련 업무에 관한 기사를 보도하는 언론기관 등이 위 용어를 인천경제자유구역과 병기하여 사용하고 있다는 등의 사정만으로 ‘IFEZ(ifez)’가 객관적으로 ‘인천경제자구역’이라는 의미를 가지게 되었다고 볼 수도 없다.
...
라. 확인대상표장이 이 사건 등록업무표장과 유사한지 여부
1) 판단 기준
2) 판단
가) 이 사건 등록업무표장 ‘파일:ifez로고.png’은 영문자 ‘ifez’가 좌측의 물결 모양을 상징화한 도형 ‘파일:ifez로고도형부분.png’과 결합한 것이고, 확인대상표장 ‘파일:IFEZS로고.png’은 다소 도안화된 영문자 ‘IFEZS’[127]가 상단의 ‘파일:IFEZS로고도형부분.png’ 형상의 도형과 결합한 것이다.
이 사건 등록업무표장과 확인대상표장은 그 표장이 문자의 도안화나 부가된 도형, 구성된 문자 및 대문자와 소문자의 차이로 인해 그 외관이 상이하다.
나) 이 사건 등록업무표장과 확인대상표장은 문자가 도안화되거나 도형이 부가된 정도가 문자의 인식력을 압도할 정도가 아니고, 그로 인하여 새로운 관념이 형성되는 것도 아니므로, 그 각 문자 부분만으로 호칭되고 관념될 것으로 보인다.
이 사건 등록업무표장은 우리나라 영어 보급수준과 영어발음 관행에 따라 ‘아이에프이지’ 또는 ‘아이페즈’로 호칭될 것으로 보이고, 확인대상표장은 ‘아이에프이지에스’ 또는 ‘아이페즈’ 또는 ‘아이페즈스’로 호칭될 것으로 보이는바, 확인대상표장이 ‘아이에프이지에스’로 호칭될 경우에는 이 사건 등록업무표장과 앞의 여섯 음절이 동일하여 전체적으로 그 호칭이 유사하다고 할 것이고, 확인대상표장이 ‘아이페즈’ 또는 ‘아이페즈스’로 호칭될 경우에도 이 사건 등록업무표장의 호칭 ‘아이페즈’와 그 호칭이 동일하거나 유사하다.
다) ‘IFEZS’ 및 ‘ifez’는 사전에 등재되지 않은 조어에 불과하여 그 자체만으로 그 의미가 곧바로 전달된다고 할 수 없고, 앞서 본 바와 같이 일반 수요자들 사이에 ‘IFEZ(ifez)’가 인천경제자유구역의 약어 또는 이를 지칭하는 것으로 널리 인식되거나 사용되고 있다고 보기도 어려우므로 이 사건 등록업무표장 및 확인대상표장은 아무런 관념이 연상되지 않는다.
라) 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 것이다(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조).
앞서 본 바와 같이 이 사건 등록업무표장과 확인대상표장은 비록 외관이 상이하기는 하지만 그 호칭이 동일하거나 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉽다고 할 것이므로, 전체적으로 표장이 유사하다고 보아야 한다.
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4. ‘각 제주올레 표장’(별지 1 목록 제2, 3, 6번 기재 각 표장)에 대한 청구에 관한 판단
가. 상표권 침해 여부
1) 표장의 유사 여부
가) 유사 여부에 관한 당사자들의 구체적 주장
나) 판단에 필요한 법리
다) 구체적 판단
(1) “올래” 부분이 이 사건 제1 내지 제3 상표권의 요부가 될 수 있는지 여부
이 사건 제1 내지 제3 상표권에서는 “올래” 부분이 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부임이 분명하다.
(2) ‘각 제주올레 표장’의 “올레” 부분이 요부가 될 수 있는지 여부
아래와 같은 사정들을 종합하면, ‘각 제주올레 표장’에서는 “올레” 부분이 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부로 봄이 타당하고, 을 제3, 4 내지 8, 11, 16 내지 20 등 피고가 제출한 증거만으로는 위 인정을 뒤집기에 부족하다 ...
(3) 유사 여부
이 사건 제1 내지 제3 상표권에서는 “올래” 부분이 요부이고, ‘각 제주올레 표장’에서는 “올레” 부분이 요부라고 할 것이므로, 위 각 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 이 사건 제1 내지 제3 상표권과 ‘각 제주올레 표장’을 요부를 기준으로 대비하면 호칭이 매우 유사하므로, 이 사건 제1 내지 제3 상표권과 ‘각 제주올레 표장’을 동일․유사한 상품에 함께 사용하는 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있어, 양 표장들은 서로 유사하다[위 (2)의 ④항에서 본 바와 같이 이 사건 소비자조사결과에 의하면 40% 이상의 응답자들에게 출처의 오인·혼동이 일어났다].
2) 지정상품의 대비
이 사건 제1 내지 제3 상표권의 지정상품 중 소주와 ‘각 제주올레 표장’의 사용상품인 소주는 동일하다.
3) 판단의 종합
따라서 특별한 사정이 없는 한 피고가 자신의 소주 제품에 ‘각 제주올레 표장’을 사용하는 행위는 원고의 이 사건 제1 내지 제3 상표권을 침해하는 것이다.
나. 상표권의 효력이 미치지 않는지 여부
1) 피고의 주장
피고는 “제주올레가 현저한 지리적 명칭 또는 그 약어에 해당하고, 피고가 ‘각 제주올레 표장’을 사용하는 것은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제51조 제1항 제3호에 해당하므로, 상표권의 효력이 미치지 않는다.”는 취지로 주장한다.
2) 판단에 필요한 법리
3) 구체적 판단
이 사건 소비자조사결과 제주올레를 ‘주로 제주의 해안지역을 따라 골목길, 산길, 들길, 해안길, 오름 등을 연결하여 구성된 도보여행 관광지’로 인식하고 있는 응답자가 전체 응답자 중 49.2% 정도이고, 나머지 응답자들은 ‘주로 제주의 해안지역을 따라 골목길, 산길, 들길, 해안길, 오름 등을 연결하여 여행하는 도보여행 방법 또는 도보여행 상품’으로 인식하거나 ‘제주도에 있는 작은 골목길’로 인식하고 있는데, 이러한 인식 정도로는 “제주올레”가 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 정도에 이르렀다고 평가하기 어렵다. 한편, 전국적으로 특정 지역 명칭에 ‘올레길’이 결합되어 사용되는 예가 생기면서 결합된 명칭 전체가 지리적 명칭으로 인식되거나 특정 지역에 있는 올레길 정도의 의미로 인식될 가능성이 증가하고 있는바, 이러한 사정은 “제주올레”의 인식에도 영향을 미칠 것이다.
그렇다면 ’각 제주올레 표장’을 현저한 지리적 명칭 또는 그 약어라고 볼 수 없다.
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[1] 정태호. (2020). 정보 전달 상표의 식별력 판단에 대한 비판적 고찰 - ChargeNow 판결에 대한 분석을 중심으로 -. 과학기술과 법, 11(1), 263-292.[2] 강경태, "상표법상 수요자의 범위와 인식", 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 2007, 40-42면 참조.[3] 정태호. (2020). 정보 전달 상표의 식별력 판단에 대한 비판적 고찰 - ChargeNow 판결에 대한 분석을 중심으로 -. 과학기술과 법, 11(1), 263-292.[4] 즉, 'and'[5] 즉, 'or'[6] 특허심판원 2022. 11. 4.자 2022당1459 심결 → 특허법원 2023. 8. 30. 선고 2022허6068 판결 : 원고승 → 대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결 : 상고기각[7] 창원지방법원 2022. 6. 10. 선고 2021고정558 판결 → 창원지방법원 2022. 12. 22. 선고 2022노1587 판결 : 항소기각 → 대법원 2023. 9. 21. 선고 2023도352 판결 : 파기환송[8] 상표법 제90조 제1항 제1호는 자기의 상호 등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있는데, 사용상표 1은 피고인의 상호인 '번피트니스' 자체를 사용한 것으로 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표권의 효력은 사용상표 1에 미친다.[9] 나) 이 사건 등록상표를 구성하는 'BURN' 부분과 'FITNESS' 부분은 띄어쓰기로 서로 구분되어 있다. 이 사건 등록상표의 'FITNESS' 부분은 그 지정상품의 효능이나 용도를 표시하는 것으로서 그 식별력이 없다. 반면, 이 사건 등록상표의 'BURN' 부분은 식별력이 없는 'FITNESS' 부분에 비하여 상대적으로 일반 수요자에게 강한 인상을 주고, 전체 상표에서 차지하는 비중도 낮지 않다.
다) 'BURN' 부분은 지정상품과의 관계를 고려하였을 때 '운동을 통해 체지방 또는 칼로리, 스트레스 등을 태우다'는 의미를 암시한다고 볼 수는 있어도 그 지정상품의 효능이나 용도, 성질 등을 직감하게 하는 것이라고 단정할 수 없고, 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시라고 할 수도 없어 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우에 해당한다고 보기도 어렵다.[10] 라) 이처럼 ' BURN' 부분은 'FITNESS' 부분에 비하여 상대적으로 식별력이 높고, 달리 'FITNESS' 부분과 결합한 일체로서만 식별표지로 기능한다고 볼 수는 없다.
3) 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 이 사건 등록상표의 'BURN' 부분은 독립하여 상표의 출처표시기능을 수행한다고 볼 수 있으므로 요부에 해당한다.[11] 이 사건 등록상표의 'BURN' 부분과 사용상표 1은, 글자체 및 도안화의 정도에 있어 다소 차이가 있으나 그와 같은 차이가 일반 수요자 내지 거래자의 특별한 주의를 끈다고 보기 어려워 외관이 유사하고, 모두 '번'으로 호칭되고 관념이 동일하므로, 양 상표를 동일 · 유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인 · 혼동을 일으키게 할 염려가 있다. 따라서 사용상표 1은 이 사건 등록상표와 유사하다.[12] 특허심판원 2021. 4. 14.자 2020당1866 심결 → 특허법원 2022. 1. 28. 선고 2021허3604 판결 : 원고승 → 대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결 : 파기환송 → 특허법원 2022. 12. 22. 선고 2022허3939 판결 : 원고패[13] 갑은 이 사건 등록상표의 권리자인데, 을이 화장품에 “ROYALEBEE”라는 표장을 사용하자 상표법 위반으로 고소하였다. 이에 을은 이 사건 등록상표가 기술적(記述的) 표장이므로 상표등록무효사유에 해당한다고 주장하면서 이 사건 무효심판을 청구하였다 ... 대상판결과 같이 결합상표의 식별력이 문제된 사안에서는 그 판단이 주관적인 판단에 좌우될 수밖에 없다. 따라서 해당 상표가 지정상품의 특성을 직접적으로 표시하여 직감하게 하는 것인지, 아니면 그 상품의 특성을 간접적, 암시적으로 표시하는 것인지를 명확히 판단하는 것은 쉽지 않은 일이다. 그러므로 해당 상표가 기술적 표장에 해당하는지는 지정상품의 속성과 주된 수요자 계층, 용어의 사용실태, 상표 전체 내지 구성부분의 등록·사용례 등에 관한 객관적인 자료를 충분히 검토하고, 종래의 재판례를 통하여 축적된 유사사례를 참조하여 합리적으로 판단하는 수밖에 없을 것이다(박성호. (2023). 2022년 지적재산법 중요판례평석. 인권과 정의, 513, 198-231.).[14] 서울중앙지방법원 2017. 8. 10. 선고 2016가합534229 판결 : 원고일부승 → 특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017나2158 판결 : 원고일부승 → 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결 : 파기환송(일부) → 특허법원 2022. 7. 22. 선고 2021나1312 판결 : 원고일부승[15] 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용한 경우, 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립하는지 여부(적극) / 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우에도 같은 법리가 그대로 적용되는지 여부(적극)[16] 2014. 9. 5. 출원 → 2014. 12. 18. 등록[17] 2016. 8. 10. 출원 → 2017. 8. 8. 등록[18] 특허심판원 2014. 12. 24.자 2013원7450 심결 → 특허법원 2015. 7. 24. 선고 2015허642 판결 : 원고승 → 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결 : 상고기각 → 특허심판원 2018. 9. 19.자 2018원(취소판결)18 심결[19] 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’과 기술적 표장인 ‘UNIVERSITY’가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 형성하고 있고 나아가 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않는다.[20] 특허심판원 2014. 2. 10.자 2013원4612 심결 → 특허법원 2014. 9. 18. 선고 2014허2092 판결 : 원고승 → 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결 : 상고기각 → 특허심판원 2015. 5. 22.자 2015원(취소판결)4 심결[21] 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 흔히 있는 명칭인 ‘대학교’가 불가분적으로 결합됨에 따라, 단순히 ‘서울에 있는 대학교’라는 의미가 아니라 ‘서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교’라는 새로운 관념이 일반 수요자나 거래자 사이에 형성되어 충분한 식별력을 가지므로 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 모두 해당하지 아니하여, 위 각 지정상품에 대한 상표등록이 허용되어야 하며, (2) 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 아니하는 이상, 상표법 제6조 제2항에 의하여 각 지정상품에 대하여 개별적으로 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 별도로 따질 필요가 없다.[22] 원심판결 이유에 의하면, 원심은 피고가 제출한 증거들만으로는 융합 의료기기를 일반적으로 지칭하는 단어로 ‘fusion’이 사용되는 거래실정이 존재한다고 보기 어렵고, ‘fusion'을 그 일부로 포함하는 7개의 상표가 6인의 상표권자에 의하여 등록되어 있다는 사정만으로는 의료기기에서 ‘fusion'의 식별력이 없어졌거나 미약하게 되었다고 단정할 수 없다는 등의 이유로 ‘파일:FUSION 상표.png’과 같이 구성된 이 사건 출원상표(출원번호 생략)는 그 지정상품인 ‘담관용 내시경장치’에 관하여 식별력이 없거나 미약하다고 할 수 없고 이를 특정인에게 독점적으로 사용하도록 하는 것이 부적절하다고 할 수도 없다고 판단하였다.
기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 상표법 제6조 제1항 제7호에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.[23] 특허심판원 2005. 2. 28.자 2004당679 심결 → 특허법원 2005. 9. 1. 선고 2005허3765 판결 : 원고패 → 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 : 파기환송 → 특허법원 2006. 11. 1. 선고 2006허7368 판결 : 원고승 → 특허심판원 2007. 5. 23.자 2007당(취소판결)84 심결[24] 우리나라 일반 소비자들의 영어 교육수준에 비추어 보면 ‘BAY’와 ‘CLUB’을 합하 더라도 ‘바다나 만과 관련된 모임, 동호회 또는 이러한 모임을 하는 장소’를 암시할 수는 있으나 이를 넘어 ‘만(灣)에 위치한 호텔 등 숙박시설’이라는 의미가 직감된다고 단정하기는 어렵다.[25] 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 ‘BAY’, ‘베이’, ‘CLUB’, ‘클럽’을 포함한 서비스표들이 이 사건 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업{유사군코드 S1207 (하숙서비스업, 모텔서비스업, 유스호스텔업, 호텔숙박시설업, 숙박시설안내업)}을 지정서비스업으로 하여 출원·등록된 사실은 인정된다. 그러나 ‘BAY’나 ‘베이’를 포함한 서비스표는 약 20건 정도에 불과하고, ’BAY’와 ‘CLUB’을 모두 포함한 서비스표는 이 사건 등록서비스표와 원고의 상표(상표등록 제1981980호) 이외에는 없는 것으로 보인다. 이러한 점에서도 이 사건 등록서비스표가 지정서비스업에 대한 거래사회의 거래실정상 흔히 사용되는 것으로서 경쟁업자가 자유로이 사용할 필요가 있는 등 특정인에게 독점적, 배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반한다고 보기도 어렵다.[26] 곰배령 이 강원 B군에 있는 점봉산 내 일부 지역으로서 지리적 명칭에 해당한다는 점에 관하여는 쌍방 다툼이 없으므로 이 부분 판단의 쟁점은 곰배령이라는 지리적 명칭이 ... 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 현저한지 여부에 있다고 할 것이다.
... 다음과 같은 사실 내지 사정에 비추어 보면, 위 ‘3. 나. 2) 가)’항의 인정 사실에다가 위 ‘3. 나. 3) 가)’항의 인정 사실까지 감안하여 보더라도, 이 사건 심결일을 기준으로 곰배령의 지리적 명칭으로서의 인지도가 차츰 높아지고 있다고는 볼 수 있을지언정, 그 당시까지는 곰배령이 이 사건 지정상품의 국내 일반 수요자로 볼 수 있는 전국의 국민에게 실재하는 지리적 명칭으로 직감될 정도로 널리 알려졌다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.
... 산림청은 산림의 보호육성, 산지의 보전 및 산림경영의 연구ㆍ개선 등에관한 사무를 관장하는데, 전국 국민에게 널리 알려지지 않은 산지의 경우에도 그 관리 내지 연구 업무의 대상이 되므로, 산림청이 곰배령을 관리 또는 연구한다는 사정으로부터 곧바로 곰배령이 전국 국민에게 널리 알려진 지리적 명칭에 해당한다고 인정하기는 어렵다 ... (이하 생략)[27] 지정상품인 '탄산수'와 관련해 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 현저한 지리적 명칭이라고 보기 어려움[28] ‘경성(京城)’은 ‘서울’의 옛 이름이라는 의미도 있지만, ‘도읍의 성으로 보통 수도를 이르는 말’로서 조선 이전에 고려의 개경이나 신라의 서라벌을 경성이라고 쓰기도 하고 중국, 일본 등에서 수도를 뜻하는 일반명사로도 많이 사용되던 단어에 해당하고(갑 제7 내지 9호증, 을 제5호증 참조), ‘정신을 차려 그릇된 행동을 하지 않도록 타일러 깨우침(警醒)’, ‘단단한 성질(硬性)’, ‘상서로운 별(景星)’ 등 다양한 의미의 단어로 사용되고 있어, 지리적 명칭을 나타내는 것으로 현저하게 인식되는 경우에 이르렀다고 보기 어렵다.[29] ‘FreeBuds’ 부분이 지정상품의 성질을 직감하게 하는 기술적 표장에 해당한다고 인정하기에 부족함[30] 특허심판원 2021. 8. 30. 자 2020원1455 심결 → 특허법원 2022. 12. 15. 선고 2021허5518 판결 : 원고승 → 특허심판원 2023. 4. 11. 자 2023원(취소판결)1 심결[31] 심사단계에서 '도요 폴리머 가부시키가이샤'가 구 상표법 제7조 제1항 제12호(현행 제34조 제1항 제13호)를 이유로 이의신청을 제기하였고 이의신청이 그대로 받아들여져 거절되었으나, 거절결정불복심판단계에서는 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정이 유지되었다(청구기각). 본 특허법원의 취소판결(2021허5518) 이후 파기환송심(2023원(취소판결)1)에서는 원 거절결정에서와 같이 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 이유로 거절결정이 유지되었다(청구기각).[32] (주)아프로존[33] 도요 폴리머 가부시키가이샤(심사단계 이의신청인)의 상표[34] 본 판결을 통해 이 사건 출원상표(파일:루비셀 상표.png)의 식별력은 인정되었으나, 파기환송심인 특허심판원 2023. 4. 11. 자 2023원(취소판결)1 심결에서 도요 폴리머 선사용상표(파일:RUBYCELL선사용상표.png)와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 이유로 최종 거절되었다.[35] 영단어 'LEADER'는 '지도자, 대표 또는 산업 부문 등에서의 선두, 선도자'를 의미할 뿐 그 지도자, 대표, 선두 또는 선도자가 속한 산업 부문 자체에 관하여는 아무런 의미를 갖지 않는다. 따라서 이 사건 등록상표가 지정서비스업에 사용된다 하더라도 해당 분야에서의 선두, 선도자를 표방한다고 암시하는 정도를 넘어 그 지정서비스업인 피부과전문병원업, 피부과전문의료업, 피부과전문의원업, 성형외과업 자체의 성질을 직감하게 한다고 할 수는 없다.[36] genlock(젠록)은 'generator locking device(동기 결합 장치)'의 약어로서 사전적으로 '젠록 장치'로 정의되기는 하지만, 영상 분야 전문가가 아닌 일반 수요자들이 'genlock'의 의미를 알고 있다고 보기 어려우므로 평균적 일반 수요자의 주의력을 기준으로는 사전을 찾아보거나 심사숙고하지 않는 한 어떤 관념을 형성한다고 할 수 없음. 또한 지정서비스업은 영상과 관련된 서비스업이긴 하지만 '동기 결합 장치(젠록 장치)'와 직접적으로 연관되지는 않음.[37] 이 사건 출원상표를 전체로서 관찰하면 별다른 관련성이 없는 각 구성 부분의 색다른 결합으로 보는 사람의 특별한 주의를 끌 정도의 식별력을 형성한다고 봄이 타당하다.[38] 동 판결에서 특허법원은 "애월"이 현저한 지리적 명칭에 해당하지 않는다고 판시하였다.[39] 경기 양평군 지평면이 국내 수요자나 거래자에게 널리 알려진 지리적 명칭에 해당한다거나 ‘지평’이 수요자나 거래자에게 지평면을 가리키는 지리적 명칭으로 직감될 정도로 널리 알려졌다고 보기 어려우므로, ‘지평’이 현저한 지리적 명칭의 약어에 해당한다고 볼 수 없다.[40] (부가적 판단) 설사 원고 주장처럼 피고의 서비스표가 등록결정 당시 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제4호 또는 제6호에 해당하는 구성의 것이었다고 하더라도 같은 무렵 이미 쟁점서비스업 중 위 교육정보제공업 등에 관하여는 구 상표법 제6조 제2항이 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 봄이 타당하고, 그와 같은 사용에 의한 식별력 취득의 점에 비추어 보더라도 피고의 서비스표가 쟁점서비스업 중 위 교육정보제공업 등에 관하여 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없는 것이다.[41] 특허심판원 2016.11.23. 2015원6821 → 특허법원 2017.6.30. 2017허462 → 특허심판원 2017.9.21. 2017원(취소판결)21[42] ‘북촌(北村)’이 앞서 본 지역에 위치한 서울의 유명 관광지라는 즉각적인 지리적 감각을 전달하는 표장이라고 보기는 어렵다고 할 것[43] ‘북촌(北村)’은 그 자체로 ‘북쪽 마을’이라는 관념을 가지고 있고, 예로부터 ‘북쪽에 있는 마을’ 또는 ‘서울의 북쪽’으로 호칭되어 사용되어 왔으며, 전국적으로 북쪽에 위치한 마을의 명칭으로 ‘북촌’이 다수 사용되고 있는 등 다소 추상적인 방위적 위치를 나타내는 ‘북쪽에 있는 마을’이라는 인식이 여전히 공존하고 있으므로, 앞서 본 지역에 위치하는 서울의 유명 관광지로 직감된다고 단정할 수 없다.[44] 특허심판원 2008. 11. 24.자 2007당3424 심결 → 특허법원 2009. 4. 16. 선고 2008허13336 판결 : 원고승 → 대법원 2009. 7. 9. 선고 2009후1217 판결 : 심리불속행기각[45] 'well'은 이외에도 '행운, 우물, 글쎄, 그런데, 기분 좋은 등' 다양한 의미를 가지고 있다(네이버(Naver) 영어사전 등 참조).[46] 게다가 청구인은 이 사건 심판청구 이후 '돌'과 관련성이 있는 지정상품인 '콘크리트바닥판, 건축용 대리석, 건축 또는 구축용 비금속광물'을 삭제하는 보정(2021. 11. 22.)을 하였다.[47] ‘양양(YANGYANG)’은 강원도 중동부에 있는 군(郡)인 ‘양양군’을 지칭하는 명칭으로 이는 현저한 지리적명칭에 해당된다고 할 것이나, 현저한 지리적명칭 이외에 도형과 다른 문자 ‘고맙다!(THANKYOU!)’가 결합되어 있고, 문자부분 ‘고맙다! 양양/THANK YOU! YANGYANG’은 인사말과 지리적명칭이 결합하여 현저한 지리적 명칭이 갖고 있는 의미를 떠나 『지리적명칭인 ‘양양’을 의인화하였고, 이렇게 의인화된 ’양양‘에 대한 감사의 인사말』이라는 새로운 관념을 낳는다고 볼 수 있으므로 이 사건 출원업무표장은 현저한 지리적명칭만으로 구성된 표장이라고 볼 수 없다.[48] 이 사건 출원업무표장 구성 중 ‘초록색의 하트모양’은 간단하고 흔한 도형으로 볼 수 있으나, 일반적인 하트모양과 달리 끝 부분을 뾰족하게 표시하였고, 하트모양의 초록색 바탕에 흰색으로 한글과 부호를 상단에, 영문자와 부호를 하단에 위치시켜 결합함으로써 각각의 도형 및 문자가 갖는 이미지와 다른 새로운 이미지를느낄 수 있도록 구성되었으며, 위와 같은 도형과 문자를 결합한 표장의 전체적인 구성이 간단하고 흔히 있는 것이라고 볼 수도 없다.[49] 설령 이 사건 출원상표의 문자 부분이나 도형 부분이 각각으로서는 식별력이 없더라도 이 사건 출원상표 전체를 기준으로 하여보면 각 문자의 크기, 글자체, 배열방법 및 와인잔을 단순화한 표현의 방법 등에 있어서 자타상품의 출처를 표시하기에 충분한 특성이 있다고 판단된다.[50] 27.05.11 : 하나 이상의 선에 의해 밑줄이 그어져 있거나, 윗줄이 그어져 있거나, 테두리가 장식되어 있거나, 가로줄 무늬가 있는 문자 / 27.05.17 : 굵게 표시된 글자 / 29.01.12 : 두 가지 주요 색상 (이상 출처 : 특허청 '도형분류지침서')[51] garnet : a dark red color (어두운 적색)[52] 무채색계열의 알파벳 2자가 단순히 나열된 것이 아니라 그 도안화의 정도가 일반 수요자나 거래자에게 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다고 보아야 한다.[53] 그 도안화의 정도가 일반 수요자의 특별한 주의를 끌어 문자 부분인 ‘TALMOSTOP·TS탈모방지샴푸·’의 관념을 상쇄, 흡수할 정도의 식별력이 있다고 판단된다.[54] 단순히 선 2개를 결합시킨 것과 같은 단순한 도형이라 할 수 없다 할 것이다. 오히려, 마치 두께와 방향의 높낮이가 다른 2개의 선이 모여서 전체적으로 조화롭게 어우러진 독특한 구성을 형성하여 ‘수평선 너머 육지’ 등을 연상시키게 함으로써 독자적인 식별력을 갖춘 상표로 판단된다.[55] 특허심판원 2016. 10. 31.자 2016당877 심결 → 특허법원 2017. 5. 12. 선고 2016허8841 판결 : 원고패 → 대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결 : 파기환송 → 특허법원 2018. 4. 12. 선고 2018허2083 판결 : 원고승 → 대법원 2018. 7. 13. 2018후10725 : 심리불속행기각 → 특허심판원 2018. 9. 3.자 2018당(취소판결)116 심결[56] 특허심판원 2022. 12. 28.자 2021원2107 심결 → 특허법원 2023. 10. 27. 선고 2023허10361 판결 : 원고패 → 대법원 2024. 3. 14. 선고 2023후11258 판결[57] 그 장소의 이용자 내지 그 판매물품의 최종 소비자 측면에서 볼 때 성년자를 수요자에서 배제할 수는 없으나 미성년자들이 주요한 수요자층을 이룬다고 할 것인데 ... 원고가 선거권자가 아닌 미성년의 학생들에게까지 널리 알려져 있다고 보기는 어렵다. 따라서 적어도 위 지정상품의 수요자들에게는 이 사건 출원상표가 ‘검은색 양복을 입고, 붉은색 넥타이를 맨 중년 남성의 상반신만으로 구성된 사진’으로 평범하게 인식된다고 할 것이므로, 이 사건 출원상표가 위 지정상품에 쓰이는 경우 다른 중년 남성의 사진을 표장으로 하는 상표와의 관계에서 자타상품을 구별할 수 있는 식별력을 가진다고 보기 어렵다.[58] 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 일부에 대하여 식별력을 인정할 수 없으므로 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하여 지정상품 전체에 대하여 상표등록을 받을 수 없고, 사용에 의한 식별력도 인정할 수 없다.[59] 이 사건 출원상표를 적어도 서적, 출판물, 포스터, 정기간행물, 사진인쇄물, 인화된 사진, 앨범 등에 사용하는 경우에는 이 사건 출원상표와 같은 인물사진이 ‘출처 표시’로서 기능하는 것을 기대하기 어렵다. 즉, 이 경우에는 일반 수요자는 사진에 나타난 인물을 당해 상품과 관련한 내용을 집필한 자로 인식하거나, 인물사진이 그 물품의 내용을 설명·홍보하거나 이를 대표하는 이미지로 사용된 것으로 인식할 가능성이 크다고 할 것이다. 따라서 이 사건 출원상표는 위 지정상품들과 관련하여, 설사 상표법 제33조 제1항 제3호에 규정된 지정상품의 용도 등을 직감하게 하는 것은 아니라 할지라도, 그 지정상품과 매우 밀접한 내용을 담고 있어 전체적으로 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 상표에 해당한다 할 것이므로(대법원 2000. 12. 12. 선고 2000후1696 판결 취지 참조), 이 사건 출원상표는 위 지정상품들과 관련하여 식별력이 있다고 보기 어렵다.
... 이 사건 출원상표의 지정상품 중 ‘사진인쇄물’, ‘인화된 사진’에 관한 거래사회의 실정을 고려하더라도 같은 결론에 이른다.[60] 위에서 본 일부 지정상품을 제외한 나머지 지정상품에 관하여는 원고가 설사 그 수요자나 소비자들에게 널리 알려져 이들이 이 사건 출원상표에 사용된 인물사진을 다른 사람의 인물사진과 어렵지 않게 구별해 낼 수 있다고 하더라도 ... (이하 생략)[61] 이 사건 출원상표가 현저한 지리적 명칭인 ‘제주’의 일반적인 영문 명칭인 ‘JEJU’ 또는 ‘CHEJU’와 외관상 차이는 있으나, 다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표는 일반 수요자에게 우리나라의 유명 관광지로서 현저한 지리적 명칭인 ‘제주’로 인식되어 호칭․관념될 수 있으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당한다 ... 이 사건 출원상표는 ‘ZEZU’라는 문자열로만 구성된 상표이고, 해당 문자열은 특별한 사전적 의미가 존재하지 않는 조어에 불과하므로, 이 사건 출원상표가 현저한 지리적 명칭인 ‘제주’를 떠나 새로운 관념을 낳는 것도 아니다.[62] 지정상품에 사용되는 제공방법을 강하게 연상시켜 그 용도를 직감하게 한다고 보는 것이 타당함[63] ‘깔끔대장’이라는 표장 자체는 사전적 의미가 없는 조어에 해당하나 ... 각 구성의 의미를 단순히 결합하면, 일반 수요자 및 거래자는 이 사건 출원상표로부터 ‘깨끗하게 세정/세척/정화되는 데(→깔끔), 무척 뛰어난 품질/효능을 지니고 있다(→대장)’는 의미를 직접적으로 인식할 수 있을 것으로 보인다.[64] 이 사건 출원상표는 그 지정상품인 청소 관련 제품 등을 생산· 유통하거나 관련 사업을 영위하는 과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장에 해당할 것으로 보이므로 공익상 특정인이 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니하고, 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인들에게 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않은 것으로 보인다.[65] 특수문자의 한 종류로서 '삿갓표' 혹은 '캐럿(caret) 기호'라 불린다.[66] 동일ㆍ유사한 상품 범위에서 'DEW(Dew)', '듀'를 포함하는 상표가 다수 출원 · 등록 · 공고되어 있는 사정 등에 비추어 볼 때, 'DEW(이슬)'는 청량감을 강조하는 음료 제품 등과 관련하여 다수인이 사용하고 있거나 사용하기를 원하는 단어로서 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 식별력이 부족할 뿐만 아니라, 공익상 특정인의 독점이 부적당함[67] 원고에 의하여 사용된 이 사건 주요 실사용상표 중 이 사건 출원상표 부분은 수요자들에게 출처 표시를 위한 상표로서 인식되는 정도가 약하여 이 사건 출원상표의 인지도 향상에 큰 영향을 미쳤다고 보기 어렵다.[68] 그라데이션(gradation)이란 그림, 사진, 인쇄물 등에서 밝은 부분부터 어두운 부분까지 변화해 가는 농도의 단계를 말한다(네이버 국어사전 참조).[69] 특허심판원 2020. 7. 28.자 2019당3027 심결 → 특허법원 2021. 5. 28. 선고 2020허6101 판결 : 원고패[70] 일동후디스 주식회사[71] 아기밀은 일동후디스가 남양산업 시절이던 1970년부터 판매해 온 한국 최초 국산 종합유아식이다.[72] 사용에 의한 식별력 취득도 인정 불가[73] 1) 'OLED'는 'Organic Light Emitting Diodes(유기발광다이오드)'의 약어로서, '형광성 유기화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 전계발광현상을 이용하여 스스로 빛을 내는 자체발광형 유기물질'을 의미한다. 2) D사가 1987. 디지털카메라에 'OLED'를 최초로 사용한 이후, 2004. E사가 'OLED' TV를 출시한 바 있고, 원고는 2013.경부터 'OLED' TV를 출시하고 있다. 그 후 F, G, H 등이 'OLED' TV를 제작하고 있다. 3) 'OLED'의 한글음역과 관련하여, 2004. 4. 7. 국제표준용어인 'OLED(Organic Light Emitting Diodes)'의 국내 표기 기준을 'OLED(오엘이디, 유기발광다이오드)'로 확정한 바는 있다. 그러나 'OLED'는 옥스퍼드 사전에는 '오엘이디' 또는 '올레드'라고 혼용되어 발음되는 것으로 표기되어 있다. 그리고 국내에는 2003.경부터 인터넷 뉴스나 신문기사 등에 'OLED'가 소개되기 시작하였는데, 2003. 12. 9.자 디지털타임지에는 'OLED'의 발음이 '올레드'라고 명시적으로 기재된 바 있고, 2013.경부터 이 사건 심결시인 2019. 11. 5. 이전까지 다수의 인터넷 뉴스나 신문기사에서 'OLED'를 '올레드'라고 표기하여 왔다 ... (중략)[74] 비록 원고가 그 진술을 번복하였으나 원고는 2019. 4. 11.자 준비서면에서 이 사건 출원상표는 비교적 쉬운 영어단어들로 구성된 표장에 해당하고, '두 발에 최고의 양말'로 관념될 수 있다고 진술하였다.[75] 특허심판원 2017. 3. 21.자 2015당4418 심결 → 특허법원 2017. 8. 25. 선고 2017허2291 판결 : 원고승 → 대법원 2017. 12. 21. 2017후2161 : 심리불속행기각 → 특허심판원 2018. 2. 8.자 2018당(취소판결)2 심결[76] 2015당4418에서 특허심판원은 이 사건 등록서비스표는 외관상 식별력을 갖추었으므로 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없고, 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 선사용표장들이 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 인식되었다고 보기 어려워 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다. 는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.[77] 구 전기통신사업법 제1/48조, 구 전기통신번호관리세칙 제1/8/19/21조[78] 나아가 특허법원은 이 사건 등록서비스표는 '대리운전 관련업'을 제외한 나머지 지정서비스업과의 관계에서 서비스업의 성질을 오인하게 하므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단에 해당하여 무효가 되어야 한다고 판단하였다.[79] 특허심판원 2014.4.23. 2013당845 → '''특허법원 2014. 10. 30. 선고 2014허3330 판결 → 대법원 2017. 7. 11. 선고 2014후2535 → 특허법원 2017. 9. 1. 선고 2017허4969 판결 → 특허심판원 2018. 2. 6. 자 2017당(취소판결)162 심결[80] 상고심인 대법원 2017. 7. 11. 선고 2014후2535 판결에서도 "원심의 판단은 정당하다. 거기에 상표의 식별력에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다."라고 판시하였다.[81] 제3류의 비의료용 선탠제, 선번(Sunburn)방지용 화장품 등[82] 별지 2 목록 기재 지정상품 중 '화장품, 화장품 키트(화장품 세트)'에는 별지 2 목록에 기재된 나머지 지정상품이 포함될 수 있으므로 이 사건 등록상표는 '화장품, 화장품 키트(화장품 세트)'에 대하여도 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.[83] 제3류의 광택용 제재, 세탁용 제재, 세면용품(toiletries) 등[84] Yolo'는 일반적으로 '욜로'로 발음될 뿐 '요로'로 호칭되지 않기도 한다.[85] 한편, 이 사건 출원상표와 달리, 청구인의 선출원 등록상표인 "yorowell 요로웰"이 등록(제40-1725814호, 2021. 5. 10.) 되었는바, 이는 그 지정상품이 이 사건 지정상품과 일부 지정상품(비뇨기과용 약제, 방광염 치료제는 없음)이 다른데다, '웰(well)'과 결합한 타인의 등록상표들과 같은 심사결과로서, 특허청 심사의 일관성 및 형평성에 부합하지 않는 결과로 보이지 않는다.[86] 한편, 'SkinGood', '혈당앤굿', '관절앤굿', '뼈앤굿', 'VITAGOOD' 등은 식별력이 없음을 이유로 거절결정 되었다(특허청 상표검색시스템 참조).[87] ① 'EM(Effective Micro-organisms)'은 '유용 미생물군의 약자로 자연계에 존재하는 많은 미생물 중에서 사람에게 유익한 미생물 여러 종을 조합, 배양한 것으로 인체에서 발생되는 오염 대부분을 제거하는 프로테아제 효소, 기름때 제거에 월등한 리파아제 효소 등 스스로 유용한 효소들을 만들어내기 때문에 미세먼지, 노폐물 제거, 나쁜 세균 억제, 미세중금속 중화, 악취 제거, 수질 정화, 산화 방지 등에 있어서 우수한 효과를 보인다'(디지털타임즈, 2019. 1. 30.자 기사), ② '자연에 존재하는 미생물 중 인간과 생태계에 이로운 유익균을 모은 EM은 오염원을 정화원으로 활용해 환경성이 뛰어날 뿐만 아니라, (중략) EM을 하수구에 버리면 하수관과 하수를 정화하고 해충을 퇴치하는 등의 작용을 한다(NewsMaker, 2017. 7. 8.자 기사)와 같이 보도된 바 있고, ③ '유용미생물 EM 활용하는 기업 해충퇴치항균소독'(네이버 블로그, 2017. 4. 14.자), 'TV만물상에서 나온 EM을 이용한 해충 퇴치법입니다. 참고하세요'(네이버 카페, 2014. 5. 12.자)[88] 실사용표장들에 출원서비스표가 단독으로 표시되어 있지 않으나, 제반 사정을 종합해 보면 출원서비스표가 구 상표법 제6조 제2항이 규정하는 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 판단한 사례이다. 사안에서 실사용표장들에는 출원서비스표가 단독으로 표시되어 있지는 않으나 함께 사용된 문자 부분이 ① 운영주체인 원고를 나타내는 것으로 인식되는 용어, ② 대출을 신청하는 방법에 해당하는 용어, ③ 대출대상을 나타내는 업계에서 흔히 쓰이는 용어에 불과하므로 이를 제외하면 실사용표장들은 출원서비스표와 동일성이 인정된다고 하였다.[89] 특허심판원 2010. 8. 13.자 2009당2708 심결 → 특허법원 2011. 4. 13. 선고 2010허7549 판결 : 원고패 → 대법원 2013. 3. 28. 선고 2011후835 판결 : 파기환송 → 특허법원 2013. 10. 17. 2013허(환송)3074 → 특허법원 2013. 10. 17. 선고 2013허3074 판결 : 원고승 → 특허심판원 2014. 2. 14.자 2013당(취소판결)176 심결[90] 특허심판원 2021. 3. 16.자 2020당343 심결 → 특허법원 2022. 1. 27. 선고 2021허2564 판결 : 원고패[91] 설령 원고의 주장대로 'MAGIC' 또는 '매직'이 놀라울 정도로 품질이나 효능이 우수하다는 의미를 직접적으로 표시한다고 보더라도, 이 사건권리범위확인심판의 심결시점에 이르러서는 피고 등록상표의[92] (1) 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘매일’ 또는 ‘Maeil’ 부분은 ‘각각의 개별적인 나날’, ‘하루하루마다’를 의미하는 단어와 그 영문 음역에 해당하므로, 본래 식별력이 미약하거나 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 아니하는 것에 해당한다.
(2) 그러나 ... 이 사건 등록상표의 구성 중 선사용상표들과 동일성이 인정되는 ‘매일’ 부분 및 ‘MAEIL’ 부분은 이 사건 등록상표의 출원일인 2016. 12. 2. 당시는 물론 등록결정일인 2017. 6. 23. 당시 그 지정상품 중 적어도 ... 등 우유 관련 제품에 관해서는 국내 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었다고 봄이 타당하다.[93] 앞서 제2의 나. 2)항에서 본 인정사실, 특히 선사용상표들인 ‘매일’ 및 ‘Maeil’의 사용기간, 사용상품의 매출액, 광고실적 등을 종합하여 보면, 원고의 선사용상표들인 ‘매일’ 및 ‘Maeil’은 피고의 이 사건 등록상표 출원일인 2016. 6. 3. 당시 우유, 발효유 치즈, 분유 등과 같은 유제품과 이유식 등과 관련하여 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다고 봄이 타당하다.[94] 피고 주장과 같이 이 사건 등록상표가 ‘매일 만나다’라는 의미를 가진다거나, 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘만나’ 부분이 ‘만나 나무의 수액으로 만든, 끈끈하고 단맛이 있는 누르스름한 액체’, ‘이스라엘 민족이 모세의 인도로 이집트에서 탈출하여 가나안 땅으로 가던 도중 광야에서 먹을 음식과 마실 물이 없어 방황하고 있을 때 여호와가 하늘에서 날마다 내려 주었다고 하는 기적의 음식’ 등의 의미가 있어 그 지정상품과 관련하여 식별력이 있다고 하더라도, 위 인정사실에 의하여 인정되는 선사용상표들의 식별력 내지 주지·저명성 등을 고려하면 달리 보기 어렵다.[95] 유제품 내지 우유 관련 제품이라는 점에서 상품이 유사하다고 봄이 타당하다.[96] 소송경과 : 특허심판원 2014. 8. 11.자 2013당2588 심결 → 특허법원 2015. 10. 23. 선고 2014허7387 판결 : 원고승 → 특허심판원 2016. 2. 1.자 2015당(취소판결)136 심결[97] 입체상표. 이하 차례로 '사시도', '평면도', '측면도'라 하고, 그중 평면도에 보이는 형상을 '정면'이라고 부른다.[98] 소송경과특허심판원 2009. 11. 17.자 2008원11599 심결 → 특허법원 2010. 7. 14. 선고 2010허364 판결 : 원고패 → 대법원 2012. 12. 20. 선고 2010후2339 전원합의체 판결 : 파기환송 → 특허법원 2013. 7. 25. 선고 2013허235 판결 : 원고승 → 특허심판원 2013. 12. 18.자 2013원(취소판결)13 심결[99] 소송경과 : 특허심판원 2011. 12. 13.자 2011원4711 심결 → 특허법원 2012. 5. 25. 선고 2011허12357 판결 : 원고승 → 대법원 2012. 11. 29. 2012후2074 : 특허청이 상고하였으나 대법원에서는 "원심의 판단은 정당하고, 상고이유의 주장과 같은 채증법칙 위반, 심리미진, 사용에 의한 식별력 취득에 관한 법리오해 등의 위법이 없다"고 판시 → 특허심판원 2013. 1. 25.자 2012원(취소판결)14 심결[100] 특허심판원 2005. 10. 31.자 2005당893 심결 → 특허법원 2007. 7. 11. 선고 2005허9886 판결 : 원고승 → 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301 판결 : 파기환송 → 특허법원 2009. 7. 24. 선고 2009허4438 판결 : 원고승[101] 등록서비스표 "우리은행"은 은행업 등 그 지정서비스업과 관련하여 식별력 없는 서비스표에 해당하지만, 그 지정서비스업 중 재무관리업 등에 사용됨으로써 식별력을 취득하였다고 본 사례[102] 은행업, 국제금융업, 대부업, 대여금고업, 데빗카드발행업, 리스금융업, 보증업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 신탁업, 어음교환업, 여행자수표발행업, 저축은행업, 전자식자금대체업, 증권업, 증권중개업, 투자금융업, 팩토링서비스업, 할부판매금융업, 환전업, 귀중품예탁업, 복권발행업, 보험, 금융, 부동산의 재무평가업, 재무평가업, 부동산임대업, 채권매수업, 회사재무정산업
→ 피고(우리금융지주)는 1999. 1. 4. 종전의 상업은행과 한일은행이 한빛은행으로 합병된 후 2001. 4. 2. 위 한빛은행을 자회사로 편입시켜 우리금융그룹으로 출범하였고, 2002. 5. 20. 자회사의 은행명을 우리은행으로 변경하였는데, 본 '은행업' 등의 지정서비스업은 위와 같이 '우리은행' 상표가 본격적으로 사용하기 훨씬 전인 1999. 8. 26. 이미 지정서비스업으로 등록된 것들임.[103] 재무관리업, 재무분석업, 재무상담업, 재무정보제공업, 임차구매금융업, 저당금융업, 보험대리업, 증권투자상담업, 홈뱅킹업[104] 단, 구 제7조 제1항 제4호에 해당하여 무효[105] 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 성질을 암시하거나 강조한다고 볼 수는 있어도 직접적으로 표시하고 있다고 할 수 없다.[106] 설령, 이 사건 출원상표가 기술적 표장에 해당하고 이 사건 지정상품과 관련하여 누구의 업무와 관련된 상표인지 식별할 수 없는 표장이라 하더라도 아래와 같이 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 있다.[107] 연태고량[108] 본 사건은 상표 사용자의 업력이 길지도 않고 업계에서 독보적인 명성 · 신용을 유지하고 있다고 보기도 어려움에도 불구하고 5년이라는 상대적으로 짧은 기간의 상표 사용에 의해 사용에 의한 식별력이 취득을 인정 받았는데, 기존 사례들에서는 대체로 최소 십 수 년 이상의 업력 및 상표 사용 기간이 입증된 경우에 사용에 의한 식별력 취득 인정된 점과 비교할 때 상당히 이례적임.[109] 만 5년이 채 되지 않는 짧은 기간의 상표 사용에 불구하고 사용에 의한 식별력 취득이 인정되었으며, 2013년 ‘차량용 블랙박스’ 시장에서 업계 1위 및 시장점유율이 약 55~60%라는 사실, 상호명을 ‘현대오토콤 주식회사’에서 ‘다본다 주식회사’로 변경함으로써 제3자가 그 상표를 사용할 수도 없는 점이 사용에 의한 식별력 취득의 요인으로 짐작할 수 있음[110] 1. 동사 뛰어나다, 탁월하다; 2. 동사 英 (보통 때보다 훨씬) 뛰어나게 잘 하다[111] 특허심판원 2022. 4. 14.자 2021원111 심결 → 특허법원 2023. 4. 20. 선고 2022허3229 판결 : 원고패 → 대법원 2024. 10. 31. 선고 2023후10453 판결[112] 상표법 제33조 제1항 제4호에 의하면 ‘지도만으로 된 상표’는 상표등록을 받을 수 없는데, 정확한 지도나 이에 준하는 형태가 아니더라도 일반 수요자가 사회통념상 지도임을 인식할 수 있는 정도의 형태를 갖추었다면 위 규정에서 말하는 ‘지도’에 해당한다.
원심은 판시와 같은 이유로 이 사건 출원상표 ‘(상표 1 생략)’은 일반 수요자에게 사회통념상 대한민국 지도로 인식되어 상표법 제33조 제1항 제4호의 ‘지도만으로 된 상표’에 해당한다고 판단하였다.
원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 ‘지도만으로 된 상표’의 해석 및 판단, 상표의 식별력 판단 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.[113] 나. 원심은 다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표가 원심 판시 실사용상표들과 별개로 독립하여 수요자 사이에서 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기는 어려워 상표법 제33조 제2항에 해당하지 않는다고 판단하였다.
...
2) 원고가 이 사건 출원상표를 단독으로 그 지정상품에 사용하여 구이김 등의 상품을 제조ㆍ판매한 실적은 찾기 어렵고, 실사용상표들은 모두 대한민국 지도 모양의 도형인 이 사건 출원상표 부분 외에 적어도 1개 이상의 문자 부분이 결합한 표장으로서 도형만으로 구성된 이 사건 출원상표와 동일한 표장이라고 볼 수 없다.
3) 실사용상표 1, 2에 부가된 구성인 세로로 나열된 문자 부분은 전체 표장에서 차지하는 비중이 상당하고 실사용상표 2, 3에 부가된 ‘△△표’, ‘□□’ 문자 부분은 독립하여 출처표시로 기능할 수 있어, 실사용상표들 중 일반 수요자에게 사회통념상 대한민국 지도로 인식되는 이 사건 출원상표 부분이 분리 인식될 수 있다고 보기 어렵다. 실사용상표들을 접한 일반 수요자는 문자 부분을 포함한 실사용상표 전체 혹은 실사용상표 2, 3 중 ‘△△표’, ‘□□’ 부분을 그 출처표시로서 인식할 것이고, 이 사건 출원상표 부분을 원고 상품의 주요한 출처표시로 인식한다고는 보이지 않으므로, 원고가 실사용상표들을 사용하여 판매한 실적을 이 사건 출원상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단하는 자료로 삼을 수 없다.
다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 사용에 의한 식별력 취득의 요건, 출원상표와 실사용상표의 동일성 판단 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.[114] 그 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 ’녹색의 식품보관용기‘ 또는 ’환경 친화적인 식품보관용기‘ 등의 의미로 인식되어 상품의 형상(색상), 품질, 효능 등을 강하게 연상시키거나 직감하게 할 것이므로, 지정상품과의 관계에서 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 기술적 표장에 해당한다고 봄이 타당하다.[115] 설령 원고 승계참가인의 주장과 같이 이 사건 출원상표가 지정상품의 성질을 직감하게 하지는 못하고 암시 또는 강조하는 표장에 그친다고 보더라도, 이 사건 출원상표의 표장인 ”GreenBoxes“는 지정상품과의 관계에서 일반 수요자나 거래자에게 ‘녹색의 또는 환경 친화적인 식품보관용기’의 의미를 암시 또는 강조하는 것으로 인식될 것이다. 이는 그 지정상품의 거래계에서 해당 상품이 녹색의 색상을 갖거나 환경 친화적인 제품에 해당할 경우 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 알 수 없어 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하게 한다.
이 사건 출원상표의 표장인 ”GreenBoxes“는 앞서 살핀 바와 같이 녹색의 색상을 갖거나 환경 친화적인 식품보관용기 등을 생산․유통하거나 관련 사업을 영위하는 과정에서 누구나 그 사용을 원할 수 있으므로 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익상 타당하다고 볼 수도 없다.[116] ... 위와 같은 상표 사용이 이 사건 출원상표가 단독으로 사용된 경우라고 보기 어려울뿐더러 일반 수요자나 거래자가 “GreenBoxes” 부분을 자타상품의 식별력을 갖는 요부로서 분리인식한다고 보기에도 부족하다(상표임을 나타내는 TM 표시가 “GreenBoxes” 우측 상단에 별도로 표기되었다고 하여 달리 보기 어렵다).
바) 원고는 2017년부터 2023년까지 국내에서 원고 제품의 홍보를 위하여 상당한 비용을 지출하였고 2022년에만 그 비용이 약 72억 원에 달하며, 국내 홈쇼핑 매출이 2018년 1월부터 2023년 9월까지 합계 약 466억 원에 달한다고 주장한다. 그러나 갑 제14호증(공증진술서)의 기재만으로 원고의 위 주장사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
또한, 원고가 2017년부터 2023년까지 그 주장과 같은 비용을 들여 원고 제품을 국내에서 홍보하고 상당한 매출을 거두었다고 가정하더라도, 원고가 제출한 증거만으로 선등록상표와 구별되는 이 사건 출원상표만의 사용에 의한 식별력 취득 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.[117] 특허심판원 2023. 6. 22. 2021원1123 → 특허법원 2024. 4. 25. 선고 2023허13148 판결 : 원고패[118] 가) ... 이 사건 출원상표는 거래사회에서 그 지정상품인 신발 중 특히 슬리퍼에 일반적으로 사용되는 형상이거나, 그러한 일반적인 형상에 편안함과 안정성 등 기능성 강화를 목적으로 변화를 준 것으로 보일 뿐이지 이례적이거나 독특한 형상으로서 특징을 가진 것으로 보이지 않는다. 이처럼 지정상품에서 일반적인 입체 형상을 따른 표장이 사용에 의한 식별력을 얻기 위해서는 독특한 형상의 표장과 비교하여 통상적으로 더 많은 광고활동과 판매량 또는 시장점유율 등이 수반되어야 할 것이다.
나) 이 사건 출원상표는 원고가 제조 ·판매하는 ‘애리조나(Arizona)’라는 슬리퍼(이하 ‘이 사건 제품’이라 한다)의 기본 형상이고, 해당 제품은 2004년경 국내에 처음 출시된 이래 현재도 꾸준히 판매되고 있는 것으로 보인다. 그러나 이 사건 제품이 그 지정상품인 신발에서는 물론 세부 품목인 슬리퍼 부분에서 어느 정도의 시장 점유율을 차지하는지 인정할 증거가 없다 ...
다) 이 사건 제품을 다룬 기사 및 블로그(갑 제20, 21호증) 등에 의하면, 이 사건 제품은 원고의 슬리퍼 제품 중 가장 널리 알려진 제품이고, 국내에서도 상당한 호응을 얻은 것으로 보이기는 한다. 그러나 해당 기사 및 블로그의 글은 객관적인 시각에서 작성되었다기보다는 광고 및 홍보 목적으로 작성된 것에 가깝다. 나아가 ... 해당 매체를 접한 사람들이 이 사건 제품의 형상 자체에 크게 주목했을 것으로 보이지는 않는다.
라) 이 사건 심결일 무렵 각기 다른 업체들이 아래와 같이 이 사건 출원상표와 유사한 슬리퍼를 다수 출시한 상태였다(갑 제23, 24호증, 각 가지번호 생략, 이하 같다) ...
마) 원고가 이 사건 제품을 위하여 어느 정도의 광고 활동을 했는지 알 수 있는 광고비 집행 내역과 같은 객관적인 자료가 없다 ...
바) ... 설문조사 결과에 의하면, 이 사건 제품을 특정 브랜드 제품이라고 인식한 비율이 75.8%이고, 브랜드의 이름을 알고 있다고 응답한 비율이 64.2%이며, 브랜드의 이름을 알고 있다고 응답한 사람들 중 81.6%는 해당 브랜드가 원고라고 명시한 사실은 인정된다. 그러나 해당 설문조사 결과는 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기 충분한 증거가 된다고 보기 어렵다. 그 이유는 다음과 같다 ...(이유 생략)[119] 다음과 같은 사정 등에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 원고 서비스표 중 '올리브치킨', 'OLIVE CHICKEN' 부분이 사용에 의해 원고의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었다고 인정하기 부족하다.
... 원고는 '올리브치킨', 'OLIVE CHICKEN'만을 단독으로 사용하지 않고 이 사건 원고 서비스표와 같이 상호 중 일부인 'A' 또는 '황금'과 결합하거나 이와 함께 사용하였다. 따라서 위와 같은 사용기간, 광고·홍보에 지출한 비용, 매출액은 이 사건 원고 서비스표 중 '올리브치킨', 'OLIVE CHICKEN' 부분이 단독으로 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 뒷받침하는 증거로 보기 부족하다.
... 설령 이 사건 원고 서비스표 중 '황금올리브치킨' 부분이 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 하더라도, 이와 같은 사정만으로 그 일부인 '올리브치킨'까지 독립하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 단정할 수 없다. 또한 앞서 본 2)에서 인정되는 사정에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 '황금올리브치킨' 중 '올리브치킨' 부분이 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기 부족하다.[120] 이 사건 출원상표는 현저한 지리적 명칭인 ‘한국’이 지정상품인 ‘금’과 이 사건 출원상표의 지정상품으로 영위하고자 하는 업종을 표시하는 ‘거래소’와 결합되어 있는 경우라고 할 것인데, 그 결합에 의하더라도 ‘한국에 있는 금을 거래하는 장소’ 정도의 의미로 인식될 것이어서, 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성한다고 할 수 없다.[121] 가) 일반 수요자나 거래자는 지정상품과의 관계에서 이 사건 출원상표를 보고 ‘한국에 위치한 금 거래소’ 정도의 의미로 인식할 것인데, 이는 현저한 지리적 명칭과 지정상품과 제공하는 서비스의 내용 이상의 의미가 없다는 점은 앞서 본 바와 같으므로, 이사건 출원상표는 지정상품과의 관계에서 표장으로서의 식별력을 인정하기 곤란하다.
나) ‘한국금거래소’라는 명칭은 ‘D’, ‘E’ 등과 같은 특별법인의 명칭과 유사한 형태를 띠고 있기도 하다. 이 사건 출원상표는 그 지정상품에 대하여 거래사회에서 경쟁업자가 자유로이 사용할 필요가 있는 등 공익상 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 하는 것이 적당하지 않다.[122] (1) 이 사건 출원상표가 지정상품에 상품의 출처 표시로서 일관된 방식으로 부착되었다고 보이지 않는다. 또한, 소규모 점포의 간판 등을 제외하면 이 사건 출원상표가 지정상품의 출처로서 단독으로 사용된 경우는 드물고, 대부분 ‘파일:한국금거래소사용상표1.png’, ‘파일:한국금거래소사용상표2.png’, ‘파일:한국금거래소사용상표3.png’, ‘파일:한국금거래소사용상표4.png’ 등과 같은 상표와 함께 사용된 것으로 보인다. 이는 원고 스스로도 이 사건 출원상표 단독으로는 상품의 출처로서 식별력이 낮다고 인식한 데 따른 조처였을 가능성이 높다.
(2) 온라인 마켓의 상품 목록에 이 사건 출원상표가 상품 명칭과 함께 표시된 것으로 보이기는 하나, 이 사건 출원상표의 본질적인 식별력이 낮을 뿐만 아니라 해당 상품 목록에서 실사용상표가 부착된 상품의 이미지가 훨씬 큰 비중을 차지하는 점을 고려하면, 이 사건 출원상표가 지정상품의 출처로서 그리 높은 주목을 받았을 것으로 보이지 않는다 ... (이미지 생략) ...
(3) 더욱이 이 사건 출원상표는 다수 경업자들에 의하여 그 구성부분을 포함하는 상표로서 경합적으로 사용되었으므로, 원고가 이 사건 출원상표를 독점적으로 사용하였다고 보기도 어렵다.
(가) 이 사건 심결일 무렵 ‘한국, 금, 거래소’라는 문자가 모두 포함된 상표가 41건(한국금H거래소, 한국금I거래소, 한국금J거래소, 한국K거래소, 한국L금거래소, 한국M금거래소, 한국N금거래소, 한국H금거래소, 한국금O거래소, 한국금은거래소, 한국Q금거래소, 한국R금거래소, 한국금S거래소 등) 등록되어 있고, 27건이 출원되어 있다.
(나) 포털사이트 네이버에서 ‘금거래소’를 키워드로 검색하면 원고가 사용하는 ‘한국금거래소' 외에도 ‘한국L금거래소’, ‘T금거래소’, ‘U금거래소’, ‘한국V금거래소’ 등 원고와 같이 금제품을 온라인상으로 판매하고 있는 다수의 업체가 확인된다. 또한, 네이버 지도검색에서 각 지역별로 ‘한국금거래소’를 키워드로 검색하면, 원고의 대리점을 비롯하여 해당 키워드를 포함하는 각 지역 업체들이 검색된다(예를 들어, ’한국금거래소 부산‘으로 검색하면, 원고의 ’한국금거래소‘ 외에도 ’한국L금거래소, 한국W금거래소, 한국X금거래소, 한국금은거래소, 한국Y금거래소, 한국Z거래소, 한국금S거래소, 한국X금S금거래소‘와 같이 ’한국, 금, 거래소‘의 3단어를 모두 포함하는 유사한 상호가 다수 검색된다).
(다) 이에 대해 원고는, ① 이 사건 출원상표의 각 구성부분의 식별력이 없으므로 이는 전체로서 관찰되어야 하는데, 이 사건 출원상표를 그대로 포함하고 있는 타인의 표장은 등록된 상표 1건, 출원된 상표 1건, 합계 2건뿐이므로, 이 사건 출원상표는 원고가 독점적으로 사용하였다고 보아야 하고, ② 원고가 이 사건 출원상표를 사용하기 시작한 2007년까지는 타사가 ‘금거래소’라는 명칭을 사용한 사례가 없었으므로, 원고의 독점적 사용 여부 판단에 있어 원고가 이 사건 출원상표를 최초로 사용한 점도 고려되어야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 이 사건 출원상표가 독점적으로 사용되었는지 여부를 판단하는 데 있어 전체로서 ‘한국금거래소’를 그대로 포함하는 표장만을 경합적 관계에 있는 표장이라고 한정할 것은 아니다. 나아가 설령, 원고가 ‘금거래소’라는 명칭을 처음 사용하였다 하더라도 그 후 거래자들 사이에서 널리 사용되게 되었다면 결국, 원고가 해당 표지를 독점적으로 사용한 것이라 보기는 어렵다고 할 것이다.
...
원고는 ‘A’에 대한 소비자 인식조사 결과를 근거로 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 관하여 특정인의 출처를 표시하는 것으로 식별될 수 있는 정도에 이르렀다고 주장한다.
... 그러나 ... 상표심사기준에서는 “소비자 인지도 조사는 동종 상품의 실제 또는 잠재적 수요자를 대상으로 하여 대표성(지역, 성별, 연령 등)을 띄어야 하고, 설문에 응답한 표본수가 1000명 이상이며 질문의 형태가 공정하고 적절하게 구성된 경우 신뢰도가 높다고 볼 수 있다. 반면 응답한 표본수가 500명 이하인 설문조사의 경우 신뢰도가 낮다고 볼 수 있다.”라고 규정하고 있다(상표심사기준 제4부 제9장 참조). 그런데 이 사건 설문조사는 응답한 표본수가 500명에 불과하다.
... 이 사건 설문조사는 그 모집단 설정이 부적절하다 ... 이 사건 설문조사는 일대일 대면조사 방식이 아닌, E-mail 발송을 통한 온라인 패널 조사 방식으로 이루어졌다(을 제8호증 참조). 이 경우 응답자는 설문지 전체를 한 눈에 볼 수 있고, 이를 통해 설문의 의도를 사전에 파악한 채 설문에 응답하는 것이 가능하다 ... ‘AH거래소’, ‘한국H거래소’ 등과 같이 이 사건 출원상표와 유사한 형태이면서 본질적 식별력을 인정하기 어려운 표장을 대조군으로 제시하지 않았다.[123] ‘홍삼정’은 사용상품의 보통명칭에 해당하고, ‘프리미엄’은 ‘아주 높은, 고급의’ 등의 뜻을 가지는 영어 단어의 한글음역으로서 일반 수요자가 사용상품의 품질·효능·용도 등을 표시하고 있다고 직감할 수 있는 기술적 표장에 해당하며, 여기에 알파벳 한 글자에 불과한 간단하고 흔한 표장으로서 별다른 식별력이 없는 ‘G’와 그 한글음역으로 인식되는 ‘[지]’를 부가한 것만으로는 새로운 식별력이 생기지 아니하고, 나아가 확인대상표장의 전체적인 구성이나 문자의 서체 등도 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자 부분의 관념을 상쇄, 흡수하는 등으로 새로운 식별력을 가질 정도로 도안화되었다고 할 수가 없다.[124] 전체적으로 볼 때 위와 같은 도안화의 정도만으로는 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에 이르렀다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들에게 ‘참 맑은’이라는 문자로서 인식된다고 할 것이고, ‘매우 깨끗한, 잡스럽거나 더러운 것이 전혀 섞이지 않은’과 같이 사용상품의 품질 등을 나타내는 의미로 직감될 것[125] 주식회사 인청경제자유구역서비스[126] - 인천경제자유구역청이 2003년 10월 개청한 이후 인천경제자유구역청과 경제자유구역 프로젝트의 통일된 브랜드로서, 인천경제자유구역의 명칭인 'Incheon Free Economic Zone'의 머리문자를 딴 'IFEZ'를 사용하여 왔다.
- IFEZ 이미지를 부각시킬 BI(Brand Identity)를 개발하고, 업무표장 등록 출원을 함으로써 일부 건설업체들의 IFEZ 브랜드를 남용에 따른 국책사업의 프로젝트 이미지 훼손을 방지하기 위한 법적 보호장치를 마련하게 되었다 ... (이하 생략)[127] 확인대상표장의 첫 번째 문자인 ‘파일:IFEZS로고 I도형부분.png’가 소문자 ‘l’과 유사한 모양으로 표시되어 ‘l’로 읽힐 가능성이 없지는 않다. 그러나 확인대상표장의 나머지 문자 부분 ‘파일:IFEZS로고 FEZS도형부분.png’이 모두 대문자로 구성된 점, 대문자로 구성된 단어들의 첫 문자만 소문자로 표기하는 사례는 매우 드문 점, 원고가 종종 이 사건 등록업무표장을 ‘파일:원고이사건등록업무표장.png’와 같이 원고의 상호와 ‘INCHEON FREE ECONOMIC ZONE SERVICE’라는 영문 상호 명칭을 병기하여 사용하는 점 등을 고려하면, 확인대상표장의 문자 부분은 ‘IFEZS’로 읽힐 것으로 보이고, 이 점에 대하여는 원고와 피고 사이에 다툼이 없다(2021. 5. 27.자 제1회 변론조서 참조).[128] (소송경과) 제주지방법원 2016. 1. 7. 선고 2014가합2347 판결 : 원고일부승 → 특허법원 2017. 10. 19. 선고 2016나56 판결 : 항소기각 → 대법원 2018. 1. 25. 선고 2017다278057 판결 : 심리불속행기각[129] 주식회사 한라산[130] 주식회사 제주소주

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